Le operazioni di garanzia su marchio
SOMMARIO:
1. L’operazione: ricognizione di un campo minato. – 2. I diritti di garanzia su marchio fra pegno ed ipoteca; costituzione, opponibilità ai terzi e prelazione. – 3. Vendita e aggiudicazione forzata del marchio. – 4. I diritti anteriori al perfezionamento della garanzia. – 5. I diritti di garanzia costituiti su marchi UE. – 6. I diritti di garanzia sui marchi internazionali. – 7. Quasi una conclusione1. L’operazione: ricognizione di un campo minato.1 Come è ben noto, con la costituzione di garanzie su di
un marchio non si opera ancora un trasferimento del diritto corrispondente; piuttosto, si costituisce un diritto reale sul marchio, che potrà eventualmente essere trasferito con le modalità tipiche dell’espropriazione forzata se e quando il debito assistito dalla garanzia non venga adempiuto. Quindi, dal punto di vista della circolazione del diritto di marchio, la prestazione di garanzie aventi a oggetto il segno può comportare una doppia vicenda: necessaria, per quanto concerne la costituzione della garanzia, ed eventuale, per quanto concerne la sua escussione.
L’importanza pratica delle garanzie sul marchio è inferiore, e di molto inferiore, a quanto non ci si potrebbe attendere. È ben vero che ormai da lungo tempo si ripete che negli ultimi decenni il peso della componente immateriale degli attivi di impresa è venuto accrescendosi, rispetto al valore degli assets materiali; e che quindi è inevitabile che le operazioni di finanziamento si trovino a essere assistite in misura sempre crescente da garanzie che hanno per oggetto beni immateriali anziché materiali2. Nella stessa
prospettiva, si osserva altresì di frequente che vi sarebbe sotto questo profilo da attendersi oggi sviluppi particolarmente cospicui, visto che le riforme legislative degli ultimi decenni hanno rimosso l’ostacolo principale che si frapponeva frontalmente alle operazioni di garanzia sui marchi, costituito dal vincolo aziendale.
Su quest’ultimo punto non si può che essere d’accordo. In effetti, era sempre stato rilevato che il previgente regime, che imponeva la circolazione simultanea del marchio e del nucleo aziendale cui questo si riferiva, mal si conciliava con la costituzione di garanzie sul marchio stesso. Infatti, entro quelle coordinate, perché la garanzia fosse effettiva – e opponibile a un successivo soggetto che si fosse reso acquirente del marchio unitamente all’azienda –, sarebbe occorso che essa avesse per oggetto insieme con il marchio anche l’azienda in questione o il ramo di essa inerente al marchio medesimo3; salvo che difficilmente un
finanziatore è disposto a programmare un proprio coinvolgimento diretto nelle scelte aziendali del suo debitore, in particolare nel momento in cui si renda necessaria l’escussione della garanzia.
1 In argomento v. MEZZANOTTE, La conformazione negoziale delle situazioni di appartenenza. Numerus clausus, autonomia
private e diritti sui beni, Jovene editore, Napoli, 2015, 191 ss., 245 ss.; Galli (a cura di), Guida alle garanzie reali sui diritti di proprietà industriale e intellettuale, Filodiritto, Bologna, 2011; SPOLIDORO, Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti
di proprietà industriale, in Il dir. ind. 2010, 43 ss.; GALLI, Lo “statuto di non decettività” del marchio: attualità e prospettive di un
concetto giuridico, in Studi in memoria di Paola A.E. Frassi, Giuffrè, Milano, 2010, 371 ss., 402 ss. e Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive, in AIDA 2009, 182 ss.; LEONINI, Le garanzie sui marchi internazionali, in AIDA 2009, 163 ss.; AUTERI, Il pegno del diritto di autore: costituzione e opponibilità nei confronti dei terzi, in AIDA 2009, 129 ss. e PIEPOLI, Autonomia
privata e garanzie reali sulla proprietà industriale, in Contratto e impresa 2009, 627 ss. nonché la trattazione estesa anche agli altri
diritti di proprietà intellettuale in RICOLFI, Security rights over intellectual property, in IX Annuario di diritto comparato e di studi
legislativi, Esi, Napoli, 2018, 241 ss., ove ulteriori richiami. In una prospettiva di diritto comparato v. TOSATO, Security interests
over intellectual property, in J. Int. Property Law and Practice 2011, 93 ss. nonché WOESTE, Immaterialgüterrechte als
Kreditsicherheit im deutschen und US-amerikanschen Recht, Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, 2002. Per il diritto tedesco
BRÄMER, Die Sicherungsabtretung von Markenrechte, Mohr Siebeck, Tübingen, 2005. A livello internazionale, si assiste ad un ampio movimento favorevole all’affermazione del modello nordamericano di finanziamento garantito da diritti di proprietà intellettuale, come documentato dal pregevole lavoro di BRENNAN, International Intellectual Property Financing. An Overview, in
Information meeting on IP Financing organizzato dall’OMPI in Ginevra il 10 marzo 2009, 5 ss., disponibile a
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wipo_ip_fin_ge_09/wipo_ip_fin_ge_09_7-main1.pdf. e dal documento UNCITRAL
Legislative Guide on Secured Transactions. Supplement on Security Rights in Intellectual Property, United Nations, NY, 2011
disponibile a https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf, 59 ss.
2 In questo senso ad es. TOSATO, (nt. 1), 93; ma v. anche JACOBS, Using Intellectual Property to Secure Financing after the
Worst Financial Crisis Since the Great Depression, in 15 Marquette Int. Prop. Law Rev. 2011, 449 ss.
Quell’ostacolo è ora stato rimosso, con l’adozione della regola che ammette la circolazione “libera” del marchio4. Non si può tuttavia dire che, superata quella difficoltà, la prassi dei finanziamenti assistiti da
garanzie su marchi sia decollata. Per la verità, al riguardo è possibile soltanto riferirsi a una sensazione, visto che non pare facile trovare al riguardo evidenze empiriche di rilievo: mancano statistiche.5 Ma la sensazione
pare essere avvalorata dalla ricognizione degli impedimenti, ulteriori e diversi da quelli derivanti dall’ormai superato divieto di cessione libera del marchio, che ancor oggi si frappongono alla diffusione delle garanzie su marchi.
Proviamoci a inventariare alcuni di questi ostacoli. Una prima difficoltà sta nella circostanza che sul segno protetto come marchio possono insistere, concorrendo, più diritti: si pensi ai diritti d’autore sulla componente grafica, ai diritti al nome o al ritratto. Un’operazione di garanzia che facesse i conti solo col diritto di marchio e dunque tralasciasse di assicurare il conseguimento di posizioni giuridiche soggettive corrispondenti sugli altri “strati” di diritto che insistono sul segno, rischierebbe di mostrare la corda quando si giungesse al dunque6. Non va d’altro canto trascurato che non tutte le posizioni che si appuntano sul segno
sono suscettibili di atti dispositivi: si pensi ai diritti della personalità, che vanno maneggiati con grande cautela (ad es. facendo intervenire in modo appropriato l’interessato nell’iter formativo della garanzia). Né, sotto questo profilo, si può dimenticare che almeno i marchi “generali” tendono a coincidere non solo con la ditta del titolare ma anche con la sua ragione o denominazione sociale; ed è facile comprendere come possa essere problematico prevedere garanzie che interferiscano con il segno di identificazione personale del debitore.
Non va poi dimenticato che difficilmente la garanzia può avere per oggetto un solo marchio: è probabile, piuttosto, che essa abbia per oggetto portafogli di marchi. È infatti verosimile che il segno usato dal debitore sia declinato in una pluralità di marchi, denominativi, figurativi o misti; e che questi a loro volta conoscano variazioni sul tema. Se poi si tratta di un’impresa multiprodotto e multiterritorio, occorrerà fare i conti con tutte le classi e tutti i territori di registrazione. Vige qui un imperativo di completezza e anzi di esaustività: se la garanzia non abbracciasse tutti e ciascuno dei marchi appartenenti al debitore e potenzialmente confliggenti fra di loro, in esito all’escussione della garanzia si potrebbe produrre una situazione nella quale i segni successivi consegnati all’acquirente potrebbero essere attaccati dal titolare che ha subito l’espropriazione sulla base delle anteriorità che fossero ancora rimaste in mano a quest’ultimo7.
D’altro canto, se pure si immaginasse che la garanzia abbia le – indispensabili – caratteristiche di completezza ed esaustività, nemmeno allora si potrebbe ancora sperare che tutti i problemi siano risolti; anzi. Infatti, collocando i marchi candidati a divenire oggetto di garanzia nel contesto che loro è proprio, si viene a contatto con una difficoltà di non poco conto. Se, come è prevedibile, si tratta di marchi nazionali e di marchi UE; e se i marchi nazionali sono oggetto di registrazioni multiple o di registrazioni internazionali, l’operazione dovrà rispondere simultaneamente ai requisiti posti da una pluralità di ordinamenti; e l’individuazione della legge applicabile alla costituzione ed alle vicende di diritti di garanzia è tutt’altro che facile ed anzi solleva un groviglio di problemi pressoché inestricabile8.
4 Sul punto v. GALLI, Lo “statuto di non decettività” del marchio, (nt. 1), 404 e MARASÀ, La circolazione del marchio, in MARASÀ-MASI-OLIVIERI-SPADA-SPOLIDORO-STELLA RICHTER, Commento tematico della legge marchi, Giappichelli, Torino, 1998,
95 ss., 101 e 124. Per richiami relativi alle impostazioni vigenti fino alla Novella del 1992 v. BONOMO, sub art. 140, in Vanzetti (a cura di), Codice della proprietà industriale, Giuffrè, Milano, 2013, 1504 ss., a 1505-1506.
5 Ma per qualche evidenza recente v. MAGGI, Pegno e garanzie bancarie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale: le
modalità operative, in Galli (a cura di), Guida alle garanzie reali, (nt. 1), 131 ss.
6 In argomento v. SPOLIDORO, (nt. 1), 44.
7 Sulla base dell’argomento che le registrazioni successive non sarebbero più sorrette dal “consenso” del titolare dei marchi anteriori; in una prospettiva diversa nei presupposti, ma non necessariamente nelle conseguenze, si potrebbe ipotizzare un caso di decettività sopravvenuta: SPOLIDORO, (nt. 1), 48.
8 Al riguardo, va tenuto presente che: partendo, come si conviene, dal tema della determinazione della giurisdizione, (i) secondo l’art. 24.4 del reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, le questioni in materia di validità e di registrazione di marchi appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice del paese di registrazione; quanto alle regole di conflitto fra leggi (ii) in linea di principio la legge applicabile ai marchi nazionali registrati è determinata sulla base del principio di territorialità (art. 54 l. n. 218 del 1995 di riforma del diritto internazionale privato); (iii) per i marchi UE, “in quanto oggetti di proprietà”, tuttavia, si applica la legge dello Stato membro della sede del titolare (art. 19 r.m.UE); (iv) comunque, l’assoggettamento del titolare di beni immateriali ad una procedura concorsuale in uno Stato membro (il c.d. “Stato di apertura”) non incide sul regime cui sono sottoposti i diritti di garanzia su beni immateriali appartenenti al titolare-debitore ma che “si trovino nel territorio di un altro Stato membro” (v. art. 8, parr. 1 e 2, reg. (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alla procedura di insolvenza; la nozione di “Stato di apertura” è definita al par. 1 dell’art. 7; e parrebbe dovere tendenzialmente coincidere
Si può immaginare che la prassi provi ad aggirare i problemi qui accennati con il ricorso a meccanismi alternativi. Fra di questi è talora menzionata9 la possibilità che il debitore accentri la titolarità di tutti i propri
marchi in una società apposita e costituisca in pegno i titoli detenuti da questa al finanziatore. Non è detto che la soluzione sia idonea: il creditore dovrebbe assicurarsi, mediante nomine nell’organo amministrativo o attraverso clausole contrattuali, che la società titolare dei marchi non si privi in itinere dei beni in questione; e questo assetto potrebbe – a tacere d’altro – comportare un coinvolgimento gestionale del creditore nell’impresa del debitore non necessariamente opportuno né gradito.
Considerazioni non dissimili possono valere nel caso in cui le parti ricorrano a una vendita a scopo di garanzia accompagnata da una licenza dal nuovo titolare a quello originario: in questo caso, oltre a profilarsi la possibilità di una violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.)10, la cui portata appare,
peraltro, recessiva11, il creditore si troverebbe direttamente coinvolto nella gestione di portafogli di marchi,
con inconvenienti12 che non vanno sottovalutati.
Ad ogni buon conto, con il rilievo poc’anzi operato sulla dimensione internazionalprivatistica della questione, si è già entrati nel vivo dell’analisi giuridica del tema della costituzione di garanzie reali su marchio. Diviene quindi indispensabile affrontare la questione nei termini che sono imposti dai sistemi giuridici di riferimento.
2. I diritti di garanzia su marchio fra pegno ed ipoteca; costituzione, opponibilità ai terzi e prelazione. Nel diritto italiano, fra gli atti di cui è prescritta la pubblicità mediante trascrizione, la lett. b) del 1° comma dell’art. 138 c.p.i. menziona “gli atti fra vivi, che costituiscono ... diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell’art. 140”. Dal canto suo, questa seconda norma detta una disciplina relativa alla costituzione di “diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale”; e non vi è dubbio che i marchi registrati vadano annoverati fra i titoli di proprietà industriale.
Oggi non si dubita quindi che sia ammissibile la costituzione di un diritto di garanzia su marchio registrato13 (anche se solo “per crediti in danaro”)14. In passato, si riteneva che questa possibilità, pur prevista
in linea generale per i diritti su beni immateriali dalla previsione dell’art. 2806 c.c. relativa al “pegno dei diritti diversi dai crediti”, potesse trovar applicazione ai soli brevetti e diritti di autore, e non ai marchi15.
Infatti, fino alla Novella del 1992 si assumeva (correttamente) che il vincolo aziendale alla circolazione del marchio fosse incompatibile con la prestazione di garanzie aventi per oggetto il marchio medesimo.
Venuto nel frattempo meno questo ostacolo, è ora possibile dare per acquisita l’applicabilità di questa previsione anche alla garanzia sul diritto di marchio. Ne consegue che, ai sensi dell’ora citato art. 2806 c.c., “il pegno di diritti diversi dai crediti” e, quindi, anche quello relativo al diritto di marchio, “si costituisce con quella di “Stato della procedura principale di insolvenza”, artt. 3 e 4) e quindi sono disciplinati dalla legge dello Stato di “localizzazione”; (v) per “i beni del debitore che si trovano in tale territorio” (di localizzazione, diverso dallo Stato della procedura principale) opera una procedura “secondaria di insolvenza”, attivata, fra l’altro, dalla richiesta del creditore (art. 3, parr. 2-4, reg. (UE) 2015/848).
9 Ad es. da TOSATO, (nt. 1), 95. 10 In tema SPOLIDORO, (nt. 1), 44
11 V. Cass. 28 gennaio 2015, n. 1625, in Giur. it., 2015, 2341 ss. e ora l’art. 48-bis del Testo Unico bancario, d. lgs. n. 385 del 1993, come modificato dalla legge n. 119 del 2016 sull’ammissibilità del c.d. patto marciano; inoltre sull’ammissibilità del sale-lease
back v. Cass. 21 luglio 2004, n.13580, in Studium iuris 2004, II, 1581 ss.
12 Sui quali si sono efficacemente soffermati HENRY-FERRARO-KEETON, Securing a Loan With Patents, Trademarks, and
Copyrights is Best for Lenders, 2010, disponibile a http://www.wolfgree
nfield.com/newsstand/242-securing-loan-patents-trademarks-copyrights-best-lenders
13 O su una domanda di registrazione; v. per il marchio UE l’art. 28 r.m.UE. In argomento SPOLIDORO, (nt. 1) (nt. 1), 46-48 e BONOMO, (nt. 4), 1504 ss., a 1507, ove anche una discussione sull’estensibilità della disciplina ai marchi di fatto. Non tratto qui delle garanzie su marchi non registrati, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 385 del 1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ed ai sensi degli artt. 1 ss. della l. n. 119 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, su cui RICOLFI, Security rights over intellectual property, (nt. 1).
14 Sul punto v. SPOLIDORO, (nt. 1), 44. Come è stato peraltro esattamente osservato, la garanzia potrebbe essere prestata anche in relazione al risarcimento di danni da inadempimento, sol che le parti provvedano a quantificare il danno preventivato (in questo senso GALGANO, Trattato di diritto civile, Vol. III, Gli atti unilaterali e i titoli di credito. I fatti illeciti e gli altri fatti fonte di obbligazioni.
La tutela del credito. L’impresa, Cedam, Padova, 20153, 363).
15 Si veda la classica opera di GORLA, Del pegno. Delle ipoteche, in Commentario del cod. civ. a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro VI (Della tutela dei diritti) (artt. 2740-2899), Zanichelli, Bologna, 1955, 384 ss., che in effetti si limita a trattare di garanzie su brevetti e diritto d’autore.
nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’art. 2787”. Si ricorderà a questo riguardo che il trasferimento del marchio non richiede una forma particolare, anche se poi, come spesso si osserva, ai fini della sua trascrizione è indispensabile l’adozione della forma scritta.
Una volta assodata l’ammissibilità di una garanzia reale avente per oggetto il diritto di marchio, resta aperta la questione della sua qualificazione, che può essere ricondotta alternativamente agli schemi del pegno o dell’ipoteca16. Per la verità, i dubbi al riguardo concernono non solo le garanzie sul marchio, ma, più in
generale, su tutti i diritti di proprietà intellettuale; e questa constatazione rende in qualche misura sorprendente che il quesito non abbia fino ad oggi trovato una risposta sicura ed appagante.
In linea di principio si può dire che la differenza fra pegno e ipoteca stia appunto in questo: l’ipoteca ha per oggetto beni immobili iscritti in pubblici registri, il pegno ha per oggetto beni mobili suscettibili di consegna e spossessamento. Certamente il marchio non è un bene immobile; esso è tuttavia, come gli immobili, soggetto a un regime completo di iscrizione in pubblici registri; e questo dato avvicina la garanzia avente per oggetto il marchio (nazionale e registrato, cui rivolgiamo qui l’attenzione) al regime dell’ipoteca, che dopo tutto ricomprende in sé anche l’ipoteca mobiliare17. D’altro canto, il marchio non è cosa e tanto
meno è cosa mobile; e quindi, ricordando che ai fini dell’opponibilità della garanzia ai terzi è sempre richiesto altresì un fatto oggettivo ed esteriore ulteriore, che ha la funzione di rendere riconoscibile ai terzi l’esistenza del diritto reale costituito, va rilevato che non è pensabile che il marchio possa essere consegnato dal debitore al creditore (od a un terzo) in modo tale da toglierne il possesso al debitore medesimo in modo riconoscibile ai terzi controinteressati, che sono poi gli altri creditori (e possibili aventi causa) del titolare.
Tuttavia, dal punto di vista normativo la previsione dell’art. 2806 c.c. sembrerebbe di primo acchito operare una scelta di campo precisa e decisa, riconducendo la garanzia avente per oggetto i diversi diritti su beni immateriali – fra cui oggi va anche annoverato il marchio registrato – alla nozione di pegno e alla disciplina relativa a questa forma di garanzia18. Infatti la rubrica della norma fa riferimento al pegno; e la
previsione è collocata nella Sez. III che concerne la disciplina del pegno.
Si tratta ora di vedere se questa scelta sia davvero vincolante per l’interprete e soprattutto idonea a far fronte alle diverse questioni che possono insorgere nel selezionare una disciplina appropriata rispetto a questa – assai peculiare – forma di garanzia reale. Sul punto non appare possibile fornire una risposta a
priori; occorre piuttosto verificare cammin facendo se e sotto quali profili la qualificazione prescelta sia
davvero decisiva o, quantomeno, significativa.
Per l’intanto conviene fermarsi sulla distinzione, consueta, fra i tre momenti in cui va scomposto l’operare della garanzia: la sua creazione, la sua efficacia nei confronti dei terzi (o perfezione) e l’effetto della prelazione.
Quanto alla creazione, vi sono ragioni importanti che fanno propendere per il carattere costitutivo e non solo dichiarativo della trascrizione dell’atto che costituisce la garanzia nei registri dell’Ufficio19. Vero è che,
come si è visto, di regola nel nostro ordinamento la trascrizione degli atti che hanno per oggetto il marchio (nazionale registrato) costituisce una forma di pubblicità (legale) dichiarativa e non costitutiva; essa di regola non incide sull’efficacia dell’atto e vale a risolvere il limitato profilo del conflitto fra acquirenti, facendo prevalere chi per primo abbia trascritto il proprio acquisto 20. Per tenere ferma quest’ultima impostazione
anche con riguardo alla creazione di una garanzia sul marchio registrato, si potrebbe osservare che il carattere dichiarativo della trascrizione appare avvalorato dal tenore letterale dell’art. 139.1 c.p.i., secondo cui “gli atti… finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno
16 In argomento SPOLIDORO, (nt. 1), 45, 46 nonché, anche per richiami BONOMO, (nt. 4), 1509 ss.
17 Sia pure nei limiti di cui all’art. 2810.2 c.c. E v. infatti il fugace, ma significativo accenno, alla nozione di “ipoteca mobiliare” contenuto, con riguardo alla garanzia su brevetti di invenzione, in ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali.
Lezioni di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 1960, 665, ripreso oggi da SPOLIDORO, (nt. 1).
18 Con la conseguenza che, come sottolineato da GORLA, Del pegno, cit., 386, non sarebbe “più lecito parlare di una garanzia reale sui generis”. La tesi era sostenuta, già prima dell’entrata in vigore del codice civile, da GHIRON, Corso di diritto industriale,
Roma, 19372, vol. II, 338; ed è oggi riproposta, convincentemente, come si vedrà, da SPOLIDORO, (nt. 1). La scelta di campo è assai
chiara nelle parola del Guardasigilli dell’epoca: v. GRANDI, Relazione al duce, in Lavori preparatori del codice civile 1939-1941, Roma, 1942, I, 604 e Relazione al codice civile del Guardasigilli, ministro di stato per la grazia e giustizia, alla Maestà del Re
Imperatore, Roma, 1942, 1134.
19 Così SPOLIDORO, (nt. 1), 46; in senso dubitativo però RONDA, sub artt. 138-139 in Vanzetti (a cura di), (nt. 4), 1490 ss., 1496-1497.
acquistato… diritti sul titolo di proprietà industriale”. Dalla previsione si potrebbe, secondo questa prospettiva, desumere che la garanzia possa essere creata con atto già dotato di efficacia inter partes e che la trascrizione intervenga solo per produrre l’effetto ulteriore dell’opponibilità nei confronti dei terzi, o, più precisamente, nei confronti dei terzi che dal datore di garanzia abbiano acquistato diritti confliggenti. Il ragionamento potrebbe proseguire rilevando che, secondo la disposizione specializzata contenuta nel 1° comma dell’art. 2806 c.c., “il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi”; e che il principio consensualistico, sancito in via generale dall’art. 1376 c.c., per la “costituzione di un diritto reale” si accontenta del consenso delle parti legittimamente manifestato. Quindi, si potrebbe argomentare che, ai fini della creazione della garanzia nei rapporti fra le parti, la trascrizione dell’atto nel registro non occorra affatto, ferma restando poi la necessità della trascrizione, ai fini della soluzione del conflitto fra acquirenti e, quindi, sotto il profilo della perfezione dell’atto, come anche, ai fini della prelazione, del rispetto dei requisiti di cui all’art. 2787 c.c.
La soluzione, però, a ben vedere non convince. In una diversa prospettiva, si può osservare che in linea generale nel nostro sistema, per la fattispecie costitutiva del diritto di garanzia, occorre aver riguardo non solo al titolo, l’atto di disposizione del titolare, ma anche al modo di costituzione. Questo è rappresentato da un fatto oggettivo ed esteriore che rientra nella sfera di controllo ed iniziativa dell’avente causa e che ha la funzione di far conoscere o esteriorizzare l’atto di disposizione 21; esso consiste, a seconda dei casi nella
consegna o nello spossessamento, da un lato, oppure nell’iscrizione in pubblici registri, dall’altro lato22. È per
questa ragione che, anche se l’obbligo di concedere una garanzia reale ben può trovare la propria fonte in un contratto come anche in altro atto produttivo di obbligazioni 23, qui, con riferimento alla garanzia su di un
bene immateriale quale è il marchio, non opera tuttavia il principio consensualistico dell’art. 1376 c.c.24, in
quanto il titolo che crea la garanzia può avere efficacia solo obbligatoria e inter partes fino a quando la fattispecie costitutiva non si completi in modo tale da risultare opponibile ai terzi, a tutti i terzi. Ciò perché la creazione della garanzia è per l’appunto affidata o alla sequenza consegna del bene-spossessamento, neppur ipotizzabile in relazione ad un bene immateriale, oppure, ad un suo equivalente funzionale, come la notifica al debitore per il pegno di crediti25, oppure, ancora, alternativamente e per quanto qui più interessa, alla
trascrizione del titolo nel registro, che quindi in questo caso al contempo assume valore costitutivo e determina l’opponibilità della garanzia ai terzi26. Dunque, attenendosi a questa seconda prospettiva, il rispetto
della “forma richiesta per il trasferimento” sancito della previsione dell’art. 2806 c.c. per la costituzione del diritto di pegno sul diritto di proprietà intellettuale, nella specie, il marchio nazionale registrato, va riferito non alla sola efficacia inter partes dell’atto (il titolo) ma anche alla presenza di un equivalente funzionale allo spossessamento del bene mobile (il modo), che, nel caso di un diritto di proprietà intellettuale registrato, è per l’appunto dato dalla trascrizione nell’apposito registro 27.
21 AUTERI, (nt. 1), 131 e SIRENA, Effetti e vincolo, in Trattato del contratto diretto da V. Roppo, vol. III, Effetti a cura di
Costanza, Giuffrè, Milano, 2006, 3 ss., 28.
22 Artt. 2786, 2787.2 per il pegno e 2808.2 c.c. per l’ipoteca.
23 GAZZONI, Manuale di diritto privato, ESI, Napoli, 20019, 651.
24 Anche se, come si è accennato ed a dir il vero, il tenore letterale del 1° comma dell’art. 139 c.p.i. sembrerebbe suggerire il contrario.
25 Art. 2800 c.c.
26 In senso conforme, seppure nell’ambito di un ragionamento svolto più sul versante della successione delle diverse norme industrialistiche in materia, v. GALLI, Marchi comunitari e diritti di garanzia (nt. 1), 187 s.
27 Come argomentato, convincentemente, da AUTERI, (nt. 1), 131 s., 137 s. e 141-143. In questo senso, con riferimento al pegno
di quote di s.r.l., che necessita dell’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese, Cass. 27 novembre 2019, n. 31051, disponibile a http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cassazione_civile_sez._i_27_novembre_2019_n._31051_.pdf. Mi pare di dovere quindi condividere la posizione espressa al riguardo da SPOLIDORO, (nt. 1), 46, laddove trova una conferma sul
piano testuale alla tesi qui sostenuta nel 3° comma dell’art. 140 c.p.i., che, anche ai fini dell’estinzione della garanzia, non si accontenta del consenso del creditore, richiedendo la cancellazione dal registro. Occorre peraltro aggiungere che, a ben vedere, le implicazioni pratiche ed operative della scelta fra le due impostazioni illustrate nel testo sono modeste, fin quando ci si limiti a considerare i marchi nazionali registrati. Infatti, se anche si aderisse alla prima impostazione, secondo cui ai fini della creazione della garanzia è sufficiente il consenso, grazie alla previsione dell’art. 139.2 c.p.i. il soggetto che avesse cura di trascrivere tempestivamente la propria garanzia non sarebbe mai esposto al rischio di soccombere nei confronti di altrui acquisti anteriori, ma non trascritti, di garanzie o di altri diritti. Il rischio connesso all’accoglimento della soluzione criticata nel testo si manifesterebbe però in tutta la sua portata con riferimento alle operazioni di garanzia aventi per oggetto diritti su beni immateriali non registrati: i diritti di autore (cui si rivolge l’attenzione dello studio, fondamentale, di AUTERI, (nt.1), nt.1, ma anche i marchi non registrati e, attendibilmente, le domande di marchio. In assenza del criterio solutore del conflitto offerto dalla priorità di trascrizione, opererebbe qui il criterio generale della priorità nell’acquisto, accompagnato da data certa, art. 2704 c.c., e quindi troverebbe applicazione il principio secondo cui nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, con conseguenze avverse sulla posizione del (pur
Quanto alla “prelazione”, da intendersi come il diritto del creditore garantito di soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene oggetto della garanzia a preferenza degli altri creditori del medesimo debitore, non vi è dubbio che essa “non ha luogo” se la garanzia “non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito” e del bene: tanto prevede, sul versante del pegno, il disposto del 3° comma dell’art. 2787 c.c., fatto salvo dalla previsione generale relativa alle garanzie aventi per oggetto i diritti sui beni immateriali, l’art. 2806 c.c. sopra trascritto in parte qua.
Ed altrettanto risulta, del resto, sul versante dell’ipoteca, dall’art. 2808 c.c., dove, tornando ora ad interrogarsi sull’effettiva rilevanza operativa della qualificazione della garanzia sul marchio come pegno od ipoteca, va già qui registrata l’equivalenza, sotto questo profilo, delle due ipotesi ricostruttive.
È d’altro canto possibile registrare una seconda ipotesi di equivalenza degli esiti delle due qualificazioni considerando che fuor di discussione è comunque l’operatività della previsione sul supplemento di garanzia, dovuta nei casi di diminuzione di valore della cosa data in garanzia, che è collocata nelle disposizioni generali del Titolo III del Libro sesto del Codice civile e che, dunque, si applica sia che il bene sia dato in pegno o sottoposto ad ipoteca28.
Si potrebbe pensare che la qualificazione come ipoteca consentirebbe la graduazione dell’ordine dei creditori, che è prevista per l’ipoteca (art. 2852 ss. c.c.) ma, naturalmente, sconosciuta al pegno (almeno nella sua declinazione tradizionale, “possessoria”), visto che non si possono avere possessi esclusivi successivi ed allo stesso tempo simultanei. E tuttavia anche questa differenza si rivela tutto sommato labile ed evanescente, o, più precisamente, irrilevante, visto che, una volta sostituito il meccanismo del possesso con quello della registrazione, è la previsione del 2° comma dell’art. 140 c.p.i. a statuire espressamente – e per quanto qui rileva indipendentemente dalla qualificazione della garanzia – che “nel concorso di più diritti di garanzia il grado è determinato dall’ordine delle trascrizioni” 29.
Anche la meccanica della trascrizione del pegno è, in larga misura, indipendente dalla qualificazione, visto che all’uopo soccorrono disposizioni espresse assai dettagliate 30. Lo stesso vale per l’esecuzione
forzata: dove l’art. 137 c.p.i. disegna un percorso che si sottrae all’alternativa, qui insidiosa, fra le disposizioni al riguardo dettate dalle non convergenti norme su pegno ed ipoteca 31. Non altrettanto fortunati
possiamo dirci nel caso dell’esecuzione concorsuale, dove permane l’alternativa secca fra le previsioni degli artt. 53 e 54 l.f.32 e si presenta quindi con qualche cogenza la necessità, sul piano operativo, di scegliere fra i
due schemi di riferimento.
In altri ordinamenti ci si domanda se la legittimazione alle azioni a tutela del marchio spetti al debitore o al creditore garantito33; e a chi competa il risarcimento del danno corrispondente. La risposta è solo
apparentemente ardua, sia che si ricostruisca la garanzia sul marchio sulla falsariga del paradigma del pegno o dell’ipoteca34. In questo secondo caso verrebbe in considerazione la previsione dell’art. 2813 c.c., su cui è
agevole fondare un dovere del debitore datore di garanzia di agire a tutela del diritto ad evitare il perimento od il deterioramento del bene oggetto di garanzia. Ma allo stesso risultato si perverrebbe anche percorrendo la via alternativa della qualificazione come pegno, visto che dalla previsione generale dell’art. 1186 c.c. si può ricavare, oltre che la disciplina della decadenza del beneficio del termine, anche un dovere del debitore incolpevole) successivo acquirente del diritto di garanzia e sulla certezza dei traffici giuridici.
28 V. l’art. 2743 c.c. Sotto un profilo operativo, il debitore che desse in garanzia ad un medesimo creditore una pluralità di diritti di proprietà industriale potrebbe volere usare l’accorgimento di pattuire contrattualmente con il creditore garantito una considerazione unitaria delle variazioni di valore dei diritti dati in garanzia, ad evitare di dovere dare un supplemento di garanzia per i singoli cespiti che perdessero di valore, anche in presenza di incrementi di valore, magari anche superiori, degli altri cespiti, come sarebbe inevitabile conseguenza dell’applicazione del principio di specialità della garanzia (sul quale v. GALGANO, (nt. 14), 371 ss.).
29 Diversamente SPOLIDORO, (nt. 1), 45, che vede nella previsione un dato testuale che suggerisce la riconduzione della garanzia sui diritti di proprietà industriale allo schema dell’ipoteca.
30 Artt. 138, 2°, 3° e 4° comma; 147, 1° comma, 148, 195 e 196 c.p.i.; e v. anche l’art. 40 del regolamento di attuazione del c.p.i. adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33.
31 V. rispettivamente gli artt. 2796-2798 c.c., per il pegno e gli artt. 498 ss. e 555 ss. per l’ipoteca. In tema v. PAGNI,
Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale: problemi interpretativi e difficoltà con la disciplina (riformata) del processo esecutivo, in AIDA 2009, 194 ss. e BIFFI, L’esecuzione forzata sulle privative, in Giussani (a cura di), Il processo industriale, Giappichelli, Torino, 2012, 374 ss.
32 Ora artt. 152-153 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, codice della crisi e dell’insolvenza (c.c.i.). In argomento v. ZANICHELLI, Gli effetti del fallimento per il fallito e per i creditori, in Jorio-Sassani (a cura di), Trattato delle procedure concorsuali. Vol. III. Il fallimento, Giuffrè, Milano, 2014, 79 ss. e SPIOTTA, La liquidazione dell’attivo: profili sostanziali, ivi, 391 ss.
33 V. la decisione nel caso Van Gelder Apsimon and Co. Ltd. c. The Sowerby Bridge Flour Society Ltd. (1890) 44 Ch. 374.
34 Ciò tanto più se si consideri che la materia potrebbe essere oggetto di disciplina pattizia fra le parti in sede di costituzione della garanzia.
datore di garanzie di evitare fatti nel suo controllo che diminuiscano le garanzie che aveva dato. Nell’un caso come nell’altro, è anche ragionevole pensare che il creditore possa rimediare all’inerzia del debitore con l’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) 35. Quanto al risarcimento del danno, una lettura analogica di un’altra
disposizione generale in tema di garanzie, l’art. 2742 c.c., indica una possibile soluzione: il risarcimento può essere pensato come indennità per la perdita o il deterioramento del bene immateriale, oggetto di surroga a beneficio del creditore.
Si viene qui a contatto con una questione anch’essa solo apparentemente spinosa: a chi spetta la gestione del marchio oggetto di garanzia? La domanda sembrerebbe trovare una risposta più lineare qualificando la garanzia come ipoteca, visto che in questa ipotesi la gestione resta al debitore. La soluzione collima con l’assetto degli interessi tipico della garanzia su diritto di proprietà intellettuale, visto che difficilmente il creditore ha interesse – e capacità organizzative – a subentrare nella gestione del marchio sul mercato. Il permanere della gestione in capo al titolare non parrebbe invece di primo acchito compatibile con la disciplina tradizionale del pegno36, che – però – è pensata presupponendo uno spossessamento del bene che
qui, come si è visto, non ha luogo ed è rimpiazzato dalla trascrizione. L’effettuazione della quale, va a questo punto aggiunto, è del tutto compatibile con il permanere di poteri gestori in capo al debitore, il cui esercizio, nella prospettiva della soprarichiamata previsione dell’art. 1186 c.c. può anzi considerarsi un obbligo di questi.
Proseguendo nella stessa linea di ragionamento, ci si può inoltre chiedere se il titolare del marchio oggetto di garanzia possa concedere in licenza, magari anche non esclusiva, il segno, come talora si ipotizza, anche in vista di un assolvimento dell’onere di utilizzazione che vale a conservare il diritto a beneficio di entrambe le parti37. La risposta parrebbe dover essere affermativa; anche se poi si dovrebbe rilevare una
qualche divergenza a seconda che si scelga l’una o l’altra qualificazione: infatti, i frutti della licenza (le
royalties) spetterebbero al debitore licenziante e non al creditore, quando si faccia riferimento allo schema
dell’ipoteca38, salvo, si intende, che le parti non pattuiscano diversamente, come pure è possibile 39.
Più in generale, sul titolare-debitore incombe un onere di far quanto necessario per conservare il diritto oggetto di garanzia (ed il suo valore)40. Ci si può quindi domandare se il debitore abbia l’obbligo di rinnovare il
titolo, pagando le tasse alla scadenza. La risposta affermativa è meno scontata di quanto non appaia a prima vista. Se la garanzia insiste su di un portafoglio di marchi, è ben possibile che il debitore titolare mantenga una qualche discrezionalità, in linea con il potere gestorio riservatogli secondo la ricostruzione qui accolta, ad es. per valersi dei vantaggi offerti dall’istituto della rivendicazione di preesistenza41 ed evitare di pagare tasse di
rinnovo inutili.
3. Vendita e aggiudicazione forzata del marchio. Proseguendo nella ricognizione dei profili essenziali della disciplina, si tratta anche di considerare che, avendo il titolare del marchio costituito una garanzia reale sul medesimo, può avvenire che, a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione garantita, questa sia escussa. Ciò determinerebbe la vendita del diritto ai sensi degli artt. 2796-2797 c.c. o la sua assegnazione in pagamento ai sensi della norma successiva, se si faccia riferimento allo schema del pegno 42, o degli artt. 555
ss. e 498 ss. c.p.c., se si preferisca far capo alle norme relative all’ipoteca.
35 In questo senso SPOLIDORO, (nt. 1), 45 e PIEPOLI, (nt. 1), 644-645. 36 Sul punto SPOLIDORO, (nt. 1), 45.
37 In questo senso GALLI, Marchi comunitari e diritti di garanzia (nt. 1), 193, a partire da una riflessione che concerne l’art.
2743 c.c. e quindi, come si è visto, una disposizione sulla diminuzione della garanzia che si applica tanto al pegno quanto all’ipoteca.
38 Cfr. artt. 2791 e 2811 c.c. In argomento SPOLIDORO, (nt. 1), 46.
39 Diverse sono le questioni che si profilano nel caso in cui il debitore già abbia stipulato una licenza prima della concessione della garanzia. Va al riguardo rilevato in primo luogo che la licenza, se trascritta, è sicuramente opponibile al creditore garantito; ed, in secondo luogo, che il consenso del licenziatario è allora verosimilmente richiesto ai sensi dell’art. 1406 c.c., visto che, in caso di inadempimento del debitore-licenziante nei confronti del suo creditore, il licenziatario potrebbe vedere sostituito un nuovo soggetto in luogo del proprio contraente. Diverso è il caso in cui la licenza abbia per oggetto i proventi della licenza, le royalties. Qui un assenso del licenziatario non occorre, salvo che questi abbia pattuito un divieto di cessione del proprio debito
40 Va peraltro segnalato che, mentre la rinuncia al brevetto per invenzione (art. 78.2 c.p.i.) e al marchio UE (art. 57, par. 3, r.m.UE) è senza effetto se non consti il consenso del creditore garantito, manca una previsione corrispondente per il marchio nazionale.
41 Artt. 39-40 r.m.UE.
In teoria, la scelta fra queste due alternative qualificazione sarebbe, come si è visto, tutt’altro che facile in linea teorica. Per fortuna ancora una volta soccorre al riguardo una previsione specializzata, quella dell’art. 137 c.p.i.43 . Infatti, il marchio, come i restanti diritti di proprietà industriale, può formare oggetto di
esecuzione forzata, nelle forme previste dall’art. 137 c.p.i. L’esecuzione forzata prevista da questa norma si applica tanto ai marchi nazionali quanto ai marchi UE cui trovi applicazione il diritto italiano44; e può essere
preceduta da un sequestro conservativo nel caso in cui ricorra il rischio che il titolare debitore nelle more si privi dei beni che costituiscono la garanzia generica offerta dal suo patrimonio45. Essa può essere attivata da
qualsiasi creditore del titolare del marchio e passa attraverso le fasi del pignoramento e della notifica del medesimo46; della sua trascrizione 47; della vendita ed aggiudicazione 48. Ma se, per l’appunto, risulti un
diritto di garanzia trascritto, il creditore ha diritto a fare valere la sua prelazione nella ripartizione del prezzo
49.
Se però titolare del marchio sia, come il più delle volta avviene, un imprenditore, allora vi è da attendersi che la vendita coattiva del marchio passi attraverso la disciplina concorsuale della liquidazione dell’attivo, che mira a convertire in danaro i beni del debitore fallito o comunque insolvente al fine di soddisfare i creditori. L’aggiudicatario o acquirente del marchio proveniente da una procedura esecutiva individuale o concorsuale acquista il bene libero dalle garanzie cui esso fosse assoggettato; e ha quindi diritto a richiedere – e ottenere – la cancellazione delle trascrizioni pregresse50.
L’esecuzione forzata del marchio non manca di sollevare qualche questione. Alcune sono conseguenza immediata e diretta del regime proprio della circolazione del marchio. In particolare, anche per la vendita coattiva del marchio vale il divieto di decettività sancito in linea generale dal 4° comma dell’art. 23 c.p.i. 51:
dal mutamento del soggetto titolare del marchio non deve derivare comunque inganno del pubblico. La questione pare appassionare gli interpreti52; e proprio per questo è qui possibile ometterne la trattazione,
rinviando alle abbondati considerazioni offerte al riguardo dagli studiosi che si sono occupati della materia. Al riguardo basti osservare che, seppure normalmente il precetto può essere assolto dalla consueta combinazione fra cautele in ordine alle caratteristiche dei beni e informazione del pubblico, non è detto che qui esso possa sempre essere rispettato compiutamente. In particolare, l’osservanza del divieto di inganno si profila come problematica quando si tratti di un marchio generale e composto di un segno di identificazione personale che rinvii alla personalità creativa del precedente titolare che abbia subito l’espropriazione.
Qualche sorpresa può farsi strada nei meandri delle procedure concorsuali. Ben può accadere che l’organo della procedura (ad es. la curatela) venda il magazzino composto dai beni contraddistinti dal marchio in un momento successivo a quello in cui abbia disposto del marchio come bene immateriale; con la conseguenza che il malcapitato acquirente delle merci è destinato a ritrovarsi inconsapevole contraffattore del diritto di marchio conseguito dal cessionario53.
4. I diritti sul marchio anteriori al perfezionamento della garanzia. Ci si può domandare se i diritti anteriori acquistati da terzi siano opponibili al creditore che ottenga una garanzia sul marchio. A questo proposito, in materia di costituzione di garanzie aventi per oggetto opere protette dal diritto d’autore si dice
43 Per un’analisi di questa norma v. FERRARI, Il sequestro dell’anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà
intellettuale, Giappichelli, Torino, 2016, 77 ss., che, a 80, sottolinea il parallelismo di questa previsione con le norme sull’esecuzione
forzata aventi ad oggetto gli immobili e BONOMO, (nt. 1), 1481.
44 Art. 22 in collegamento all’art. 18 r.m.UE. Sulla questione se la previsione possa trovare applicazione ai marchi non registrati nazionali v. di nuovo V. BONOMO, (nt. 1) 1482 ss., 1484.
45 Ai sensi dell’art. 137.13 c.p.i.
46 Art. 137.3-5.
47 Art. 137.6.
48 Art. 137.8.
49 Art. 137.10-11.
50 Art. 137.12 c.p.i. in relazione all’esecuzione forzata del diritto su marchio; riterrei la norma applicabile omisso medio anche all’esecuzione concorsuale attraverso il rinvio alle “rispettive leggi speciali” relative a opere dell’ingegno, invenzioni, banche dati e, per quanto qui interessa, marchi, contenuto nell’art. 108ter l.f. (ora art. 218 c.c.i.).
51 SIRONI, sub art. 23, in Vanzetti (a cura di), Codice della proprietà industriale, (nt. 4), 482.
52 GALLI, Lo “statuto di non decettività” del marchio, (nt. 1), 402 ss. e Marchi comunitari e diritti di garanzia, (nt. 1), 190 ss.
53 Come è puntualmente avvenuto nei casi decisi da App. Milano 8 gennaio 2002, in Giur. it. 2002, 2113 ss. con nota di MORELLI, e da Trib. Milano 13 luglio 2000, ivi 2001, 92 ss. con osservazioni di LUONI, casi «Primizia».
comunemente – ed esattamente – che le esigenze di sicurezza del traffico giuridico ( Verkehrssicherheit) sarebbero sacrificate alle esigenze di sicurezza dei diritti soggettivi (Rechtssicherheit) 54. Per tacere d’altro,
all’acquirente di un diritto di garanzia su opera dell’ingegno sarebbero opponibili i diritti di utilizzazione acquistati con atto anteriore munito di data certa; fra di essi gli acquisti, sempre risultanti da atto dotato di data certa anteriore, della titolarità del diritto oggetto del successivo pegno, ma anche di diritti di utilizzazione c.d. frazionari, di natura reale o personale.
Non sembra però che questa conclusione, non esattamente incoraggiante in vista delle operazioni di finanziamento munite di garanzia su diritti d’autore55, valga anche nel campo del diritto dei marchi.
Escluderei innanzitutto che essa valga con riferimento ai marchi UE, che sono per definizione sempre registrati; per essi vale la regola secondo la quale gli atti produttivi dell’acquisto di diritti sul marchio sono opponibili nei confronti di acquirenti di diritti, anche di garanzia reale, solo dopo la loro iscrizione56. Ma
allo stesso risultato pare che si debba pervenire anche con riferimento al marchio nazionale italiano registrato: se il diritto anteriormente acquistato sia suscettibile di confliggere con il successivo diritto di garanzia, come è inevitabile nei casi in precedenza considerati, allora ci si trova di fronte a un caso di conflitto fra diritti in tutto o in parte incompatibili; e quindi vale la regola secondo la quale prevale il soggetto che per primo abbia trascritto il proprio acquisto57.
Ed al riguardo si impone un’osservazione che si ricongiunge al tema trattato ai precedenti paragrafi: la conclusione ora raggiunta vale sia che si ricostruisca la garanzia reale su marchio come pegno o, alternativamente, ipoteca, quasi a confermare che – almeno i molteplici profili cruciali fin qui inventariati – la scelta di campo fra l’una e l’altra qualificazione non si rivela davvero decisiva, salvo per i due profili, tutto sommato marginali, in precedenza inventariati 58. Ciò che avvalora l’ipotesi che la scelta, al riguardo tutto
sommato agnostica, operata dal legislatore nazionale non sia poi così reprensibile.
5. I diritti di garanzia costituiti su marchi UE. Nel paragrafo precedente si è citato il diritto europeo come paragone di virtù, in quanto esso subordina all’iscrizione l’opponibilità dell’acquisto a qualunque terzo. A ben vedere, si tratta di una virtù molto problematica59; essa comunque nulla toglie al difetto più grave della
disciplina europea: la sua mancanza. Salvo che per l’aspetto ora considerato, infatti, il diritto del marchio UE non provvede ad alcuna disciplina delle garanzie sul marchio, limitandosi a operare un rinvio al diritto nazionale applicabile secondo le regole poc’anzi esaminate60. Grazie a questo criterio (mobile) di conflitto
internazionalprivatistico, può risultare applicabile l’ordinamento di uno qualunque (ed a caso) dei ventisette Stati membri; il che comporta un rinvio a regole che, data l’incertezza che circonda la materia61, sono con
ogni probabilità poco conoscibili agli operatori finanziari dello stesso Paese così designato, ai titolari dei diritti su marchi ed, a maggior ragione, dei creditori di questi.
54 In questo senso P. AUTERI, (nt. 1), 131 s. e 145 s., che richiama al riguardo le conclusioni di WOESTE, (nt. 1).
55 E tuttavia forse comprensibili alla luce delle finalità di tutela del creatore sottese al diritto di autore: AUTERI, (nt. 1), 146. 56 Art. 27, par. 1, r.m.UE, salvo nel caso in cui il terzo acquirente fosse a conoscenza del successivo acquisto, pt. seconda del par. 1 dell’art. 27 r.m.UE, od abbia acquistato anche l’azienda, par. 2 dello stesso art. 27 r.m.UE.
57 1° e 2° comma dell’art. 139 c.p.i. Secondo Trib. Torino 15 ottobre 2013, caso «Gems», disponibile a
https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/20131015_RG36645-20081.pdf, l’acquirente di marchi nazionali, internazionali ed UE, che omette di registrare il suo acquisto, soccomberebbe nei confronti del secondo acquirente che per primo registra, sulla base della previsione dell’art. 139 c.p.i., che viene inteso come “modellato sul sistema della trascrizione immobiliare ex art. 2643 c.c.”.
58 In corrispondenza delle note 32 e 38.
59 Per le ragioni discusse da RICOLFI, Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale, Vol. 2, Giappichelli, Torino, 2015, 1575
ss.
60 Nt. 8. Nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura concorsuale, occorre ulteriormente rivolgersi all’art. 3 del reg. (UE) 2015/848 cit. per domandarsi se il marchio europeo appartenente al debitore “si trovi” nello Stato membro ove questo abbia il suo centro di interessi principali.
61 Ad es. la questione sulla possibilità di conciliare la regola dell’art. 27.1 r.m.UE e il principio di diritto inglese secondo cui gli
equitable interests non sono soggetti a iscrizione (su cui diffusamente TOSATO, (nt. 1), 98 ss.) può trovare soluzioni difficilmente preventivabili.
Non vi è dunque da stupirsi troppo se le operazioni di finanziamento garantito da marchi non abbiano per il momento un grande futuro, anche se è da immaginare che chi volesse studiare davvero a fondo il tema avrebbe probabilmente non pochi contributi da dare sia alla prassi sia all’iniziativa legislativa.
6. I diritti di garanzia sui marchi internazionali. Per convincersi una volta per tutte che l’esplorazione del tema delle garanzie su marchio è destinata a produrre piuttosto sconforto che avvalorare le iniziali speranze, basta del resto rivolgersi alla disciplina che emerge dal sistema dell’Arrangement di Madrid del 1891 e dal relativo Protocollo del 198962. Anche qui, il sistema suscita di primo acchito grandi speranze: esso è
imperniato su di un registro unico, su cui potrebbero essere annotate le garanzie aventi a oggetto i diversi marchi nazionali oggetto di registrazione internazionale; se non che a un esame attento delle modalità concrete di funzionamento del sistema ci si avvede che l’annotazione operata a livello internazionale ha al più l’effetto di pubblicità notizia, non producendo alcuna conseguenza sul piano dei diritti nazionali, che sono poi quelli che contano visto che la disciplina della liquidazione del bene e della vendita coattiva del marchio, come anche della soddisfazione del creditore sul ricavato, avviene nell’ambito dei diversi sistemi interni63.
7. Quasi una conclusione. In definitiva, ancor oggi la via che conduce alla stipulazione di operazioni di garanzia su marchi, nazionali o comunitari, registrati, resta irta di difficoltà, in fase di conclusione e di esecuzione. A ben vedere, queste difficoltà attengono in minima parte ai perduranti dubbi sulla qualificazione delle garanzia su beni immateriali come ipoteca o pegno, che, un po’ sorprendentemente, comportano divergenze di regime tutto sommato marginali. Una prima ricognizione della materia suggerisce che gli ostacoli maggiori vadano reperiti altrove: nella difficoltà a “spacchettare” i diritti di proprietà intellettuale dati in garanzia, visto che questi il più delle volte hanno la caratteristica di “portafogli”; nella complessità del regime di diritto internazionale privato delle garanzie sui marchi, in particolare nell’interfaccia con le procedure concorsuali; ed infine nella strutturale inidoneità dei creditori a subentrare nella gestione del marchio in caso di escussione della garanzia.
Marco Ricolfi
62 L’Accordo di Madrid del 1891 è stato oggetto di svariate revisioni ed è vigente in Italia a partire dal 24 aprile 1977 nel suo testo di Stoccolma in forza della l. 28 aprile 1976, n. 424; il relativo Protocollo è del 1989.
63 Secondo le regole di cui all’art. 8 reg. (UE) 2015/848. In argomento v. già LEONINI, (nt. 1), 20 ss. Per le modifiche recenti al Regolamento di esecuzione comune all’accordo di Madrid e al Protocollo di Madrid, v. http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm#P554_77112.
