La decisione che “ci cambia la vita” – l’identikit di IP Translator

(1)

La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi

Torino, 21 ottobre 2014

avv. Maurizio Ferro

(2)

L’identikit di IP Translator

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I dati ‘anagrafici’

Corte Europea di Giustizia (Grande Sezione) Causa C-307/10, decisione 19.06.2012

Chartered institute of Patent Attorneys vs.

Registrar of Trade Marks

iptranslator 307-10

(4)

The Chartered Institute of Patent Attorneys

http://www.cipa.org.uk/pages/home

Welcome to The Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA), the professional and examining body for patent attorneys in the UK. CIPA was founded in 1882 and was incorporated by Royal Charter in 1891.

It represents virtually all the 2,000+ registered patent attorneys in the UK whether they practise in industry or in private practice [...]

coat_of_arms.pdf

(5)

Il primo sfidante / il portafoglio marchi: giochiamo un po’…

PATENT AGENT

Class 35 Office administration relating to intellectual property services

Class 42 Intellectual property

services

(6)

Registrar of Trade Marks

https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office

(7)

Il casus belli

IP TRANSLATOR

Data deposito 16.10.2009 Classe designata 41

Elenco servizi Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

(8)

22.10.2009 Rifiuto da parte dell’UK Intellectual Property Office

«…la

domanda non è accettabile

ai sensi delle Sezioni 3(1)(b) e (c) del [Trade Marks Act 1994]. Ciò è dovuto al fatto che il marchio consiste esclusivamente dell’abbreviazione IP (Intellectual Property) e dalla parola TRANSLATOR, consistendo in un segno che in commercio può servire a designare

la natura dei servizi ovvero servizi di

traduzione nel campo della Proprietà Intellettuale

»

(9)

La vertenza nazionale /2

11.11.2009 Replica dell’applicant

• le sottosezioni citate prendono in considerazione unicamente i prodotti/servizi designati dalla domanda

• i

servizi di traduzione non sono indicati nella lista dei servizi

, né espressamente né tramite una relazione genere/specie

• in definitiva, l’intera obiezione si basa unicamente sull’approccio

«class-heading-covers-all» come disciplinato nella prassi UAMI dalla Comunicazione Presidenziale n. 4/03 del 16.06.2003

• tale

prassi non trova alcun fondamento

né nella legislazione UK né in quella europea, essendo anzi contraria agli insegnamenti CEG nel caso Sieckmann (C-273/00)

• i sette criteri: chiaro,

preciso

, di per sé completo, facilmente accessibile, comprensibile,

durevole

e oggettivo

com pres 4-03

sieckmann 273-00

(10)

09.12.2009 Decisione dell’Ufficio

• il manuale operativo stabilisce che «le domande che specificano il titolo della classe e consistono in un marchio che designa una caratteristica di un prodotto o servizio compreso in detta classe ma non espressamente citati nel titolo della classe saranno oggetto di obiezione»

• i criteri di Sieckmann si riferiscono alla

rappresentazione

grafica del marchio e

non alla lista

dei prodotti/servizi come designata

(11)

La vertenza nazionale /4.1

27.01.2010 Richiesta formale dell’applicantper ottenere le motivazioni estese

• IPO è di regola tenuto ad una interpretazione restrittiva

• l’interrogativo su ciò che è compreso o meno in una classe potrebbe essere irrilevante

12.02.2010 Motivazioni

• invidious position

: concedere meno un marchio utilizzabile

‘contro’ UAMI?

• obiezione ‘da manuale’ come strumento per minimizzare il rischio:

l’applicant può rimediare mediante

opportuna riscrittura

• inoltre, IPO è tenuto ad adeguarsi alle pronunce CGE

Bertollo

(12)

«è giocoforza rilevare che,

poiché l’interveniente ha fatto riferimento, nella sua domanda di marchio in Italia, ai titoli di tutte le classi, la sua registrazione nazionale copre tutti i prodotti che possono rientrare in tali classi

. Del pari, la sua registrazione comunitaria copre tutti i prodotti che possono rientrare nelle classi rivendicate a livello comunitario» (par. 42)

Bertollo vs. OHIM (T-186/02, 30.06.2004)

bertollo 186-02

(13)

La vertenza nazionale /4.3

1. argomentazione dell’applicant a partire da Sieckmann è solo implicita 2. Bertollo affronta

espressamente il problema dei titoli

3. Bertollo è

applicato come vera e propria routine consolidata

in sede di concessione marchi

4. applicare i criteri Sieckmann alla lista prodotti può determinare un

effetto distorsivo

alla luce di Bertollo

5. compromissione dell’interesse pubblico

CONCLUSIONE

6.corretta l’impostazione del Manuale:

obiezione come opportunità per l’ applicant di procedere con opportuna modificazione

motivazioni.pdf

(14)

25.02.2010 Presentazione dell’appello

«Se, nell’ambito della direttiva 2008/95 (…):

1.sia necessario che i diversi

prodotti o servizi

cui si riferisce una domanda di marchio siano

identificati con chiarezza e precisione

e, in tal caso, con quale particolare grado di chiarezza e di precisione;

2.sia

ammissibile utilizzare i termini generali dei titoli delle classi

della [classificazione di Nizza] al fine di identificare i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio;

3.sia necessario o ammissibile che tale utilizzo dei termini generali dei titoli delle classi [della classificazione di Nizza] sia interpretato in

conformità della comunicazione n. 4/03

(…)»

27.05.2010 Richiesta di pronuncia pregiudiziale alla CGE

rich pron preg.pdf

(15)

… e finalmente, la Corte Europea di Giustizia /1

29.11.2011 Conclusioni dell’Avvocato Generale

Parte Prima – Contesto Normativo:

1.Convenzione per la protezione della proprietà industriale (Parigi, 20.03.1883);

2.Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Nizza, 15.06.1957; versione IX, poi diventata X in corso di causa)

3.Trade Marks Act britannico del 1994

4.direttiva 2008/95 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa

5.comunicazione n. 4/03 del Presidente UAMI (16.06.2003)

19.06.2012 Sentenza della Corte

(16)

Parte Seconda – Causa Principale ed elencazione Questioni Pregiudiziali

• UAMI contesta

artificiosità

della domanda Parte Terza – Ricevibilità della domanda

• argomentazione ritenuta

inammissibile

(«pacifico che la domanda di registrazione del marchio è stata effettivamente presentata e che il Registrar l’ha rifiutata, pur discostandosi dalla propria prassi abituale. Inoltre, l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio risponde effettivamente ad una necessità oggettiva inerente alla soluzione di un contenzioso pendente dinanzi ad esso», par. 33)

Respiriamo… e guardiamo le date!

16.10.2009 -

domanda 22.10.2009 - rifiuto 11.11.2009 - replica 09.12.2009 -

decisione 27.01.2010 - r. motivi 12.02.2010 - d. motivi

… il dubbio viene!

(17)

La Corte Europea di Giustizia /4.1

Parte Quarta – Esame delle Questioni Pregiudiziali

Chiarezza e precisione

• nessuna disposizione della direttiva 2008/95 disciplina direttamente identificazione prodotti e servizi

• «pur se non è necessario designare concretamente il servizio […] potendo essere sufficiente la loro identificazione mediante formule generali, deve, per contro,

esigersi che il richiedente precisi […] mediante, ad esempio, altre indicazioni più precise

»

• loro determinazione non è questione di procedura ma

requisito materiale di acquisizione

del diritto (Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02)

• direttiva 2008/95 presuppone medesime condizioni di acquisto in tutti gli Stati membri

• pubblico e Autorità devono

poter conoscere con chiarezza

e precisione sufficienti

• «Di conseguenza, la direttiva 2008/95 esige che i prodotti o di servizi […] siano identificati con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici,

su quella sola base

, di determinare la portata della tutela richiesta»

(18)

Titoli di Nizza

• direttiva 2008/95 non fa riferimento a Nizza

• l’obbligo di utilizzare tale strumento risulta dall’articolo 2, punto 3, dell’Accordo di Nizza

• direttiva non osta a che le autorità nazionali competenti esigano o accettino l’utilizzo dei titoli di Nizza per identificare prodotti e servizi

• identificazione deve, tuttavia, soddisfare i requisiti di chiarezza e di precisione

• taluni dei titoli non sono idonei

a soddisfare tale requisito: sono

troppo generici

e comprendono

prodotti o servizi troppo diversi

^{tra loro}

• valutazione caso per caso

• «Di conseguenza, la direttiva 2008/95

non osta all’impiego delle indicazioni

generali

di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio,

purché siffatta

identificazione sia sufficientemente chiara e precisa

da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela richiesta»

(19)

La Corte Europea di Giustizia /4.3

Comunicazione Presidenziale 4/03

• approccio letterale ai titoli vs. class-heading-covers-all

• pregiudizio all’equilibrio del sistema (più marchi in più Paesi, stesso marchio nazionale + Comunitario)

• pregiudizio alla certezza dei terzi

• ove il titolo non sia chiaro, necessità di precisare

• «Non può essere considerata sufficientemente chiara e precisa una domanda di registrazione che

non consenta di determinare se, utilizzando il titolo di una classe

specifica della classificazione di Nizza, il richiedente si riferisca

all’integralità dei prodotti di tale classe o soltanto ad una parte di

essi

^»

(20)

• «colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela del marchio

deve precisare se la sua domanda di registrazione verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o serviz

i. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha

l’obbligo di precisare

quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione»

• «la direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano

identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire

alle autorità competenti e agli operatori economici,

su questa sola base, di determinare la portata della tutela

conferita dal marchio»

• «la direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che

non osta all’impiego delle

indicazioni generali di cui ai titoli

delle classi della classificazione di Nizza al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio,

purché

siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa

»

(21)

La Corte Europea di Giustizia… e quindi?

«nel procedimento principale, è

compito del giudice del rinvio determinare se il CIPA

, nell’utilizzare tutte le indicazioni generali di cui al titolo della classe 41 della classificazione di Nizza,

abbia precisato nella sua domanda se quest’ultima si riferisse o meno a tutti i

servizi di tale classe e, in particolare, se la sua domanda concernesse o meno i

servizi di traduzione

^»

(22)

02.05.2013 Decisione del Giudice d’Appello

• il Giudizio della Corte

non è limitato nel tempo

. Vale per i marchi depositati dopo… ma anche per quelli depositati prima

• non residua alcuno spazio per l’approccio class- heading-covers-all

• il caso in esame deve essere rimesso sul ruolo e «

the applicant must confirm

and the Registrar must formally record

that the words of identification […] were not intended to cover anything which did not fall within the natural and ordinary meaning of those words as written

and recorded in that application»

• chiarezza e precisione sono veri e propri obblighi: le domande che non presentano tali requisiti sono quindi da considerare

ambigue

appeal decision.pdf

(23)

… e l’epilogo?

Withdrawn

(24)

Fine prima parte

(25)

Le prime reazioni /1

(26)

(27)

Le prime reazioni /2.2

64.518 !

(28)

20.06.2012 Comunicazione Presidenziale UAMI 2-12

• ai richiedenti

non viene preclusa la possibilità di utilizzare le indicazioni generali

dei titoli delle classi

• purché siffatta indicazione sia sufficientemente chiara e precisa

• l’Ufficio continuerà ad accettare l’impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi

solo caso per caso

• precisare

se la domanda che designa il titolo debba intendersi estesa a tutti i prodotti/servizi

• per i marchi registrati prima della Sentenza, si continuerà a presumerlo

com pres 2-12.pdf

(29)

In particolare: i titoli non chiari

• Classe 6 prodotti metallici non compresi in altre classi

• Classe 7 macchine

• Classe 14 prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi

• Classe 16 Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi

• Classe 17 Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi

• Classe 18 Cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie non compresi in altre classi

• Classe 20 prodotti non compresi in altre classi in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche

• Classe 37 riparazione; servizi d’installazione

• Classe 40 Trattamento di materiali

• Classe 45 servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità

individuali

…namely!

(30)

Criticità

inutile ‘recupero’ dei titoli delle classi

«the reasoning in paragraphs [57] to [63] of the Judgment is

uncle ar an d mo reove r irreco ncilia ble

^{with t}^{he re}

asoning in response to points [1] and [2]»

«the CJEU […] appears to duck the main issue»

«

lim b

^»

«The Ruling of the Court of Justice of the European Union in “Ip Translator”:

Le prime reazioni /4.2

• manca un riferimento espresso ai Marchi Comunitari (no Direttiva)

• effetto potenzialmente retroattivo e diritti acquisiti

registrazioni preesistenti / domande in corso di esame / registrazioni successive

• disparità di trattamento

titoli < lista alfabetica < ‘tutta la classe’

• possibile allargamento ex-post dell’ambito di protezione

• not durable

• persistenti difficoltà di armonizzazione per gli Uffici che NON accettavano (e continuano a non accettare) i titoli

• decadenze per non uso

(32)

31.01.2013 Decisione

causa T-66/11

Present-Service Ullrich GmbH & Co. KG / UAMI + Punt-Nou, S

• opposizione (confondibilità, classe 35)

babilu babidu vs.

«It is true that, following Chartered Institute of Patent Attorneys […], Communication No 4/03 has […]

been repealed and replaced by Communication No 2/12. That requires some precision on the part of an applicant for a Community trade mark who uses all the general indications of a particular class heading of the Nice Classification to identify the goods or services for which the protection of the trade mark is sought […]. However,

in the light of the principle of legal certainty

and pursuant to Point V of Communication No 2/12 […], by using all the general indications listed in the class heading of Class 35,

the intervener […] intended to cover all the services included

in the alphabetical list of that class. In its written pleadings, the intervener has confirmed that such had indeed been its intention when submitting its application for registration of the earlier trade mark »

babilu 66-11

(33)

Enforcement recente /1

30.09.2014 Decisione

causa T-51/12

Scooters India Ltd / UAMI + Brandconcern BV

• classi 3 –

12

– 14 – 18 – 25 (titoli Nizza)

• Veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici

• decadenza per non uso infra-quinquennale

• 24.09.2010 Divisione di Cancellazione revoca il marchio nelle classi 3-12-18

• in classe 12, soltanto indizi d’uso riferiti a pezzi di ricambio, irrilevanti rispetto alla denominazione letterale

• prove d’uso

lambretta 51-12

(34)

Tesi dell’Applicant

• approccio class-heading-covers-all al momento del deposito

• marchio

registrato prima della Comunicazione Presidenziale 4/03

• uso confermato per pezzi di ricambio evita decadenza in classe 12

• IP Translator non applicabile perché successiva

Tesi dell’UAMI

• l’Applicant non ha maturato alcun diritto all’intera classe

(35)

Enforcement recente /3

Il Giudizio della Corte

• protezione delle

aspettative legittime

e

certezza legale

• Comunicazione Presidenziale 4/03 è solo

esplicativa

,

non istitutiva

(vedi anche Bertollo)

• la lettura di UAMI alla Comunicazione Presidenziale 2-12 è errata

• uso per pezzi di ricambio è uso rilevante per la classe 12

• rinvio alla Commissione dei Ricorsi in considerazione dell’omessa valutazione dell’uso

• legittimo presumere l’intenzione iniziale di tutela estesa all’intera classe,

anche indipendentemente dalla Comunicazione

Presidenziale 2-12

(36)

• identificati dal richiedente con

chiarezza e precisione

sufficienti

• sì ai

titoli solo se conformi

a tali prescrizioni

• respinte

le domande poco chiare o imprecise

• Classificazione serve esclusivamente a fini amministrativi

Proposta di modifica MC – art. 28

27.03.2013

(37)

Risolvere la situazione: le proposte sul tavolo /1.2

«Se si utilizzano

termini generali

, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi

sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale

dell’indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali»

«

I titolari di marchi europei di cui è stata chiesta la registrazione prima

del 22 giugno 2012

, registrati unicamente in relazione all’intero titolo di una classe della classificazione di Nizza,

possono dichiarare che alla data di deposito la

loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi

oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe

, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell’elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell’edizione in vigore alla data di deposito»

(38)

«La dichiarazione è presentata all’Agenzia

entro 4 mesi

dall’entrata in vigore del presente regolamento, e

indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale

del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere»

«I marchi europei per i quali la

dichiarazione non viene presentata

entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine,

comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente

coperti dal significato letterale

delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe»

(39)

Risolvere la situazione: le proposte sul tavolo /2

• ‘apre’

anche ai non-solely

• SEI mesi

per la dichiarazione

• disciplina della

coesistenza

Proposta di modifica MC – art. 28

25.02.2014

(40)

Proposta di modifica MC – art. 28

(41)