del licensing di tecnologia

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DALLOCCHIO & PROSPERETTI

Economia e Finanza a supporto del contenzioso

I profili economici

del licensing di tecnologia

Matteo Merini

(matteo.merini@dalpro.it)

Pula, 13 febbraio 2008

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DALLOCCHIO & PROSPERETTI 2

• Il valore di una tecnologia: l’approccio contabile, l’approccio di mercato, l’approccio finanziario.

• Come valutare una nuova tecnologia?

• I fondamenti economici del licensing di tecnologia

• Determinazione del corretto tasso di royalties:

• il metodo analitico (finanziario)

• i metodi sintetici (mercato, royalties di settore, regola del 25%)

• Un esempio di determinazione delle royalties in un contratto di licensing di tecnologia

• Valutazione economica della tecnologia in casi di contraffazione e contenzioso

Overview

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DALLOCCHIO & PROSPERETTI

Il valore di una tecnologia:

l’approccio contabile, l’approccio di mercato,

l’approccio finanziario

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Come stimare il valore economico di una tecnologia?

Per stimare il valore economico di una tecnologia è possibile applicare tre diverse famiglie di metodi:

1. Metodi basati sui costi (Cost Approach): il metodo considera il valore della tecnologia pari al suo costo di sostituzione o riproduzione al netto di ammortamento e obsolescenza. Ossia il complesso dei costi che dovrebbero essere sostenuti per ricreare la tecnologia in oggetto.

2. Metodi basati sui flussi finanziari (Income Approach): il metodo stima il valore della tecnologia, sulla base della sua capacità di creare redditi futuri, e quindi valutando i flussi di cassa attesi generati dal suo utilizzo.

3. Metodi basati sui valori di mercato (Market Approach): il metodo fa riferimento al valore attribuito ad una tecnologia simile, che è stata venduta (valore di transazione), o della quale è desumibile il valore (ad esempio attraverso il tasso di royalties, per tecnologie simili, nel medesimo settore).

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I metodi basati sui costi (1)

I metodi basati sui costi posseggono un limite intrinseco: il costo di una tecnologia non rappresenta il suo valore, se non esiste possibilità di trarne un reddito dal suo utilizzo.

Quest’ultima possibilità deriva da valutazioni e prospettive di mercato, possibilità di sfruttamento commerciale della tecnologia, e non sempre è correlata ai costi sostenuti.

In alcuni casi, è comunque possibile – sia pure con molti limiti – stimare il valore di una tecnologia a partire dal suo costo di riproduzione o di sostituzione.

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I metodi basati sui costi (2)

Per fare questo, è necessario partire dalla definizione dei costi storici sostenuti, ricordando che i costi da bilancio rappresentano una stima molto approssimata del valore della tecnologia.

Tali costi dovrebbero, in ogni caso, essere riportati a costi correnti (considerare l’andamento dei mercati e dei prezzi), e dovrebbe essere considerata la vita utile economica (e non quella civilistica/fiscale).

In alternativa, è possibile stimare il valore attraverso i costi necessari per ricreare, ex novo , la tecnologia.

• Questo metodo richiede tuttavia una molteplicità di informazioni sulla struttura dei mercati, come:

• l’ampiezza del mercato;

• il possibile sviluppo della tecnologia;

• I guadagni ottenibili attraverso la tecnologia;

• le strategie di business associate all’uso della tecnologia.

• Solo se è possibile conoscere nel dettaglio tali informazioni è possibile giungere ad una stima dei costi di sostituzione.

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Limiti dei metodi basati sui costi

• Come si è visto, i metodi basati sui costi possiedono numerosi limiti, dal momento che non riescono a stimare l’effettivo valore della tecnologia, poiché non riescono a definire:

• l’ammontare e l’andamento dei benefici economici associati al possesso della tecnologia;

• la durata di tali benefici (vita economica residua della tecnologia);

• il livello di rischio associato al conseguimento di tali benefici.

• Tuttavia, i metodi basati sui costi possono essere un utile indicatore iniziale del valore economico (sia pure approssimato), o come metodo di controllo dopo stime effettuate con altri metodi.

• Possono essere anche utilizzati nei casi in cui l’azienda non è in grado di generare reddito futuro (liquidazione, fallimento).

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I metodi basati sui flussi finanziari (1)

Secondo questi metodi, il flusso di cassa derivante dall’utilizzo di una tecnologia, ovvero la sua capacità di creare liquidità, rappresenta il valore effettivo per il suo proprietario.

Per applicare questi metodi è necessario conoscere:

Le informazioni necessarie all’applicazione di questi metodi sono tre:

1) quale reddito ci si attende, in futuro, dall’utilizzo della proprietà intellettuale;

2) il periodo di tempo lungo il quale si manifesterà;

3) il rischio associato alla probabilità del suo conseguimento.

Definire correttamente questi parametri è molto complesso, poiché implica conoscere approfonditamente il contesto economico e competitivo del settore di riferimento, anche futuro, in cui la tecnologia sarà utilizzata, nonché la struttura dell’azienda in cui essa sarà utilizzata.

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I metodi basati sui flussi finanziari (2)

Anche conoscendo approfonditamente il settore, il mercato, l’impresa e i suoi sviluppi futuri, ciò può non risultare sufficiente: il modello deve quindi valutare anche i rischi che potrebbero impattare sul conseguimento del reddito.

I flussi di cassa relativi ai diversi anni futuri vengono quindi scontati, per tenere conto dell’incertezza di conseguire quell’effettivo livello di reddito in futuro.

Questo è possibile attraverso l’utilizzo di un fattore di sconto, che nella prassi valutativa è normalmente calcolato facendo riferimento al costo medio del capitale investito, che tiene conto sia del costo del capitale di debito, sia del costo del capitale proprio, ed è generalmente indicato con l’acronimo WACC (Weighted Average Cost of Capital). Tale fattore include la valutazione di tutti i rischi d’impresa, connessi, nel nostro caso, all’utilizzo di una determinata tecnologia.

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Come stimare il valore finanziario della singola tecnologia?

Ricavi con la tecnologia

Ricavi senza la tecnologia meno

uguale

Ricavi attribuibili alla tecnologia Valore dell’impresa con la tecnologia

Valore dell’impresa senza la tecnologia meno

uguale

Valore della tecnologia

E’ molto difficile, con i metodi finanziari, isolare il contributo della singola tecnologia al reddito dell’impresa. Pertanto, si utilizza una analisi differenziale: per calcolare il valore della tecnologia, si compara il reddito dell’impresa, con il reddito che l’intera impresa avrebbe senza la stessa tecnologia.

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I metodi basati sui valori di mercato

Questa metodologia di valutazione si basa sul concetto per cui il valore di una tecnologia è pari al prezzo che il mercato è disposto a pagare per il suo utilizzo.

Il valore della tecnologia viene quindi desunto dal mercato e corrisponde a quanto un ipotetico concorrente privo, ad esempio, di quella tecnologia sarebbe disposto a pagare per acquistarla, o ottenerla in licenza.

Tuttavia, poiché una tecnologia brevettata possiede caratteristiche uniche per definizione, può risultare alquanto complesso individuare le transazioni comparabili a quella oggetto dell’analisi.

Il principale limite di questo metodo consiste nella difficoltà di reperire dati esaustivi su un significativo numero di transazioni comparabili.

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Come valutare una nuova tecnologia?

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Quale metodo per le nuove tecnologie?

Il metodo contabile ha grossi limiti intrinseci.

Il metodo di mercato risulta alquanto problematico, soprattutto perché per le nuove tecnologie risulta quasi impossibile reperire comparables sul mercato, trovare transazioni per tecnologie simili, e conoscere la vita economica residua della tecnologia stessa.

E’ quindi preferibile il metodo finanziario.

Il metodo dei flussi di cassa che abbiamo visto in precedenza è tanto più valido se considera correttamente:

le aspettative sul successo della tecnologia;

i costi di produzione;

le condizioni generali dell’economia;

le possibili reazioni da parte dei concorrenti;

le differenze tra il momento in cui si conseguono i costi (prima) e i ricavi (dopo);

il rischio connesso ad una nuova tecnologia.

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Il rischio legato ad una nuova tecnologia

E

’ quasi ovvio affermare che i rischi connessi alla commercializzazione di una nuova tecnologia siano molto più elevati di quelli di una tecnologia matura.

Pertanto, nel valutare una nuova tecnologia, per comprendere tutti gli aspetti legati al rischio, si utilizzano fattori di sconto molto più elevati di quelli utilizzati per una tecnologia già commercializzata. Ad esempio, nell’industria farmaceutica statunitense, la prassi è quella di adottare fattori di sconto decrescenti:

Fase Tasso di sconto

Scoperta 80%

Fase pre-clinica 60%

Fase I 50%

Fase II 40%

Fase III 25%

Certificazione 22,5%

Lancio sul mercato 17,5%

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I fondamenti economici del licensing di tecnologia

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Quali vantaggi economici dal licensing ?

L’utilizzo del licensing come strategia per sviluppare il potenziale di business di una tecnologia comporta numerosi vantaggi:

gli investimenti addizionali sono meno onerosi. Costa infatti meno negoziare un accordo di licenza, che – ad esempio – trovare acquirenti, o trovare forme di comproprietà per una nuova tecnologia;

un accordo di licensing non richiede tempi lunghi di collaborazione con la controparte. Se, infatti, la concessione/acquisizione della licenza dovesse divenire vantaggiosa per entrambi, può durare anche per molti anni, e portare anche a forme di collaborazione più strette tra le imprese;

in caso contrario, c’è sempre una possibilità di terminare l’accordo, potendo sfruttare in altro modo la tecnologia per il resto della sua vita utile;

il proprietario della tecnologia concessa in licenza mantiene ancora la proprietà ed alcuni diritti di controllo su tale tecnologia;

la possibilità di licensing fornisce anche un’opportunità per sviluppare tecnologie non strettamente appartenenti al core business dell’inventore.

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Quali svantaggi economici dal licensing ?

Vi sono tuttavia anche alcuni svantaggi:

il proprietario perde una parte dei diritti sulla tecnologia concessa in licenza (il diritto d’uso, ma non solo);

il licenziatario può cadere in uno dei casi (ad esempio fallimento, stretta sui mezzi finanziari, problemi ambientali) che impediscono l’uso della licenza ma – contemporaneamente – mantengono inalterati i diritti del licenziatario;

vi possono essere in alcuni casi costi amministrativi molto elevati (ad esempio, il licenziatario non paga);

se l’accordo è male definito, potrebbe concedere – in pratica – maggiori diritti di quelli previsti originariamente;

il licenziatario potrebbe avvantaggiarsi della buona conoscenza acquisita della tecnologia e ‘bypassare’ l’uso di tale tecnologia, o migliorarla divetando un concorrente.

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Fattori che influenzano la cessione di licenze

1. Possibilità di conseguire introiti commisurati all’effettivo valore della tecnologia.

2. Possibilità di sfruttare meglio la scala o i processi produttivi, o l’accesso ai mercati del capitale.

3. Possibilità di entrare in nuovi mercati geografici o mercati-prodotto altrimenti irraggiungibili.

4. Acquisizione di informazioni su tali nuovi mercati.

5. Rafforzamento della posizione sul mercato.

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1. Possibilità di migliorare i processi produttivi, la produzione o i margini attraverso l’uso della tecnologia.

2. Possibilità di ampliare il giro di affari

3. Possibilità di affacciarsi su nuovi mercati in tempi abbastanza brevi, con investimenti e rischi più contenuti

4. Possibilità di una cooperazione tra imprese, che può crescere nel tempo e portare vantaggi reciproci non solo dal punto di vista industriale e di mercato, ma anche dal punto di vista della crescita interna

Fattori che influenzano l’acquisizione di licenze

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Il valore della licenza per il licenziatario

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Il valore della licenza è rappresentato dal valore attuale dei benefici economici di sfruttamento della proprietà intellettuale meno i costi di gestione dell’accordo (incluso il pagamento delle royalties). Anche il licensee potrà utilizzare, quale base della propria decisione un modello basato sui flussi di cassa.

Flussi di cassa positivi Flussi di cassa negativi Fatturato netto derivante dalle vendite

dei prodotti legati alla proprietà intellettuale

Royalties e somme da corrispondere per lo sfruttamento della proprietà intellettuale

Incremento del fatturato legato alla vendita dei prodotti tradizionalmente commercializzati

Costi di produzione e di marketing per collocare sul mercato i prodotti legati alla proprietà intellettuale

Eventuali incassi per la sub-licenza della proprietà intellettuale

Costi relativi ad eventuali contenziosi per proteggere la proprietà intellettuale

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Il valore della licenza per il licenziante

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E’ rappresentato dal valore attuale dei compensi futuri meno il valore attuale dei costi per la gestione dell’accordo, in cui, per valore attuale, si intende il risultato del procedimento matematico di attualizzazione che permette di conoscere il valore, ad oggi, di somme che si renderanno disponibili in futuro.

Flussi di cassa positivi Flussi di cassa negativi Anticipi di pagamenti

I costi relativi al perfezionamento della proprietà intellettuale (R&S per i brevetti e i know-how)

Pagamenti relativi al raggiungimento di livelli significativi di sviluppo, come ad esempio, definiti volumi di vendita

Costi di amministrazione contabilità della gestione della licenza

Royalties Costi relativi ad eventuali contenziosi

per proteggere la proprietà intellettuale

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Le royalties e il contratto di licensing

Dal punto di vista economico, i vantaggi (o gli svantaggi) legati alla conclusione di un contratto di licensing di tecnologia sono legati essenzialmente alla definizione delle condizioni economiche di cessione della licenza.

• Essenzialmente, le modalità di definizione di tali corrispettivi possono essere ricondotte a tre differenti strutture:

– in quota fissa: il corrispettivo per lo sfruttamento della proprietà intellettuale consiste nel versamento di una somma fissa.

– in quota fissa e variabile: il corrispettivo è costituito da una parte fissa e da una parte variabile, pagata dal licenziante in proporzione ai volumi

realizzati.

– royalties: il corrispettivo è interamente variabile ed è solitamente calcolato come una percentuale di un valore contabile (fatturato, ricavi lordi,ricavi netti,margine di contribuzione,…).

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Corrispettivi per la cessione della licenza in quota fissa

• Il corrispettivo è una somma una tantum, il cui versamento può essere previsto in una unica soluzione alla sottoscrizione del contratto, oppure in più tranche nel corso della vigenza del contratto.

• Elimina ogni incertezza per il licenziante in merito all’entità degli introiti generati dall’attività di licensing. Il corrispettivo è infatti completamente indipendente dall’efficienza del licenziatario e dal suo volume di vendita.

• Il corrispettivo deve comunque essere stabilito anche in funzione delle previsioni delle vendite del licensee. Pertanto tale metodologia è utilmente adottata nei contratti di licensing che coinvolgono mercati con vendite facilmente prevedibili o contratti di breve durata: un ridotto orizzonte temporale riduce il margine di incertezza della previsione.

• I flussi informativi tra le parti sono sostanzialmente nulli. Il licensor non acquisisce alcuna informazione sui volumi venduti e sul fatturato generato dalla proprietà intellettuale.

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Corrispettivi per la cessione della licenza in quota fissa e variabile

La componente fissa del corrispettivo può essere composta da una somma minima garantita, che assicura al licenziante sia un reddito base indipendente dalla performance del licenziatario, sia un reddito ulteriore in funzione delle vendite.

La quota fissa è una forma di garanzia, che tutela il licenziante nel caso di risultati insoddisfacenti da parte del licenziatario. E’ opportuno che il licenziante verifichi che tale somma copra i costi direttamente imputabili alla tecnologia oggetto di licenza.

Attraverso la parte variabile del corrispettivo, il licensor, senza sostenere alcun costo, ottiene dati e informazioni relative al mercato di utilizzo della tecnologia, che risultano di estrema importanza per il miglior sfruttamento economico della stessa.

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Corrispettivi per la cessione della licenza:

royalties

La royalty può essere calcolata in vari modi, tra cui:

percentuale sul fatturato lordo

percentuale sul fatturato netto

importo fisso per unità di prodotto, oppure combinazioni di queste forme

E’ importante considerare che:

Il flusso di royalties è commisurato al risultato ottenuto dal licensee, e dipende anche dall’efficienza di quest’ultimo. Pertanto è necessario che il licensee sia in grado di valorizzare opportunamente la proprietà intellettuale. Royalty rates decrescenti al crescere dei volumi di vendita possono incentivare l’efficienza del licensee.

• Entrambe le parti devono prevedere i ricavi e i costi legati alla licenza con il maggior grado di accuratezza possibile, in modo da gestire il più efficacemente possibile la contrattazione.

• L’utilizzo delle royalties comporta significativi e dettagliati scambi informativi tra le parti.

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Determinazione del corretto tasso di royalties :

il metodo analitico (finanziario)

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Quale forma di corrispettivo è ottimale?

La royalty ottimale da determinare in un accordo di licenza – secondo il metodo finanziario – è quella che permette al licenziante di avere un equo tasso di rendimento sul capitale investito per la tecnologia.

Deve considerare perlomeno i seguenti fattori:

• i tassi di rendimento da attività alternative (utilizzo in proprio della tecnologia);

• il valore della tecnologia (calcolata solitamente con il metodo finanziario);

• la quantità di investimenti necessari per commercializzare la tecnologia;

• i rischi legati all’investimento.

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Come calcolare la royalty corretta ?

La definizione della percentuale di royalty dipende da numerose variabili:

1. Caratteristiche della tecnologia data in licenza, con particolare riferimento alla capacità innovativa e alle potenzialità

2. Esclusività o meno della licenza, sulla tecnologia, sul prodotto e/o sul territorio; esistenza di sub-licenze

3. Durata del contratto

4. Possibilità che l’utilizzo della licenza si rifletta positivamente su altre aree di business del licensee

5. Esistenza di licenze ‘concorrenti’

6. Durata prevista del ciclo di vita del prodotto realizzato attraverso la tecnologia.

7. L’importanza che la tecnologia riveste nel prodotto o servizio 8. Settore di appartenenza

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I metodi per il calcolo della royalty ottimale

Vi sono due metodi generali per determinare il corretto tasso di royalty da inserire in un accordo per la cessione in licensing di una tecnologia:

1. Il primo è il metodo analitico. Partendo dal valore della tecnologia, calcolato con il metodo finanziario sia per il licenziante che per il licenziatario, cerca di calcolare il tasso più corretto che risponde alle esigenze di entrambe le parti:

• da un lato, quella di avere un buon tasso di rendimento dalla cessione in licenza della tecnologia;

• dall’altro, quella di ottenere un flusso di profitti operativi elevato, anche al netto del pagamento delle royalties;

2. Il secondo è il metodo sintetico. Il valore della royalty corretta da applicare è desunto da valori di mercato (approccio di mercato): si utilizzano a questo proposito valori per transazioni comparabili,o royalties medie di settore.

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Un esempio di applicazione del metodo analitico, dal punto di vista del licenziante

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Ipotesi :

• Cessione mediante licensing di un brevetto tecnologico

• Durata quinquennale del contratto

• Non è prevista alcuna lump-sum e le royalties sono in misura del 10% dei ricavi conseguiti dal licensee

• Il licensor è il soggetto tenuto contrattualmente ad accollarsi i costi di eventuali contenziosi. Si ipotizza che tali costi si manifestino nel corso del quarto anno

• Tassazione al 40%

• WACC 10% (Weighted Average Cost of Capital), fattore di sconto che identifica il rischio complessivo.

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Il valore della licenza per il licenziante (1)

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Anni Valori prospettici

1 2 3 4 5

Ricavi da royalties 100 300 500 700 1.000

Costi di gestione del contratto 20 10 10 15 5

Margine operativo 80 290 490 685 995

Utile al netto delle imposte 48 174 294 411 597

Ammortamenti 5 5 5 5 5

Flusso di cassa lordo 43 169 289 406 592

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Valori prospettici Anni

1 2 3 4 5

Flusso di cassa lordo 43 169 289 406 592

Δ Working capital -10 -12 -15 -20 -15

Valore Attuale Netto Complessivo

947

CAPEX (Investimenti) -20 -10 -10 -5 -5

Flusso di cassa netto 13 147 264 381 572

Tasso di sconto (WACC) 10% 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62

Valore Attuale Netto 12 122 198 260 355

Il valore della licenza per il licenziante (2)

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Ipotesi:

• Acquisizione mediante licensing di un brevetto tecnologico

• Espansione indipendente su un nuovo mercato

• Quota di mercato potenzialmente raggiungibile: 10 milioni di euro

• Durata quinquennale del contratto

• Non è prevista alcuna lump-sum e le royalties sono in misura del 10% dei ricavi conseguiti dal licensee

• Tassazione al 40%

• WACC 8% (Weighted Average Cost of Capital)

Un esempio di applicazione del metodo

analitico, dal punto di vista del licenziante

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Valori prospettici Anni

1 2 3 4 5

Ricavi di vendita 1.000 3.000 5.000 7.000 10.000

Costi per la licenza 100 300 500 700 1.000

Altri costi operativi 700 700 800 1.300 2.000

Margine operativo 200 2.000 3.700 5.000 7.000

Utile al netto delle imposte 120 1.200 2.220 3.000 4.200

Ammortamenti 120 120 120 120 120

Flusso di cassa lordo 0 1.080 2.100 2.880 4.080

Il valore della licenza per il licenziatario

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Anni Valori prospettici

1 2 3 4 5

Flusso di cassa lordo -130 552 1.365 1.608 1.860

Δ Working capital -130 -100 -100 -150 -150

Valore Attuale Netto Complessivo

3.547

CAPEX (Investimenti) -2.200 -600 -400 -120 -120

Flusso di cassa netto -2.330 380 1.600 2.610 3.810

Tasso di sconto (WACC) 10% 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62

Valore Attuale Netto -2.118 314 1.202 1.783 2.366

Quale valore della licenza per il licenziatario? (2)

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Conclusioni sull’applicazione del metodo analitico

• L’esempio mostra come l’applicazione, in questo caso, di una royalty pari al 10% non sia ottimale per il licenziante, che ottiene un valore netto della licenza molto più basso di quello del licenziatario.

• Potrebbe pertanto aumentare il tasso di royalty , senza che per questo il licenziatario abbia un disincentivo a concludere il contratto di licenza.

• Tuttavia, per operare correttamente in questo modo, occorrerebbe che

il licenziante conoscesse esattamente le prospettive di business del

licenziante, il che è piuttosto difficile.

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Determinazione del corretto tasso di royalties : i metodi sintetici

(le transazioni comparabili, le royalties medie di settore,

la regola del 25%)

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Il metodo sintetico:

le royalty di transazioni comparabili e di settore

• In alternativa al metodo analitico, o come metodo complementare nel caso venga deciso un utilizzo congiunto dei due metodi, si può utilizzare il metodo delle royalty di transazioni comparabili.

• Il tasso di royalty ottimale per il contratto di licensing di tecnologia è quello prevalente sul mercato, o che si è verificato in casi simili.

L’applicazione di questo metodo, solitamente, restituisce un valore intervallare delle royalties.

• Si ha qui la difficoltà di reperire transazioni che siano effettivamente

comparabili: vengono allora in aiuto i cosiddetti royalties books , che –

almeno per gli USA – raccolgono dati sulle royalties medie di settore.

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Settore Media del settore

Autotrasporti 4,7 %

Chimica 4,7 %

Computer-hardware 5,2 %

Computer-software 10,5 %

Elettronica 4,3 %

Alimentari 2,9 %

Fonte: Letteratura specializzata Americana

Royalties medie nei principali settori (2)

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Royalties medie nei principali settori (2)

Settore Media del settore

Beni di consumo 5,5 %

Internet 11,7 %

Prodotti sanitari 5,8 %

Meccanica 5,2 %

Farmaceutica e biotecnologie 7 %

Semiconduttori 4,6 %

Telecomunicazioni 5,3 %

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Una distribuzione di frequenza delle royalties per il licensing

Nella prassi, le royalties contenute negli accordi di licensing sono comprese in un intervallo che va da un minimo dell’1% ad un massimo del 20%; come mostra il grafico, la maggior parte degli accordi prevede tuttavia un tasso di royalty inferiore al 10%.

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La regola del 25%

• Una regola molto semplice per la determinazione delle royalties , anche se del tutto empirica, è la cosiddetta regola del 25%.

• Essa determina il tasso di royalties calcolando, dapprima, il livello dei profitti attesi del licenziatario per il prodotto che contiene la tecnologia oggetto della licenza. In seguito, determina il tasso di profitto in rapporto alle vendite nette, e ne calcola il 25%, che risulta il tasso di royalties .

• La teoria sottostante a questa regola empirica è quella secondo cui il licenziante e il licenziatario devono spartirsi i profitti relativi ai prodotti che contengono la tecnologia oggetto di licenza.

•Nel nostro esempio precedente, il tasso medio di profitto atteso per il licenziatario nei cinque anni del contratto è pari al 36% delle vendite;

prendendo il 25% di tale tasso, si ottiene una royalty del 9%.

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Un esempio di determinazione delle royalties

in un contratto di licensing di tecnologia

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Il caso ‘Dermapulse’

Immaginiamo che vi sia una nuova tecnologia brevettata, chiamata ‘Pulsing Transdermal Drug Delivery System’ (PTDDS), che rappresenta un sistema di trasmissione di medicinali nei vasi sanguigni per via transdermica.

Questo sistema, coperto da brevetto, è contenuto in un apparecchio, a forma appuntita, chiamato ‘Dermapulse’, che – sfruttando impulsi a microonde di bassa intensità – mette in movimento le molecole dell’epidermide e le pareti delle vene, che allargano lo spazio tra di loro e permettono il passaggio della terapia medica attraverso un flusso di ossigeno compresso.

Vantaggi del ‘Dermapulse’ sono l’eliminazione dei sistemi tradizionali di iniezione, e l’eliminazione di aghi che potrebbero essere contaminati; eliminazione della necessità di fare iniezioni, particolarmente importanti per alcuni tipi di pazienti (emofiliaci); il miglioramento del dosaggio; l’eliminazione della necessità di fare la soluzione del medicinale prima dell’iniezione, ed altri vantaggi ancora.

Lo svantaggio principale del ‘Dermapulse’ è che può trasmettere solo fino ad un massimo di 10 cc di medicinale (soluzione equivalente). Il prodotto concorrente del ‘Dermapulse’ è costituito, ovviamente, dalle siringhe tradizionali.

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Il caso ‘Dermapulse’ - 2

L’azienda produttrice, Pharmer S.p.A., intende focalizzarsi su altri prodotti e ha deciso di concedere in licenza la tecnologia contenuta nel ‘Dermapulse’ ad altri produttori.

L’azienda rende noto che, nel 2007 (dati provvisori) i margini lordi relativi alla linea di prodotto ‘Dermapulse’ erano pari a 42 milioni di euro, a fronte di vendite per 105 milioni di euro, pari ad un margine di profitto lordo del 40%. Gli utili netti della Pharmer, relativi al ‘Dermapulse’, erano pari a 25,2 milioni di euro, con un margine di profitto netto del 24%. Il capitale investito in proprietà intellettuale era pari a 126 milioni di euro, con un tasso di rendimento del capitale investito pari al 20%. Il capitale investito in immobilizzazioni materiali era pari a 100 milioni di euro, mentre il capitale circolante netto era pari a 26 milioni di euro.

Questa performance finanziaria è stata lievemente minore di quella della divisione in cui il prodotto è realizzato (Pharmer Medical Division), che ha fatto registrare un margine lordo pari al 36% e un margine netto pari al 21,6%.

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Il contributo economico della tecnologia per il prodotto ‘Dermapulse’

Per determinare un corretto tasso di royalty, la prima fase è quella di isolare i benefici economici attribuiti alla tecnologia PTDDS all’interno del prodotto

‘Dermapulse’, dividendo i profitti conseguiti per la remunerazione degli investimenti materiali, del capitale circolante netto (la cassa), degli investimenti immateriali (la tecnologia PTDDS).

Un’analisi finanziaria dei flussi di profitto, e dei tassi di rendimento richiesti per ciascun tipo di asset, ha permesso di evidenziare che i profitti possono essere così suddivisi:

Categoria di beni Capitale investito Profitti per categoria Profitti (% delle vendite) Capitale circolante

netto

26 1.27 1

Immobilizzazioni materiali

100 13.72 13

Immobilizzazioni

immateriali 126 27.00 26

TOTALE 252 42 40%

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Il contributo economico della tecnologia per il prodotto ‘Dermapulse’ - 2

Si è quindi determinato che la Pharmer ha un rendimento del 26% sulle vendite dovuto alla proprietà intellettuale. Per capire quanto di questo profitto sia dovuto al PTDDS utilizzato nel ‘Dermapulse’, occorre studiare l’andamento finanziario di altre società operanti nello stesso settore, che possiedano altre tecnologie brevettate.

Se il valore di Pharmer risultasse più elevato, ciò vorrebbe dire che c’è un profitto addizionale collegato al PTDDS, ed è quindi stato isolato il profitto incrementale della singola tecnologia. Ripetendo l’analisi precedente, ipotetici concorrenti mostrano i seguenti valori:

Società Profitti per proprietà intellettuale (%)

Becton S.p.A. (produttore, possiede IP) 10,8

Distrifarma S.r.l. (distributore, non possiede IP) 1,5

Media (senza Distrifarma) 12,6

Media 10,3

Biolase Tech, Ltd (produttore, possiede IP) 7,3

CONMED S.p.A. (produttore, possiede IP) 13,2

Pharmix AG (produttore, possiede IP) 18,9

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Il contributo economico della tecnologia per il prodotto ‘Dermapulse’ - 3

Dall’analisi della tabella precedente, si può vedere che una società in particolare, Distrifarma, ha un profitto molto basso per la proprietà intellettuale; essendo un distributore, è altamente probabile che esso possieda solo piccoli brevetti relativi al processo, ma non certamente alla produzione.

Pertanto, è possibile prendere a riferimento tale valore per identificare, perlomeno in via approssimata, il valore della tecnologia PTDDS, che sarà quindi pari a:

Profitto di Pharmer su proprietà intellettuale 26%

Profitto di Distrifarma 1,5%

Profitto della tecnologia PTDDS 24,5%

Pertanto, l’analisi finanziaria mostra come un corretto tasso di royalties per la tecnologia PTDDS contenuta in ‘Dermapulse’ possa essere superiore al 20% delle vendite. Sebbene i risultati non possano essere considerati definitiv, supportano l’evidenza che per la licenza di PTDDS possa essere richiesta una royalty piuttosto elevata.

(49)

L’analisi di mercato

Non ci si può tuttavia fermare qui: un metodo di controllo importante è quello riferibile all’analisi di transazioni di mercato per tecnologie simili. Ricordiamo comunque la cautela nell’analisi di tali transazioni, per verificarne effettivamente la loro comparabilità.

Ipotizziamo che siano conosciute le seguenti transazioni:

Licenziante Licenziatario Tecnologia Royalty rate

Surgidyne Baxter Sistemi per autotrasfusione 20% fino a 2 milioni, poi 7%

Human Medical Futura Filtri microorganici € 370.000 e 4% royalty

Trilling LillyMed Prodotti watergel 5% royalty

Corvas Johnson Prodotti diagnostici € 500.000 e 10% royalty Immunomedics Pharchem Diagnostica per immagini 5 milioni € upfront DDI Sea Diagnostics Test diagnostici 300.000 €upfront, poi 6%

Fischer TRC Test mammografici € 500.000/anno per tre anni

(50)

L’analisi di mercato - 2

Dall’analisi delle transazioni precedenti, che – per quanto possibile – si riferiscono alla stessa categoria di prodotti di ‘Dermapulse’, rileviamo come:

• l’intervallo di valori per le royalty sia compreso tra 4% e 10%;

• l’intervallo di valori per le upfront fees sia compreso tra 300.000 e 500.000 € in presenza di royalty, e fino a 5 milioni in assenza di royalty.

Data la capacità di PTDDS di conseguire profitti più alti della media, come dimostrato dall’analisi finanziaria, un possibile intervallo di royalties potrebbe essere compreso tra 7% e 10%, con un upfront fee di 300.000-500.000 €.

Occorre inoltre considerare che:

• l’analisi finanziaria porta a tassi più elevati, ma non è detto che essi siano accettati dal mercato;

• i valori di mercato sono sicuramente approssimati per la non completa comparabilità con la tecnologia oggetto di licenza.

(51)

Valutazione economica della tecnologia

in casi di contraffazione e contenzioso

(52)

Licensing e tutela della proprietà intellettuale

Il contratto di licensing rappresenta un investimento sia per il licenziatario che per il licenziante. Il valore di questo investimento deve essere tutelato adeguatamente, in particolare nei confronti della contraffazione.

Sotto questo profilo, la recente Direttiva Europea n.48 del 2004 consente una migliore tutela della proprietà intellettuale.

L’articolo 13 individua due approcci per la valutazione del danno tra loro alternativi:

• il primo considera tutte le ‘conseguenze economiche negative’ dell’attività illecita e quindi il mancato guadagno del titolare del diritto nonchè i benefici realizzati dall’autore della violazione;

• il secondo si basa sul royalty rate ’virtuale’ applicabile nel caso in questione, cioè sulla percentuale di royalty che sarebbe stata richiesta per concedere la licenza (‘prezzo del consenso’).

Analogamente, l’articolo 125 del Codice italiano della Proprietà Intellettuale prevede che il

“lucro cessante [sia] valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto”.

(53)

I metodi analitici: i profitti dell’ infringer

e l’analisi differenziale ( but-for )

• Il primo metodo per la determinazione del lucro cessante consiste nella esatta determinazione degli utili conseguiti dal contraffattore (infringer’s profit).

Questo è un metodo contabile, la cui difficoltà di applicazione è spesso determinata dalla mancanza di disponibilità dei dati necessari.

• Un secondo metodo analitico è dato dal lucro cessante derivante dai mancati profitti conseguiti dal proprietario, calcolati attraverso l’analisi differenziale (detta anche but-for analysis). In questo caso, i mancati profitti sono ricostruiti mettendo a confronto due situazioni, una reale (quella che si è effettivamente verificata sul mercato) ed una teorica, controfattuale, che rappresenta la situazione che si sarebbe verificata sul mercato in assenza di danno

• Questo è un metodo utile, ma che presenta molte difficoltà nel reperimento dei dati e nella corretta costruzione della situazione controfattuale. Non è pertanto sempre utilizzabile.

(54)

Il metodo sintetico: le royalties di mercato

Per le difficoltà di stima attraverso i metodi analitici, il metodo sintetico basato sul

“prezzo del consenso”, cioè sulle royalties di mercato, risulta molto importante nei casi di sfruttamento abusivo della proprietà intellettuale.

“L’autorità giudiziaria può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione”.

Il risarcimento del danno può pertanto essere stimato, per via sintetica, applicando un metodo finanziario, scontando (o capitalizzando) i flussi di royalties che l’azienda avrebbe ricevuto, per tutto il periodo in cui il danno si è effettivamente protratto.

(55)

Quantificazione del danno in caso di sfruttamento abusivo della proprietà intellettuale

Il secondo metodo è molto importante nei casi di sfruttamento abusivo della proprietà intellettuale, poiché risulta molto spesso complicato stimare il danno per via analitica.

“L’autorità giudiziaria può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione”.

Pertanto, in caso di contenzioso, un licenziante potrà dimostrare in modo inequivocabile il pregiudizio subito evidenziando il royalty rate richiesto al licenziatario.

Il contratto di licensing quindi può costituire un valido strumento anche in caso si renda necessaria una quantificazione del danno alla proprietà intellettuale.

(56)

D&P, fondata nel maggio 2004 da Maurizio Dallocchio e Luigi Prosperetti, è una società specializzata nell’offerta di servizi di analisi economica, finanziaria e quantitativa a supporto del contenzioso, giudiziario ed arbitrale, in campo civile, nonché nel corso di procedimenti antitrust e regolamentari.

Nella loro esperienza professionale, i fondatori di D&P hanno maturato notevoli competenze nella forensic economics and finance, partecipando – con memorie e testimonianze – a numerosi procedimenti, nazionali ed internazionali, assistendo tra gli altri: Aem, Allianz Subalpina, Alstom, ANIA, Arner Corporate Finance, Auchan, Berchi Group, BPU, Callia, Corio Italia, Credit Suisse, Deutsche Bank, Eds, Ing, EGL Italia, Glaxo, Hyatt, Italtel, JP Morgan, Magic, Mars, Merck, Passavant Impianti, Project Automation, Ras, Reconta Ernst & Young, Rezia Energia Italia, RFI, Rolex, Salomon Smith Barney, Seat Pagine Gialle, Sitcom, Sky Italia, Stanley International Betting, Telecom Italia, Telepiù, Tim, Unicredito Italiano, Unipol,

e collaborando con: Allen & Overy; Bonelli Erede Pappalardo; Bricola; Collodel Leone Ligi Queirolo; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Clifford Chance; De Berti Jacchia;

DLA Piper; Freshfields Bruckhaus Deringer; Frignani; Ghidini; Janni Fauda; Jaeger;

La Scala; Libonati; Magelli; Mariconda; NCTM; Norton Rose; Pavia & Ansaldo; Pavesi Gitti Verzoni; Roma Lepri; Stortoni; Tonucci; Tosato; Ughi Nunziante; VBLex.

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(57)

Via Francesco Sforza, 43 - 20122 Milano - Via dei Bossi, 6 - 20121 Milano Tel. (39) 02.55.19.60.91 - fax. (39) 02.54.13.11.35

www.dalpro.it - info@dalpro.it

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del licensing di tecnologia

DALLOCCHIO & PROSPERETTI

I profili economici

del licensing di tecnologia

Matteo Merini

Overview

Il valore di una tecnologia:

l’approccio contabile, l’approccio di mercato,

l’approccio finanziario

Come stimare il valore economico di una tecnologia?

I metodi basati sui costi (1)

 I metodi basati sui costi posseggono un limite intrinseco: il costo di una tecnologia non rappresenta il suo valore, se non esiste possibilità di trarne un reddito dal suo utilizzo.

 Quest’ultima possibilità deriva da valutazioni e prospettive di mercato, possibilità di sfruttamento commerciale della tecnologia, e non sempre è correlata ai costi sostenuti.

 In alcuni casi, è comunque possibile – sia pure con molti limiti – stimare il valore di una tecnologia a partire dal suo costo di riproduzione o di sostituzione.

I metodi basati sui costi (2)

 Per fare questo, è necessario partire dalla definizione dei costi storici sostenuti, ricordando che i costi da bilancio rappresentano una stima molto approssimata del valore della tecnologia.

 Tali costi dovrebbero, in ogni caso, essere riportati a costi correnti (considerare l’andamento dei mercati e dei prezzi), e dovrebbe essere considerata la vita utile economica (e non quella civilistica/fiscale).

 In alternativa, è possibile stimare il valore attraverso i costi necessari per ricreare, ex novo , la tecnologia.

• Questo metodo richiede tuttavia una molteplicità di informazioni sulla struttura dei mercati, come:

• l’ampiezza del mercato;

• il possibile sviluppo della tecnologia;

• I guadagni ottenibili attraverso la tecnologia;

• le strategie di business associate all’uso della tecnologia.

• Solo se è possibile conoscere nel dettaglio tali informazioni è possibile giungere ad una stima dei costi di sostituzione.

Limiti dei metodi basati sui costi

• Come si è visto, i metodi basati sui costi possiedono numerosi limiti, dal momento che non riescono a stimare l’effettivo valore della tecnologia, poiché non riescono a definire:

• l’ammontare e l’andamento dei benefici economici associati al possesso della tecnologia;

• la durata di tali benefici (vita economica residua della tecnologia);

• il livello di rischio associato al conseguimento di tali benefici.

• Tuttavia, i metodi basati sui costi possono essere un utile indicatore iniziale del valore economico (sia pure approssimato), o come metodo di controllo dopo stime effettuate con altri metodi.

• Possono essere anche utilizzati nei casi in cui l’azienda non è in grado di generare reddito futuro (liquidazione, fallimento).

I metodi basati sui flussi finanziari (1)

I metodi basati sui flussi finanziari (2)

Come stimare il valore finanziario della singola tecnologia?

I metodi basati sui valori di mercato

Come valutare una nuova tecnologia?

Quale metodo per le nuove tecnologie?

Il rischio legato ad una nuova tecnologia

’ quasi ovvio affermare che i rischi connessi alla commercializzazione di una nuova tecnologia siano molto più elevati di quelli di una tecnologia matura.

I fondamenti economici del licensing di tecnologia

Quali vantaggi economici dal licensing ?

Quali svantaggi economici dal licensing ?

Fattori che influenzano la cessione di licenze

Fattori che influenzano l’acquisizione di licenze

Il valore della licenza per il licenziatario

Il valore della licenza per il licenziante

Le royalties e il contratto di licensing

Corrispettivi per la cessione della licenza in quota fissa

Corrispettivi per la cessione della licenza in quota fissa e variabile

Corrispettivi per la cessione della licenza:

royalties

Determinazione del corretto tasso di royalties :

il metodo analitico (finanziario)

Quale forma di corrispettivo è ottimale?

Come calcolare la royalty corretta ?

I metodi per il calcolo della royalty ottimale

Un esempio di applicazione del metodo analitico, dal punto di vista del licenziante

Il valore della licenza per il licenziante (1)

Il valore della licenza per il licenziante (2)

Un esempio di applicazione del metodo

analitico, dal punto di vista del licenziante

Il valore della licenza per il licenziatario

Quale valore della licenza per il licenziatario? (2)

Conclusioni sull’applicazione del metodo analitico

• L’esempio mostra come l’applicazione, in questo caso, di una royalty pari al 10% non sia ottimale per il licenziante, che ottiene un valore netto della licenza molto più basso di quello del licenziatario.

• Potrebbe pertanto aumentare il tasso di royalty , senza che per questo il licenziatario abbia un disincentivo a concludere il contratto di licenza.

• Tuttavia, per operare correttamente in questo modo, occorrerebbe che

il licenziante conoscesse esattamente le prospettive di business del

licenziante, il che è piuttosto difficile.

Determinazione del corretto tasso di royalties : i metodi sintetici

(le transazioni comparabili, le royalties medie di settore,

la regola del 25%)

Il metodo sintetico:

le royalty di transazioni comparabili e di settore

• In alternativa al metodo analitico, o come metodo complementare nel caso venga deciso un utilizzo congiunto dei due metodi, si può utilizzare il metodo delle royalty di transazioni comparabili.

• Il tasso di royalty ottimale per il contratto di licensing di tecnologia è quello prevalente sul mercato, o che si è verificato in casi simili.

L’applicazione di questo metodo, solitamente, restituisce un valore intervallare delle royalties.

• Si ha qui la difficoltà di reperire transazioni che siano effettivamente

comparabili: vengono allora in aiuto i cosiddetti royalties books , che –

almeno per gli USA – raccolgono dati sulle royalties medie di settore.

I metodi basati sui costi posseggono un limite intrinseco: il costo di una tecnologia non rappresenta il suo valore, se non esiste possibilità di trarne un reddito dal suo utilizzo.

Quest’ultima possibilità deriva da valutazioni e prospettive di mercato, possibilità di sfruttamento commerciale della tecnologia, e non sempre è correlata ai costi sostenuti.

In alcuni casi, è comunque possibile – sia pure con molti limiti – stimare il valore di una tecnologia a partire dal suo costo di riproduzione o di sostituzione.

Per fare questo, è necessario partire dalla definizione dei costi storici sostenuti, ricordando che i costi da bilancio rappresentano una stima molto approssimata del valore della tecnologia.

Tali costi dovrebbero, in ogni caso, essere riportati a costi correnti (considerare l’andamento dei mercati e dei prezzi), e dovrebbe essere considerata la vita utile economica (e non quella civilistica/fiscale).

In alternativa, è possibile stimare il valore attraverso i costi necessari per ricreare, ex novo , la tecnologia.