Gli strumenti disponibili per contestare nomi a dominio registrati abusivamente nelle nuove estensioni generiche: le procedure ai sensi della UDRP e URS

(1)

Torino – 10 giugno 2014

Dott.ssa Daniela Gaidano

© STUDIO BARBERO 2014

STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD

Camera di Commercio di Torino Gli strumenti disponibili per

contestare nomi a dominio registrati abusivamente nelle

nuove estensioni generiche: le

procedure ai sensi della UDRP e URS

(2)

AGENDA



Introduzione sulle procedure UDRP e URS



Requisiti sostanziali delle due procedure



Tempistiche e fasi delle procedure



Esame di alcuni casi decisi recentemente

(3)

 Introduzione sulle procedure UDRP e URS

(4)

La Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)

 La Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) è stata adottata il 24 ottobre 1999 dall’ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ed è in vigore dal 1° dicembre 1999

 La procedura ai sensi della UDRP costituisce uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia di nomi a dominio registrati e usati in malafede.

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La Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)

 Applicabile inizialmente ai Top Level Domains generici (ad es., .com, .net, .org, .biz, .info, .name) è stata in seguito adottata - in alcuni casi, con lievi variazioni - anche da numerosi ccTLDs.

(6)

 .ac (Ascension Island)

 .AE, تاراما. (United Arab Emirates)

 .ag (Antigua & Barbuda)

 .am (Armenia)

 .ao (Angola)

 .as (American Samoa)

 .au (Australia)

 .bm (Bermuda)

 .bo (Bolivia)

 .br (Brazil)

 .bs (Bahamas)

 .bz (Belize)

 .cc (Cocos Islands)

 .cd (Democratic Rep. of the Congo)

 .ch (Switzerland)

 .co (Colombia)

 .cr (Costa Rica)

 .cy (Cyprus)

 .dj (Djibouti)

 .do (Domenican Republic)

 .ec (Ecuador)

 .es (Spain)

 .fj (Fiji)

 .fm (Micronesia)

 .fr (France)

 .gd (Grenada)

 .pn (Pitcairn Island)

 .pr (Puerto Rico)

 .pw (Palau)

 .qa, رطق. (Qatar) .re (Reunion Island)

 .ro (Romania)

 .sc (Seychelles)

 .sh (St. Helena)

 .sl (Sierra Leone)

 .so (Somalia)

 .tj (Tajikistan)

 .tk (Tokelau)

 .tm (Turkmenistan)

 .tt (Trinidad and Tobago)

 .tv (Tuvalu)

 .tz (Tanzania)

 .ug (Uganda)

 .ve (Venezuela)

 .vg (Virgin Islands (British))

 .ws (Western Samoa)

 .gt (Guatemala)

 .hn (Honduras)

 .ie (Ireland)

 .io (British Indian Ocean Territory)

 .ir (Islamic Republic of Iran)

 .ki (Kiribati)

 .ky (Cayman Islands)

 .la (Lao People’s D.R.)

 .lc (Saint Lucia)

 .li (Liechtenstein)

 .ma (Morocco)

 .md (Rep. Of Moldova)

 .me (Montenegro)

 .ml (Mali)

 .mp (Commonw. Northern Mariana Islands)

 .mw (Malawi)

 .mx (Mexico)

 .na (Namibia)

 .nl (The Netherlands)

 .nr (Nauru)

 .nu (Niue)

 .pa (Panama)

 .pe (Peru)

 .ph (Philippines)

 .pk (Pakistan)

 .pl (Poland)

UDRP nei ccTLDs

(7)

La Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)

 Si applica oggi a tutti i nuovi Top Level Domains generici

(8)

La Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)

 Nello specifico, tale Policy deve essere adottata obbligatoriamente da tutti i Registrar accreditati presso l’ICANN ed è incorporata in ogni contratto di registrazione tra i Registrar e i Registranti dei nomi a dominio.

 Finalizzando la registrazione di un nome a dominio, il Registrante accetta pertanto di sottostare alle clausole di tale Policy.

(9)

La Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)

(10)

La Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)

https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en

(11)

 Attraverso la procedura UDRP, possono essere ottenuti i seguenti provvedimenti in relazione a registrazioni abusive di nomi a dominio:

 Cancellazione

 Trasferimento

Provvedimenti ottenibili attraverso

la procedura UDRP

(12)

 World Intellectual Property Organization (WIPO), (dal 1° dicembre 1999), Ginevra, Svizzera

risoluzione delle dispute ai sensi

della UDRP

(13)

 National Arbitration Forum (NAF), (dal 23 dicembre 1999), Minneapolis, Stati Uniti

Prestatori del servizio di

risoluzione delle dispute ai sensi

della UDRP

(14)

 Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) (dal 28 febbraio 2002)

risoluzione delle dispute ai sensi

della UDRP

(15)

 Corte Arbitrale Ceca (CAC) (da gennaio 2008)

Prestatori del servizio di

risoluzione delle dispute ai sensi

della UDRP

(16)

Uniform Rapid Suspension System (URS)

 La Uniform Rapid Suspension System (URS) è una procedura adottata dall’ICANN in vista del lancio dei nuovi Top Level Domains, al fine di fornire uno strumento di protezione dei diritti complementare alla UDRP mirato a risolvere casi evidenti di registrazioni abusive attraverso una procedura ancora più veloce e dai costi inferiori.

 Si applica a tutti i nuovi Top Level Domains generici, in quanto è incorporata nei contratti stipulati dall’ICANN con i singoli Registri e con i Registrar e da questi con i singoli Registranti.

(17)

Uniform Rapid Suspension System

(URS)

(18)

 Attraverso la procedura URS, può essere ottenuta soltanto la sospensione di nomi a dominio registrati abusivamente per tutta la durata della registrazione, eventualmente estendibile di un anno pagando il relativo costo.

 Il nome a dominio sospeso non reindirizzerà più sul sito originario, bensì su una web notice ove viene indicato che il dominio è sospeso a seguito di una procedura URS.

Provvedimento ottenibile

attraverso la procedura URS

(19)

(20)

 National Arbitration Forum (NAF)

risoluzione delle dispute ai sensi

della URS

(21)

 Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

(ADNDRC), Beijing/Seoul/Hong Kong/Kuala Lumpur

Prestatori del servizio di

risoluzione delle dispute ai sensi

della URS

(22)

 Requisiti sostanziali delle due

procedure

(23)

 Ai sensi dell’art. 4(a) della Policy, occorre provare i seguenti requisiti cumulativi:

 (i) il nome a dominio contestato è identico o confondibile con un marchio del ricorrente;

 (ii) il registrante non ha diritti o legittimi interessi in relazione al nome a dominio contestato; e

 (iii) il nome a dominio contestato è stato registrato ed è utilizzato in mala fede.

UDRP

(24)

 Si ritiene sufficiente provare la titolarità di un marchio registrato, in qualsiasi giurisdizione, per qualsiasi prodotto o servizio ed a prescindere dalla data di registrazione dello stesso.

 E’ possibile azionare anche un marchio non registrato, purché si fornisca prova del carattere distintivo acquisito dal segno.

 Non viene richiesta la prova dell’uso del marchio

UDRP – Requisito ex 4(a)(i) della

Policy

(25)

 La comparazione tra il nome a dominio contestato ed il marchio è essenzialmente visiva o fonetica, escludendo i termini generici o descrittivi non distintivi contenuti nel nome a dominio ed il Top Level Domain (salvo contribuisca esso stesso a comporre il marchio riprodotto nel nome a dominio).

 Il marchio deve essere riconoscibile di per sé nel nome a dominio contestato.

 Possibile azionare anche un marchio figurativo, purché la parte distintiva del marchio non sia proprio la figura e/ovvero la parte denominativa non sia proteggibile come marchio (ad es, oggetto di disclaimer).

UDRP – Requisito ex 4(a)(i) della

Policy

(26)



Il ricorrente deve provare che:

 (i) il registrante non ha utilizzato, nè si è preparato ad usare, il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente in relazione ad un’offerta in buona fede di beni o servizi;

 (ii) il registrante non è comunemente conosciuto con il nome a dominio (o un nome ad esso corrispondente);

 (iii) il registrante non sta facendo un uso non commerciale o consentito del nome a dominio senza l’intento di sviare i consumatori o causare pregiudizio al marchio.

UDRP – Requisito ex 4(a)(ii) della

Policy

(27)



Per provare la malafede, il ricorrente può dimostrare l’esistenza delle seguenti circostanze (elenco non esaustivo):

 (i) il registrante ha registrato il nome a dominio con lo scopo primario di trasferirlo al ricorrente o a un suo concorrente dietro un corrispettivo superiore ai meri

out-of-pocket costs

;

 (ii) il registrante ha registrato il nome a dominio per impedire al titolare di riflettere il proprio marchio nel dominio corrispondente ed ha reiterato la sua condotta attraverso ulteriori registrazioni di nomi a dominio;

UDRP – Requisito ex 4(a)(iii) della

Policy

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 (iii) il registrante ha registrato il nome a dominio con lo scopo primario di danneggiare l’attività di un concorrente;

 (iv) attraverso l’uso del nome a dominio, il registrante ha intenzionalmente tentato di attrarre, per un vantaggio economico, utenti di Internet sul proprio o altro sito Internet, generando una probabilità di confusione con il marchio del ricorrente in ordine alla fonte, sponsorizzazione, affiliazione o approvazione del sito o di un prodotto o servizio presente su di esso.

UDRP – Requisito ex 4(a)(iii) della

Policy

(29)

 Ai sensi dell’art. 1.2.6 della Procedura, occorre provare i seguenti requisiti cumulativi:

 (i) il nome a dominio contestato è identico o confondibile con un marchio del ricorrente;

 (ii) il registrante non ha un diritto o legittimo interesse in relazione al nome a dominio contestato; e

 (iii) il nome a dominio contestato è stato registrato ed è utilizzato in mala fede.

URS

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 Il marchio azionato deve essere denominativo.

 Può essere un marchio registrato, a livello nazionale o regionale, o ritenuto valido a seguito di un procedimento legale o tutelato in forza di una legge o un trattato in vigore al momento del deposito del reclamo.

 E’ richiesta la prova dell’uso del marchio azionato, che può essere fornita i) mediante produzione della prova d’uso validata dalla Trademark Clearinghouse ovvero ii) allegandola direttamente al reclamo.

URS – Requisito ex 1.2.6.1 della

Procedura

(31)

 Requisiti dell’assenza del legittimo interesse e della malafede all’atto della registrazione e nell’uso: del tutto simili alla UDRP.

URS – Requisito ex 1.2.6.2 e

1.2.6.3 della Procedura

(32)

Onere della prova



Il ricorrente dovrà fornire, ai sensi dell’art. 8.2, prove chiare e convincenti delle sue allegazioni, in quanto la procedura URS è destinata soltanto a risolvere casi di evidente violazione di marchi.

(33)

 Tempistiche e fasi delle procedure

(34)

UDRP

Il ricorrente presenta il ricorso presso un prestatore del servizio (RSP);

in 5-10 giorni

RSP lo notifica al titolare del DN invitandolo a presentare una replica;

entro 20 giorni

Il resistente presenta la replica (ma decorso il termine previsto si procede comunque in “default”);

in 5-10 giorni

RSP nomina l’arbitro traendo i nomi dall’elenco;

entro 14 giorni

l’arbitro decide la controversia.

In assenza di ricorsi alla magistratura ordinaria entro 10 giorni, il

Registrar attua la decisione cancellando o trasferendo direttamente il DN in capo al titolare del marchio

TEMPO TOTALE MEDIO = 50 – 70 GIORNI

(35)

UDRP - Lingua della procedura



La lingua della procedura è quella del contratto di registrazione del nome a dominio contestato, salvo diverso accordo tra le parti ovvero richiesta motivata del ricorrente di condurla in una lingua differente.

(36)

UDRP – Abuso della procedura



Possibile pronuncia di

Reverse Domain

Name Hijacking

in caso di abuso della procedura attraverso la presentazione di un complaint in malafede.

(37)

URS

Il ricorrente presenta il ricorso presso un prestatore del servizio di risoluzione delle dispute (RSP);

in 2-3 giorni

RSP lo notifica al titolare del DN invitandolo a presentare una replica;

entro 14 giorni

Il resistente presenta la replica (ma decorso il termine previsto si procede comunque in “default”);

RSP nomina immediatamente l’arbitro traendo i nomi dall’elenco;

entro 3 giorni

l’arbitro decide la controversia.

Non appena ricevuta la decisione, RSP la comunica al Registrar, il quale la attua sospendendo il nome a dominio per la durata della registrazione

TEMPO TOTALE MEDIO = 7-20 GIORNI

(38)

URS



Il resistente:



i) ha la facoltà di depositare la risposta comunque dopo il termine di 14 giorni e prima che venga resa la decisione in contumacia (Default determination) o entro 30 giorni dalla data della stessa, senza sostenere tasse aggiuntive;

(39)

URS



ii) entro il termine per il deposito della risposta o entro 30 giorni dalla Default Determination può richiedere al provider una breve estensione temporale, di massimo 7 giorni, per depositare la propria risposta;



iii) dietro pagamento di una tassa aggiuntiva non rimborsabile, può richiedere il riesame del caso depositando la risposta entro 6 mesi dalla data della notifica del Default;

(40)

URS



^iv) potrà inoltre richiedere, entro 6 mesi dalla

notifica del Default, un’estensione di ulteriori 6

mesi per la presentazione della risposta. In tal

caso, verrà nelle more ripristinato il

reindirizzamento originario del nome a

dominio.

(41)

URS – Response fee



Il resistente, nel caso in cui il reclamo sia relativo a 15 o più nomi a dominio registrati a suo nome, dovrà pagare una “response fee” (il cui ammontare non potrà essere superiore alla tassa applicata al ricorrente), che sarà rimborsata alla parte che prevarrà nella procedura.

(42)

URS - Appello



La decisione è appellabile entro 14 giorni dalla parte soccombente e non preclude il ricorso alla UDRP o l’avvio di un procedimento legale.

(43)

URS – Lingua della procedura



Il ricorso va presentato in inglese. La notifica del ricorso viene effettuata in inglese e nella lingua del Paese in cui è basato il registrante. La risposta può essere presentata in inglese o nella seconda lingua utilizzata per la notifica.

(44)

URS – Abuso della procedura



Nel caso in cui un ricorrente presenti 2 reclami ritenuti abusivi, non potrà utilizzare la URS per 1 anno.



Qualora un ricorrente presenti 2 reclami in relazione ai quali venga dichiarato che contengono allegazioni deliberatamente false, non potrà più utilizzare la URS in futuro.

(45)

URS – Abuso della procedura



Un reclamo è considerato abusivo quando:

 è stato presentato unicamente al fine di nuocere o ritardare gli affari altrui; o

 le domande del ricorrente non sono meritevoli

di accoglimento ai sensi di alcuna legge

esistente o secondo gli standard della URS o le

asserzioni fattuali del ricorrente non sono

supportate da idonee prove.

(46)

 Esame di alcuni casi decisi

recentemente

(47)

Canyon Bicycles GmbH v. Domains By Proxy, LLC / Rob van Eck

WIPO Case No. D2014-0206

(48)

By Proxy, LLC / Rob van Eck WIPO Case No. D2014-0206



Nome a dominio contestato: <canyon.bike>



Procedura: UDRP



L’arbitro ha sottolineato che, alla luce del lancio dei nuovi Top Level Domains, gli arbitri potrebbero ritenere rilevante, ai fini della valutazione dell’identità o confondibilità tra marchio e nome a dominio, considerare anche il Top Level Domain.



Tuttavia, nel caso di specie non ha ritenuto necessario tenerne conto, ritenendo sufficiente l’identità tra il marchio azionato e il nome a dominio di secondo livello.

(49)

Alibaba Group Holding Limited v.

Tian Shuping, HKS-1400002



Nomi a dominio contestati:

<alipay.technology> <taobao.technology>,

<alibaba.technology>



Procedura: URS



L’arbitro ha ritenuto che il Top Level Domain fosse descrittivo e non distintivo:



“The domain names comprise the Complainant's well-known trademarks together with the descriptive gTLD .technology, which does nothing to distinguish the domain names from the Complainant's distinctive marks.

The Examiner finds each of the domain names to be confusingly similar to the Complainant's corresponding mark”.

(50)

Alibaba Group Holding Limited v.

Tian Shuping, HKS-1400002

(51)

H-D U.S.A., LLC v. norman

galarneau, NAF Claim Number:

FA1403001547561



Nome a dominio contestato: <h-d.bike>



Procedura: UDRP



L’arbitro ha ritenuto che il Top Level Domain fosse non distintivo o al più descrittivo dei beni venduti con il marchio azionato H-D: “The Panel finds that the disputed domain name is legally identical to Complainant’s trademark because it simply takes the trademark and merely adds the gTLD,

“.bike”, which can be viewed as either wholly non-distinctive (…) or as purely descriptive of the goods sold by reference to the trademark”

(52)

galarneau, NAF Claim Number:

FA1403001547561

(53)

Michael Page Recruitment Group LTD v. Tassanee Atsawasakundee, HKS-1400001



Nome a dominio contestato:

<michaelpage.careers>



Procedura: URS



L’arbitro ha ritenuto che il Top Level Domain .careers aumentasse la confondibilità e costituisse elemento a prova della malafede:

 “the addition in a domain name of a generic word after a trademark makes the domain name confusingly similar to the trademark, especially where, as in the present case, the generic word is a description of the field in which the trademark owner conducts its business (…) Respondent could have no rights or legitimate interests in the domain name as it has chosen to take a prominent name and trademark without permission, use it in a domain name in the .careers gTLD, raising the inference that it is an official domain name of the Complainant that will lead to an official website of the Complainant”.

(54)

NAF Claim Number:

FA1404001553753



Nome a dominio contestato: <josephabboud.clothing>



Procedura: URS



Anche in questo caso, l’arbitro ha ritenuto che la registrazione del marchio nel Top Level Domain .clothing aumentasse il rischio di confusione e costituisse elemento utile a dimostrare la malafede del registrante:



“The generic word “clothing” which serves as a gtld does not distinguish the Domain Name. Moreover, it rather increases risk of confusion - Complainant's trademarks were registered in connection with clothing. (…) Moreover, the Respondent’s registration and unfair use of

<josephabboud.clothing> prevents the Complainant from using its exact mark on the Internet with the gtld that describes the Complainant’s main area of business activity”.

(55)

International Business Machines Corporation v. Denis Antipov, NAF Claim Number: FA1402001542313



Nomi a dominio contestati:

<ibm.guru>,<ibm.ventures>



Procedura: URS



L’iscrizione del marchio alla TMCH e la conseguente notifica inviata al registrante sono state ritenute elementi utili per dimostrare la malafede all’atto della registrazione:



“Respondent registered the disputed domain name (…) despite receiving notification that the domain names match a mark registered with the Trademark Clearinghouse. The Respondent is required to have clicked on the GoDaddy notice (…) when presented with the Trademark Claims Notice to complete registration of the name. Respondent at the time of registration of the disputed domain names knew of the existence of the Complainant's trademarks.

(56)

Esempio di Trademark Notice

(57)

Deutsche Lufthansa AG v.

Keelakarai.com, NAF Claim Number: FA1403001549329



<lufthansa.careers>



Procedura: URS



L’offerta in vendita del nome a dominio e la registrazione dello stesso nonostante la ricezione della notifica dalla TMCH sono state ritenute elementi a prova della malafede:



“The link to the Registrar's buy service indicates that Respondent's purpose in registering the domain name on March 5, 2014 was to sell it. Since Respondent was alerted to the existence of Complainant's mark in the TMCH as part of the registration process and proceeded to register the domain name nevertheless, the inference that Respondent's purpose was to sell the domain name to Complainant at a profit is compelling”.

(58)

Company LLC v. Simon Nissim, WIPO Case No. D2014-0393



Nome a dominio contestato: <lohemanns.clothing>



Procedura: UDRP



Analogamente ad altri casi sopra citati, l’arbitro ha ritenuto che:

 “the adoption of the present gTLD “.clothing” is particularly apt to increase the risk of confusion as the Complainant’s trademark is registered and used in connection with such goods. (…) since the disputed domain name was registered during the trademark claims period for the gTLD “.clothing” and (…) the Complainant’s trademark was entered into the Trademark Clearinghouse prior to the registration of the disputed domain name, the Respondent must have been provided with a trademark claims notice of the Complainant’s rights in the trademark LOEHMANN’S. Therefore, the Respondent was clearly made aware of the Complainant’s trademark at least at the time of the registration of the disputed domain name. However, it should be made clear that having a mark in such Clearinghouse is by no means a pre-requisite to establishing knowledge by a registrant of a trademark owner’s rights”.

(59)

Hultafors Group AB v. my domain limited, WIPO Case No. D2014-

0597



Nome a dominio contestato: <

snickers.clothing

^>



Procedura: UDRP



L’arbitro ha considerato rilevante il Top Level Domain nella valutazione della confondibilità:

 “This Panel is inclined to consider the new gTLD in the assessment of confusing similarity in the circumstances of this proceeding. The Panel takes administrative notice that the term "Snickers" also identifies one of the best-selling and best-known candy bars in the world. Complainant owns concurrent rights in the SNICKERS trademark for use in connection with its promotion and sale of clothing and related items. (…) the Panel considers that confusing similarity between Complainant's trademark and the disputed domain name is heightened when the new gTLD is included in the assessment. (…) the Panel does not consider it necessary to refuse attention to new gTLDs in assessing identity or confusing similarity”.

(60)

Guliev, NAF Claim Number:

FA1405001559476



<staralliance.center>



Procedura: URS

 Nome a dominio non utilizzato attivamente (passive holding), ma ritenuti provati i requisiti della procedura:

 “Even though the Respondent has defaulted, URS Procedure 1.2.6, requires Complainant to

make a prima facie case, proven by clear and convincing evidence, for each of the following three elements to obtain an order that a domain

name should be suspended”.

(61)

Conclusioni (1)



Nonostante l’introduzione della procedura URS, più economica e teoricamente rapida della UDRP, la procedura UDRP resta un valido strumento alternativo di risoluzione delle dispute nei casi di registrazioni abusive di nomi a dominio nei nuovi Top Level Domains generici, in quanto permette di ottenere il trasferimento e non solo la sospensione del nome a dominio e, considerando le richieste di estensione concesse al resistente nella URS, è possibile che vengano ottenuti effetti definitivi e l’implementazione della decisione in un tempo inferiore.

(62)

Conclusioni (2)



L’iscrizione di un marchio alla TMCH con il deposito delle relative prove d’uso, sebbene non sia un requisito necessario delle procedure UDRP e URS, può essere utile a dimostrare i) l’uso del marchio, richiesto nella URS, e, ii) laddove il nome a dominio sia stato registrato durante il Trademark Claims period, la conoscenza del marchio da parte del registrante all’atto della registrazione, in virtù delle notifiche inviate dalla TMCH circa la corrispondenza del nome a dominio richiesto con il marchio stesso.

(63)

Conclusioni (3)



E’ bene presentare i ricorsi UDRP e URS solo dopo avere acquisito tutti gli elementi atti a provare i requisiti richiesti dalle due procedure, al fine di evitare pronunce sfavorevoli o di abuso della procedura.

(64)

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