Se l’Italia dovesse o non dovesse partecipare al Brevetto unitario: quali diverse opportunità per le PMI?

(1)

13 maggio 2014

SEMINARI

¹

Se l’Italia dovesse o non dovesse partecipare al brevetto unitario:

quali diverse opportunità per le PMI?

Paolo Giuseppe Rambelli, Presidente Collegio Italiano

dei Consulenti in Proprietà Industriale

(2)

13 maggio 2014

Situazione attuale – Brevetto Europeo

²

Domanda di brevetto europeo: 38 Stati

Procedura di esame

Concessione del brevetto europeo

(testo pubblicato in lingua ufficiale + traduzione rivendicazioni nelle tre lingue ufficiali)

GB DE FR ES IT ecc. (fino a 38)

(3)

13 maggio 2014

Accordo di Londra (2008)

³

Stati aderenti: 20/38 Stati non aderenti: 18/38

Traduzione completa

Italia, Spagna, Turchia, Polonia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Grecia, Repubblica Ceca, Estonia, Portogallo, Romania, Slovacchia

Stati aderenti con lingua ufficiale in

comune con lingue ufficiali dell’EPO: nessuna traduzione richiesta

Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Principato di Monaco, Svizzera

Stati aderenti senza lingua ufficiale

In comune con lingue ufficiali EPO: traduzione delle sole rivendicazioni in lingua nazionale

(Croazia, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Islanda, Paesi Bassi,

Svezia, Lettonia, Lituania, Slovenia)

(4)

13 maggio 2014

Situazione UP/UPC

⁴

Coesistenza di:

- brevetti nazionali - brevetti europei

- brevetti europei con EFFETTO UNITARIO

(5)

13 maggio 2014

Situazione UP/UPC

⁵

Domanda di brevetto europeo: 38 Stati

Procedura di esame

Concessione del brevetto europeo

Richiesta di EFFETTO UNITARIO

Brevetto europeo con

EFFETTO UNITARIO (13-25 Stati)

?

IT ES HR

CH

NO

TR ecc.

Stati non partecipanti Stati non UE

(6)

13 maggio 2014

Situazione UP/UPC

⁶

Regime delle traduzioni per BE/EU

 Solo nel periodo transitorio (6-12 anni) è richiesta una traduzione in inglese o (se il brevetto è già in inglese) in una lingua di uno Stato UE (per esempio: italiano, spagnolo, ecc.)

 Tale traduzione è priva di valore giuridico

 Traduzione in lingua nazionale (a cura del titolare) richiesta in caso di controversia giudiziaria (Art. 4, Regolamento (UE) n.

1260/2012)

(7)

13 maggio 2014

Situazione UP/UPC

⁷

L’utilizzo della protezione BE/EU è aperto a tutti,

indipendentemente dalla partecipazione alla

cooperazione rafforzata (considerando n. 4,

Regolamento (UE) n. 1257/2012)

(8)

13 maggio 2014 Schema di Compensazione (Art. 5 Regolamento 1260/2012) ⁸

Beneficiari:

 Titolari di brevetto europeo con effetto unitario con residenza o sede commerciale principale in uno Stato UE (indipendentemente dalla partecipazione al Regolamento)

 Piccole e medie imprese (secondo Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361, 6 maggio 2003):

impiegati < 250 e fatturato < € 50 M e/o totale di bilancio annuale < € 43 M

< 25% del capitale di proprietà di altre società (non SME)

 Persone fisiche

 Organizzazioni no profit, Università, organizzazioni pubbliche

di ricerca

(9)

13 maggio 2014 Schema di Compensazione (Art. 5 Regolamento 1260/2012) ⁹

Requisiti:

 Domanda di BE depositata in lingua nazionale ≠ da lingua ufficiale EPO

 Richiesta di effetto unitario dopo concessione (un mese) e richiesta di compensazione

 Dichiarazione di status PMI

Beneficio:

 Non ancora definito, ma:

 compreso tra: € 151 = (20 p. x € 35/p) - € 549 (30% tassa deposito ed esame)

e

€ 951 = (20 p. x € 75/p) - € 549 (idem)

(10)

13 maggio 2014

Tabelle costi (€)

¹⁰

Brevetto europeo (25 paesi)

Brevetto europeo con effetto unitario

(25 paesi)

Costi di procedura* 4045 4045

Costi di convalida

Traduzione 20145 2380

(680 dopo periodo transitorio)

Agenti locali 5250 0

Tasse locali nazionali 2680 0

Totale costi di convalida 28075 2380 (680)

Costi totali 32120 6425 (4725)

* Tasse di mantenimento per la domanda di BE escluse

(11)

13 maggio 2014

Confronto costi di traduzione (€)

¹¹

Brevetto europeo* convalidato in tutti gli Stati UE vs.

Brevetto europeo* con effetto unitario

*

Brevetto europeo medio (15 pagine descrizione, 4 pagine rivendicazioni, 1 pagina disegni: € 85/p)

 descrizione

 rivendicazioni

 rivendicazioni DE, FR

~ 2% di tutti i brevetti europei concessi

N.B.: informazioni estratte da Hoffmann • Eitle BE

0 5000 10000 15000 20000 25000

EP/UE + Convalide Nazionali

(12)

13 maggio 2014

Confronto costi di traduzione (€)

¹²

Brevetto europeo* convalidato nei cinque Stati più designati (Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna)

vs.

* Brevetto europeo medio

 Descrizione e rivendicazioni

 rivendicazioni DE, FR

0 1000 2000 3000 4000 5000

BE/UE + Italia, Spagna

(13)

13 maggio 2014

Confronto costi di traduzione (€)

¹³

Brevetto europeo* convalidato nei tre Stati più designati (Germania, Francia, Gran Bretagna)

vs.

*

Brevetto europeo medio

 Descrizione

 rivendicazioni

0 500 1000 1500 2000 2500

BE/UE

(14)

13 maggio 2014

Vantaggi della protezione BE/EU

¹⁴

 Sostanziale riduzione dei costi di convalida rispetto a BE a parità di copertura territoriale (25 Stati)

 L’ampia copertura territoriale rende più efficace la lotta alla contraffazione, facilitando il sequestro dei beni alle dogane dei paesi frontiera con Stati extra- UE (Regolamento (EC) 1383/2003)

 Una singola tassa annuale semplificazione e

minori costi di mantenimento (5-6 Stati)

(15)

13 maggio 2014

Vantaggi della protezione BE/EU

¹⁵

 Minori costi di trascrizione (cessione)

 Incentivo all’innovazione: la possibile riduzione dei

costi può comportare un incremento della

brevettazione

(16)

Domande BE dirette e PCT depositate nel 2012 e 2013

13 maggio 2014

Vantaggi della protezione BE/EU

¹⁶

(17)

Dati di deposito (Riassunto)

Totale domande BE dirette e PCT (2013):

• da titolari extra-EPC:

• da titolari stati EPC:

265.690

171.785 (64.7%) 93.905 (35.3%)

147.449

74.449 73.420

13 maggio 2014

Vantaggi della protezione BE/EU

¹⁷

Totale domande BE dirette e PCT entrate in fase europea (2013):

• da titolari extra-EPC:

• da titolari stati EPC:

(18)

Categorie di richiedenti

13 maggio 2014

Vantaggi della protezione BE/EU

” 18

(19)

Domande di BE per milione di abitanti

13 maggio 2014

Vantaggi della protezione BE/EU

¹⁹

(20)

Top 10 richiedenti 2013

13 maggio 2014

Vantaggi della protezione BE/EU

²⁰

(21)

I maggiori richiedenti di BE in Germania

13 maggio 2014

Vantaggi della protezione BE/EU

²¹

(22)

13 maggio 2014

Vantaggi della protezione BE/EU

²²

(23)

Brevetti Europei Concessi (2013):

Andamento Brevetti Europei Concessi (2009-2013):

Titolari extra-EPC (2013):

Titolari stati EPC (2013):

Titolari Italiani (2013):

66712

52446 →66712 33104

33608 2352

13 maggio 2014

Vantaggi della protezione BE/EU

²³

Convalida in Italia di BE: il 45% dei BE concessi

(24)

Considerazioni

• I principali beneficiari del BE/EU sono le grandi imprese

• Il successo del BE/EU (copertura dell’Italia dall’attuale 45% fino al 100%) comporterà un raddoppio della pressione brevettuale da titolari esteri sull’Italia

• Un incremento della brevettazione europea da parte delle PMI (a seguito della implementazione del BE/EU) è ipotesi a lungo termine, principalmente legato all’effettivo interesse sull’ampia copertura territoriale e all’importo delle tasse di mantenimento

13 maggio 2014

Vantaggi della protezione BE/EU

²⁴

(25)

13 maggio 2014

Svantaggi potenziali della protezione BE/EU

²⁵

o Costi (vedasi discussione precedente)

o Maggiori costi per i terzi per eventuali traduzioni e pareri

o Ridotta flessibilità

Art. 3(2), secondo paragrafo, Regolamento (UE) n. 1257/2012

Il BE/EU può essere limitato, trasferito o revocato

unicamente in relazione a tutti gli Stati partecipanti

(26)

13 maggio 2014

Svantaggi potenziali della protezione BE/EU

²⁶

o Revoca centralizzata: «All eggs in one basket»

(obbligo di adire il Tribunale Unificato)

o Limitazione possibile solo per tutti gli Stati partecipanti

o Rischi relativi all’esistenza di eventuali diritti anteriori nazionali invalidanti

o Estinzione per tutti gli Stati partecipanti; il titolare

non può lasciar decadere il BE/EU negli Stati

partecipanti per i quali ha perso interesse

commerciale

(27)

13 maggio 2014

Svantaggi potenziali della protezione BE/EU

²⁷

o Cessione solo per tutti gli Stati partecipanti, ma licenza possibile solo per alcuni Stati

o Protezione indebolita per i danni generati da contraffazione da parte di piccole entità, in caso di contraffazione inconsapevole (per assenza di traduzione) (Art. 4(4), Regolamento (UE) n.

1260/2012)

(28)

13 maggio 2014 Strategie di deposito per le imprese italiane per l’ottenimento di BE/EU

28

Ipotesi di non partecipazione dell’Italia Tipologia di impresa:

• Imprese di tipo A (brevettualmente evolute)

• Imprese di tipo B (brevettualmente non evolute)

(29)

29

Imprese di tipo A: grande impresa o PMI

● Esercita una politica brevettuale «aggressiva» (e.g.

deposita brevetti non solo per i propri prodotti innovativi commercializzati, ma anche per soluzioni che non intende attuare, utili a mantenere i competitori lontani dal suo core business)

● Eventualmente dispone di personale addetto ai brevetti (ufficio brevetti interno)

● Conosce a fondo lo stato della tecnica (brevettuale), relativo al suo core business

● Effettua un monitoraggio costante dei brevetti dei competitori

● Necessita di un’ampia copertura territoriale

(30)

30

● E’ pronta a sostenere spese legali per la difesa dei propri brevetti

L’impresa di tipo A è quella che più beneficia del sistema BE/EU e UPC.

Strategia di deposito:

● Primo deposito (priorità): brevetto europeo (eventualmente direttamente in lingua della CBE)

● Secondo deposito BE e/o Stati extra-europei entro l’anno di priorità (se l’esito di ricerca è positivo), oppure deposito PCT

(31)

31

In caso di mancata partecipazione dell’Italia, quest’impresa dovrà comunque convalidare in Italia e mantenere in Italia il BE concesso a fianco del BE/EU con aggravio (non rilevante) di costi

Il testo di traduzione in IT per la convalida in Italia può comunque essere utilizzato nel periodo transitorio come seconda lingua BE/UE

(32)

32

Imprese di tipo B: PMI

● Deposita saltuariamente BE solo in relazione a nuovi prodotti (core business) o a perfezionamenti rilevanti di prodotti commercializzati

● Non attua una politica per brevetti di sbarramento

● Si affida ad un consulente in PI esterno

● Il rapporto di ricerca sull’invenzione può essere una sorpresa negativa

● Può necessitare o no di un’ampia copertura territoriale

(33)

33

Per quest’impresa, l’eventuale non partecipazione dell’Italia al BE/EU non comporta un aggravio di costi

Strategia di deposito:

● Primo deposito (priorità): domanda di brevetto italiano (costo ridotto rispetto a BE, rapporto di ricerca europeo ~ gratuito)

● Secondo deposito: BE e/o Stati extra-europei entro l’anno di priorità (se l’esito di ricerca è positivo), oppure deposito PCT

● Deposito BE in lingua italiana con traduzione in lingua della CBE con riduzione del 30% delle tasse di deposito e di esame (PMI)

(34)

34

● Rimborso parziale o totale delle tasse di ricerca (€

1285,00) in vista della ricerca già effettuata per la domanda italiana

● In caso di richiesta di BE/EU, accesso alla compensazione dei costi di traduzione

● La domanda di brevetto italiano può essere mantenuta in vigore anche post concessione del BE o BE/EU, senza necessità di convalida in Italia del BE (in caso di BE/EU)

● Unico aggravio: tasse di mantenimento da pagare per la domanda italiana o eventualmente per il BE convalidato in Italia

(35)

Grazie per l’attenzione!

Paolo Giuseppe Rambelli (prambelli@jacobacci.com)

13 maggio 2014

Seminari

³⁵