La tutela del marchio internazionale ai sensi dell‘Accordo e Protocollo di Madrid
Panoramica generale del sistema di Madrid
Torino, Italia
26 Settembre 2013
Carlos Espinoza, Program assistant, Quality and Planning Section,
Madrid Registry, Brand and Design Sector, World Intellectual Property Organization (WIPO)
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Registrazione Internazionale: Accordo
e Protocollo di Madrid
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Percorsi per proteggere un Percorsi per proteggere un
marchio marchio
Il percorso nazionale: domanda di deposito presso ogni singolo Ufficio Nazionale Marchi – Protezione Nazionale Il percorso regionale: domanda di deposito presso un Ufficio Regionale con effetto di protezione del marchio nei territori degli Stati membri (ARIPO, Ufficio Marchi del Benelux, l'UAMI e OAPI) – Protezione Regionale
Il percorso internazionale: domanda di deposito presso l’OMPI con effetto di protezione del marchio nei territori degli Stati membri – Protezione Internazionale
Il percorso nazionale
Il percorso internazionale
OMPI
Sportello unico
Vantaggi del Sistema di Madrid
Un solo modulo nella presentazione della domanda di registrazione internazionale in una sola lingua
Pagamento delle tasse in
una sola moneta
Garante dei dati contenuti nella domanda internazionale
Il sistema di Madrid offre la possibilità di registrare il proprio
marchio in 91 Paesi diversi con un minimo di formalità
Un numero Internazionale di registrazione
Una unica data di scadenza del marchio
Una sola domanda di trasmissione per tutte le Parti Contraenti Designate
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Il Sistema di Madrid può
essere utilizzato da un solo richiedente che sia membro del Sistema di Madrid
per designare gli altri membri del Sistema di Madrid che siano legati dallo stesso Trattato, Accordo o Protocollo di Madrid
Principi fondamentali
Principi fondamentali
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L’obiettivo del Sistema di Madrid
Un sistema semplice, a basso costo ed efficace per facilitare la protezione del marchio nei mercati di
esportazione attraverso:
una domanda di deposito e di una procedura
centralizzata della registrazione dagli effetti in uno o più territori vincolati dal sistema
una procedura centralizzata nel mantenere e
gestire una registrazione internazionale con
effetto in tutti i territori interessati
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Ulteriori vantaggi del Sistema di Madrid Ulteriori vantaggi del Sistema di Madrid
La registrazione internazionale può essere ulteriormente estesa geograficamente
Le Parti Contraenti Designate non hanno bisogno di esaminare i requisiti formali
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Lo scopo del Sistema di Registrazione Lo scopo del Sistema di Registrazione
Internazionale Internazionale
Il Sistema di Madrid NON:
Determina le condizioni e le procedure per la protezione di un marchio
Determina i diritti che derivano dalla protezione
Questi aspetti sono disciplinati dalle varie legislazioni nazionali di ciascuna Parte Contraente Designata
Il marchio internazionale non è quindi un tipo di marchio che vale anche all'estero, ma è una speciale procedura che permette,
depositando una sola domanda, di chiedere la registrazione del proprio marchio in più paesi
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Caratteristiche di base del Sistema di Madrid
Il richiedente di una registrazione internazionale può essere qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia un collegamento giuridico con una Parte Contraente Designata per mezzo di:
Stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo Domicilio
Nazionalità
Il richiedente di una registrazione internazionale può basare la sua domanda non solo su un marchio nazionale o regionale registrato, ma anche su una domanda di registrazione nazionale o regionale depositata presso un ufficio nazionale o
regionale di origine
La domanda di registrazione internazionale non può essere richiesta direttamente dall'interessato all’OMPI ma essa deve essere presentata presso un ufficio della proprietà industriale nazionale o regionale il quale a sua volta lo trasmette all’OMPI
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Caratteristiche di base del Sistema di Madrid
L’opzione di una Estensione territoriale attraverso una designazione tardiva
Ciascuna Parte Contraente in cui il richiedente domanda la protezione può dichiarare, con apposita notifica, nel termine di 18 mesi (anziché 12 mesi) che a tale marchio non può essere accordata protezione nel
proprio territorio. Questo periodo può essere prorogato in caso di opposizione contro la registrazione internazionale
Allo stesso modo una Parte Contraente Designata può dichiarare, con apposita notifica, nel termine di 18 mesi (anziché 12 mesi) che a tale marchio può essere accordata protezione nel proprio territorio
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Caratteristiche di base del Sistema di Madrid
La sorte dei marchi nazionali ottenuti dipende per i primi cinque anni dalla sorte del marchio depositato presso il paese d'origine: se in tale periodo viene meno l'esclusiva nel paese d'origine, perde efficacia anche il deposito internazionale
Le registrazioni internazionali radiate perché il marchio nazionale o regionale che ne costituisce il fondamento non ha più efficacia
(impugnazione del marchio di base o della domanda di base) possono essere trasformate in domande di registrazione nazionale o regionale che beneficiano della stessa data di deposito e, se applicabile, della stessa data di priorità
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Caratteristiche di base del Sistema di Madrid
Registrazione delle modifiche e trascrizioni: amministrazione centralizzata della registrazione internazionale
Cambio di nome o d’indirizzo del titolare/rappresentante Cessioni o fusioni
Limitazione Rinuncia
Cancellazione Licenza
Restrizione del diritto del titolare del marchio
Breve panoramica della procedura internazionale
Domanda internazionale
Ufficio d’origine
Verifica della
corrispondenza tra il marchio di base e la domanda di marchio internazionale
WIPO
Esame delle formalità
Registrazione internazionale
Notifica della registrazione internazionale alle Parti Contraenti Designate
Ufficio di un Parte Contraente
Designata
Esame sostanziale
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Ruolo dell'Ufficio internazionale
L’OMPI esamina le formalità come:
Le informazioni indicate nella domanda internazionale Classificazione dei prodotti e servizi (Nizza)
Classificazione degli elementi figurativi (Vienna) Tasse internazionali
Una volta espletate le formalità di esame l’OMPI:
Registrerà il marchio nel Registro Internazionale
Notificherà la registrazione all’Ufficio d’Origine, agli Uffici delle Parti Contraenti Designate, e manderà una copia del Certificato
Internazionale al titolare
Pubblicherà il marchio internazionale nella Gazetta Internazionale dell’ OMPI
Dati contenuti in una domanda di registrazione internazionale
•Nome dell’Ufficio di origine (rubrica 1)
• Dati del richiedente (rubrica 2)
• Ammissione al deposito (rubrica 3)
• Rappresentante dinanzi all’OMPI (rubrica 4)
• Dati della domanda o registrazione di base (rubrica 5)
• Rivendicazione di priorità (rubrica 6)
• Riproduzione del marchio (rubrica 7)
• Rivendicazione di colori (rubrica 8)
• Informazioni varie (rubrica 9)
• Prodotti e servizi per i quali si richiede la registrazione internazionale (rubrica 10)
• Stati contraenti designati (rubrica 11)
• Firma del richiedente o del suo rappresentante (rubirca 12)
• Certificazione e firma dell’Ufficio di origine (rubrica 13)
• Pagina del calcolo delle tasse
Requisiti essenziali
4 elementi obbligatori:
Dati del richiedente
Riproduzione del marchio Prodotti e servizi
Stati contraenti designati
Esame delle formalità
Esistono tre classi d’irregolarità
Irregolarità secondo la regola
12 12
Irregolarità secondo la regola
1313
Irregolarità secondo la regola
1111
Classificazione
Internazionale di Nizza Linguisticamente
incorretto od incomprensibile
Mancato pagamento delle tasse, mancata dichiarazione d’intenzione
d’uso del marchio
Esame delle formalità
Come evitare i rilievi WIPO per motivi linguistici o
dovuti alla lista dei prodotti e servizi impropriamente
classificati secondo la Classifica Internazionale
di Nizza
Come fornire una lista verde?
Adeguato uso della punteggiatura in modo che la sequenza dei prodotti e servizi dentro una classe siano chiaramente delimitate da un punto e virgola (;).
L’uso dei due punti (:), virgole (,) e tra virgolette (“ ”) dovrebbero essere evitate quando possibile.
L’uso del correttore ortografico in modo da evitare la presenza di sbagli d’ortografia o errori di battitura.
L’uso della forma plurale nei prodotti e servizi .
L’uso dello strumento del gestore per prodotti e servizi di Madrid (MGS).
Esame delle formalità
Vantaggi di una lista verde:
Si evita l’emissione di rilievi d’irregolarità rispetto alla Classificazione Internazionale di Nizza.
Si migliora la qualità del esame della lista dei prodotti e servizi.
Si snellisce la durata del esame.
Si accelera il procedimento di traduzione.
Esame delle formalità
Esame delle formalità
MGS
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MGS
25
MGS
26
MGS
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MGS: Tradurre in
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MGS: Inglese
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MGS: Verificare l’accettazione della Parte Contraente designata (PCd)
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MGS
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Altri contenuti da controllare
Calcolo delle tasse internazionali
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Costo di una registrazione Costo di una registrazione
internazionale internazionale
WIPO Tasse di base
- Deposito marchio in bianco e nero franchi svizzeri 653 - Deposito marchio a colori franchi svizzeri 903
Tutela per ogni Stato Contraente franchi svizzeri 100 O tasse individuali franchi svizzeri XXXX
Tutela per ogni classe oltre la terza franchi svizzeri 100 O tasse individuali franchi svizzeri XXX
Calcolatore delle tasse
Calcolatore delle tasse
Calcolatore delle tasse
Calcolatore delle tasse
Calcolatore delle tasse
Calcolatore delle tasse
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Foglio di calcolo delle tasse Foglio di calcolo delle tasse
Al fine di individuare chi paga
Se si ha il numero di ricevuta WIPO
20090042596
Indicare nella causale il numero della domanda di base o il numero di registrazione di base + altre referenze bancarie
TV2009C000292
Ricevuta WIPO
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Istruzioni di pagamento
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Istruzioni di pagamento
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Istruzioni di pagamento
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Sistema Mondiale di Protezione
Sistema Mondiale di Protezione
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Il Sistema di Madrid
Il Sistema di Madrid è è un Sistema un Sistema Mondiale in crescita
Mondiale in crescita
Oltre 4,2 milioni di marchi sono stati depositati in tutto il mondo nel 2011
Il numero è più che raddoppiato dal 1995 - da circa 2.000.000 - 4.200.000
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Un Sistema internazionale in crescita Un Sistema internazionale in crescita
Le domande internazionali presentate attraverso il sistema di Madrid è cresciuto del:
8.5% nel 2011
4.1% nel 2012 (44.018 domande internazionali) 5.9% nel 2013 (30.845 domande internazionali ricevuto fino ad Agosto)
Registrazioni internazionali in vigore: oltre 559.000
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1 Unicamente Accordo
34 Unicamente Protocollo (incluso UE) 56 Accordo e Protocollo
91 Membri
Estensione geografica
Unione di Madrid Union Settembre 201349
2013
Messico (con effetto dal 19 Febbraio 2013) India (con effetto dal 8 Luglio 2013)
Ruanda (con effetto dal 17 Agosto 2013) Tunisia (con effetto dal 16 Ottobre 2013)
Possibili future adesioni al Protocollo di Madrid ASEAN-paesi (entro 2015)
Barbados, Giamaica, Trinidad eTobago (entro 2014) Costa Rica and Repubblica Dominicana
Sudafrica
Estensione geografica – – Aggiornamenti Aggiornamenti
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Registro di Madrid Attività 2012
Madrid System Activity 2012
0 5'000 10'000 15'000 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Applications Subsequent designations Renewals
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Domande internazionali depositate nel 2008-2012
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
IA 42,074 35,194 39,687 42,270 44,018
Grow th 5.3% -16.4% 12.8% 6.5% 4.1%
2008 2009 2010 2011 2012
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Top 10 Paesi Depositanti Top 10 Paesi Depositanti
(2008
(2008 – – 2012) 2012)
Contracting Party of Origin 2008 2009 2010 2011 2012
European Union 3,600 3,710 4,707 5,859 6,333
United States of America 3,684 3,201 4,147 4,791 5,402
Germany 6,214 4,793 5,006 5,000 4,408
France 4,218 3,523 3,565 3,804 3,735
Switzerland 2,888 2,671 2,893 2,933 2,778
Italy 2,763 1,877 2,596 2,306 2,354
China 1,584 1,358 1,928 2,149 2,100
Japan 1,278 1,312 1,577 1,538 2,054
Benelux 2,668 1,968 1,922 1,920 1,755
Russian Federation 1,190 1,068 1,218 1,652 1,591
Others 11,987 9,713 10,128 10,318 11,508
Total 42,074 35,195 39,687 42,270 44,018
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Top 10 Paesi Contraenti Designati Top 10 Paesi Contraenti Designati
(2008
(2008 – – 2012) 2012)
Designated contracting party 2008 2009 2010 2011 2012
China 17,829 14,766 16,143 18,724 20,120
European Union 14,502 12,564 14,604 16,344 16,889
Russian Federation 16,768 14,150 14,250 15,691 16,634
United States of America 15,715 13,406 14,252 15,890 16,411
Switzerland 14,907 13,161 12,469 13,695 13,464
Japan 12,748 10,386 11,124 12,211 12,493
Australia 10,529 8,575 9,222 10,453 10,753
Republic of Korea 9,539 7,755 8,336 9,821 10,090
Turkey 9,844 7,942 8,210 9,277 9,656
Ukraine 10,635 8,539 8,288 8,903 9,282
Others 245,878 192,100 182,578 192,846 192,227
Total 378,894 303,344 299,476 323,855 328,019
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Sistema di Madrid: i titolari di diritti Sistema di Madrid: i titolari di diritti
Trademarks by right-holder 1-2 marks 3-10 marks 11-100 marks 101-500 marks
> 500 marks All
79.46%
16.93%
3.43%
0.16%
0.02%
100.00%
147,403 31,400 6,369 296 35 185,503 Number of right-holders
Right-holders
(185,503) ⇒
Registrations in force
(559,826) ⇒
1-2 marks 31.86%
11-100 marks
27.05% 3-10 marks
25.92%
101-500 marks 9.22%
> 500 marks 5.95%
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La La tutela tutela della della Propriet Propriet à à industriale
industriale per le per le aziende aziende
che che operano operano su su mercati mercati esteri esteri
z Alcune aziende ritengono che, una volta tutelato la registrazione del proprio marchio nel proprio paese, la protezione si estenda a tutti i paesi nel mondo.
z Tuttavia, i diritti di proprietà intellettuale sono diritti territoriali, e uffici di proprietà intellettuale garantiscono solo la protezione per la normativa nazionale (o regionale) della loro giurisdizione.
z La singola protezione di un marchio presso ogni singola amministrazione nazionale può essere costosa.
z Sistemi di protezione regionale e internazionale, se disponibili, sono un modo efficace di domanda di protezione nei vari paesi.
z L'utilizzo di un marchio in un paese straniero, che è identico o simile a quello che è già stato registrato o è già stato utilizzato da una società terza, potrebbe essere considerato come una violazione dei diritti di marchio di un'altra impresa.
z Alla vostra ditta può essere chiesto di cessare di utilizzare il proprio marchio o chiesto un risarcimento dei danni per violazione dei diritti di proprietà intelletuale di terzi, Tale azione può essere un duro colpo per l'intera strategia di marketing e di esportazione della vostra azienda.
z Per alcuni diritti di proprietà intellettuale, come il diritto dei marchi e dei designi industriali, è possibile far domanda di protezione in paesi terzi rivendicando la data della domanda di protezione nazionale o regionale entro un determinato periodo di tempo. Il periodo viene generalmente indicato come il "periodo di priorità", che è di sei mesi per i marchi e i disegni industriali.
z La mancata domanda di rivendicazione della priorità potrebbe comportare un danno alla vostra azienda.
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