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TUTELA DEI MARCHI E SCELTA DEI
PRODOTTI E SERVIZI DA RIVENDICARE:
PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITA’
ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE E NON SOLO
La decisione IP Translatordella Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi
Il punto di
partenza
21 ottobre 2014
3Condizione imprescindibile per un’ottimale protezione di un marchio è la corretta
individuazione dei prodotti e/o servizi da questo
destinati ad essere
contraddistinti in quanto consente:
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…. la preventiva conduzione di ricerche di
anteriorità mirate
ottenere la registrazione
per gli esatti prodotti e/o
servizi di effettivo
21 ottobre 2014
5Indispensabile quindi:
Individuazione del proprio ambito di attività attuale e…
...prevedibile/auspicabile espansione
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Un esempio pratico:
Attività attuale ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO Prospettive di ampliamento
ACCESSORI DELL’ABBIGLIAMENTO QUALI BORSE, PORTAFOGLI, OCCHIALI DA SOLE; ARTICOLI
COMPLEMENTARI QUALI GEMELLI, OROLOGI,
ARTICOLI DI BIGIOTTERIA, PROFUMI
21 ottobre 2014
7Una volta
individuati i prodotti e/o servizi si
procede alla loro
CLASSIFICAZIONE
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La classificazione internazionale di Nizza
Un elenco riassuntivo di 45 classi
merceologiche di cui 34 di prodotti e 11 di
servizi, che racchiude l’intero insieme delle
attività a cui può essere associato un marchio
21 otttobre 2014
9La rivendicazione delle classi di prodotti e
servizi PRIMA della decisione IP TRANSLATOR
L’ETA’
DELLA PIETRA
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Diversi Uffici Marchi Nazionali, tra cui quello italiano , ed
inoltre quello comunitario ,
riconoscevano tradizionalmente la facoltà di indicare nella
propria domanda di marchio il titolo generale di una classe per ottenere protezione per tutti i
prodotti /servizi appartenenti alla lista alfabetica facente capo a
tale classe
21 ottobre 2014
11Un esempio pratico:
rivendicare protezione per la titolazione delle classi 3, 9,
14, 18 e 25 …
…consentiva automaticamente di godere di protezione per ogni e qualunque
prodotto ricompreso nella lista alfabetica di ciascuna classe, i.e. quindi anche per detersivi, estintori, computer, ombrelloni
da giardino
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altri Uffici Nazionali ,
invece, non consentivano
una tale possibilità tra cui
l’Ufficio marchi tedesco ,
che da sempre richiede
una rigorosa elencazioni
degli specifici prodotti e/o
servizi da rivendicare
21 ottobre 2014
13Un esempio pratico:
rivendicare «abbigliamento, calzature, cappelleria» in classe 25 non era (e non
è) ammesso; necessario dettagliare
«articoli di abbigliamento in particolare vestiti da uomo, giacche, impermeabili, gonne… calzature , in particolare stivali, sandali…… cappelleria , in particolare berretti, baschi…..»
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L’ETA’ DI MEZZO
IP TRANSLATOR - Applicazione formale
19 giugno 2012
21 ottobre 2014
15I singoli Uffici Marchi nazionali in attesa di trovare una soluzione condivisa,
adottano delle soluzioni intermedie
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L’ETA’
MODERNA
IP TRANSLATOR - Applicazione
19 giugno 2012
21 ottobre 2014
17L’ UIBM stabilisce che il titolo completo della classe
coprirà soltanto il significato letterale dei termini utilizzati e non saranno più accettate dichiarazioni generiche
attestanti la volontà del depositante di proteggere tutti i prodotti e/o servizi facenti capo alla lista alfabetica di una determinata classe
si deve fornire l’elencazione analitica dei prodotti/servizi che si intendono proteggere preceduti dal numero della classe; in altre parole si protegge solo quello che è scritto nella
domanda secondo il significato letterale comune dei termini utilizzati avendo quindi cura di evitare ambiguità e, se
possibile, facendo sempre riferimento alla Classificazione Internazionale di Nizza ed altresì……
Ne consegue che
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…tenendo conto che l’UIBM ha identificato nell’ambito della classificazione internazionale di Nizza 11 indicazioni di
prodotti e servizi considerate generiche e che al fine di
evitare di subire dei rilievi/rifiuti dovranno essere sostituite con altre che rispondano al requisito di chiarezza e
precisione ad esempio:
Servizi di installazione (classe 37)
Installazione di porte e finestre (classe 37)
Trattamento di materiali (classe 40)
Trattamento di rifiuti tossici
(classe 40)
21 ottobre 2014
19UIBM - MODALITA’ DI INTERPRETAZIONE
DELLA
TITOLAZIONE GENERALE PRE IP TRANSLATOR
LE INTESTAZIONI DELLE CLASSI COPRONO TUTTI I PRODOTTI E SERVIZI DELLA
CLASSE
UIBM - MODALITA’ DI INTERPRETAZIONE
DELLA
TITOLAZIONE GENERALE POST IP TRANSLATOR
I TERMINI DELLE
INTESTAZIONI DELLE CLASSI DEVONO ESSERE
INTERPRETATI LETTERALMENTE
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PER I MARCHI DEPOSITATI PRE IP
TRANSLATOR
PER I MARCHI DEPOSITATI POST IP TRANSLATOR
L’UAMI ACCETTERA’ LA PRASSI DI DEPOSITO DEI SINGOLI UFFICI MARCHI NAZIONALE . QUALORA PREVEDA CHE LE INTESTAZIONI DELLE CLASSI COPRONO TUTTI I PRODOTTI/ SERVIZI DELLA CLASSE,
L’UAMI RITERRA’ CHE IL MARCHIO SIA PROTETTO PER L’INTESTAZIONE
DELLA CLASSE LETTERALE + LA
I TERMINI DELLE INTESTAZIONI DELLE CLASSI DEVONO ESSERE
INTERPRETATI
LETTERALMENTE
21 ottobre 2014
21OPPORTUNITA’
E
SVANTAGGI
DEL NUOVO SISTEMA
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Maggiore facilità nella valutazione dei risultati delle ricerche di
anteriorità e, conseguentemente, maggiore facilità nella valutazione circa l’effettiva disponibilità o indisponibilità di un marchio
OPPORTUNITA’
Maggiore facilità nella valutazione dell’effettivo rischio di confusione con un marchio identico o simile e, quindi, attivazione di azioni a
difesa soltanto nei casi di marchi effettivamente in conflitto
Minore rischio di subire opposizioni o comunque essere attaccati
Creazione di elenchi prodotti / servizi uniformi nei vari ordinamenti
(attenzione: in alcuni Paesi, USA in primis, continua comunque ad
essere richiesto il dettaglio di alcuni termini pacificamente accettati in
21 ottobre 2014
23Maggiori rischi di lasciare scoperto il marchio in ambiti strategici
SVANTAGGI
Maggiore impegno nella fase di istruzione della pratica ed eventualmente maggiori costi e oneri di traduzione
Maggior attenzione/onere nella valutazione in merito alla libera
registrabilità o meno di un marchio in sede di conduzione di ricerche di anteriorità
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