La tutela penale e civile dei titoli brevettuali:
un’antitesi o una sinergia?
Roberto Dini
Consulente in Proprietà industriale e Presidente LES-Italia
Torino, 11 novembre 2014
• La contraffazione globale e la complessità delle procedure rende molto difficile difendere gli IPR dai contraffattori, specie in assenza di efficaci rimedi cross borders.
• Il consumatore e/o il titolare di IPR sono facili prede della contraffazione e, in assenza di efficaci sinergie di tutela, risultano relativamente
indifesi.
La tutela degli IPR
Portare avanti insieme i due rimedi - civili e penali - ha un effetto sinergico eccellente, in termini di :
• Risultati
• Tempi
• Possibili strategie
Sinergia tra civile e penale
• La sinergia tra civile e penale è resa necessaria dalle nuove sfide che pone la globalizzazione e la crisi finanziaria in corso, dove un solo rimedio non è
sufficiente per garantire una piena tutela al titolare degli IPR.
• Il reato di contraffazione penale è molto simile concettualmente all’illecito di contraffazione civile (salvo l’elemento soggettivo). Non occorre infatti un quid pluris per attivare la tutela penale. In sostanza, si può agire con tutela penale e civile contemporaneamente per lo stesso fatto che di norma
costituisce sia illecito civile che reato di contraffazione.
• L'azione penale si profila particolarmente efficace e veloce ai fini
dell’acquisizione della prova (fase cautelare), in quanto il Pubblico Ministero è dotato di ampi poteri investigativi e cautelari.
• Per questo motivo può essere utile instaurare prima il procedimento penale e poi, ottenuta la prova necessaria, instaurare la causa civile per ottenere
l’accertamento della contraffazione e l’inibitoria, nonché il risarcimento dei danni subiti.
Sinergia tra civile e penale
• Le azioni penali iniziano con la richiesta di perquisizione e sequestro penale, al fine di ottenere il sequestro dei beni contraffatti, dei mezzi della produzione, dei libri contabili, delle fatture di vendita, della
corrispondenza interna della ditta con clienti e fornitori.
• E’ possibile chiedere al PM, in deroga al segreto istruttorio, la copia delle prove ottenute in sede di perquisizione, per poi usarle nel parallelo
giudizio civile, previa richiesta di acquisizione al giudice istruttore.
• In questo modo il processo civile sin dal suo inizio potrà acquisire tutte le prove della contraffazione, i fatturati di acquisto e vendita e anche le prove della intenzionalità della condotta, inclusa la corrispondenza con i correi che spesso mostra il percorso che ha portato alla contraffazione e le sue motivazioni.
Sequestro penale
• Lo strumento del sequestro penale preventivo (locale o nazionale) è una arma straordinaria e molto veloce nella difficile lotta alla contraffazione.
• Il contraffattore e/o suoi clienti cessano molto spesso in tutto o in parte la contraffazione.
• Il titolare recupera in tutto o in parte il mercato e ciò consente investimenti virtuosi e il recupero delle spese e dei danni in modo indiretto.
Sequestro penale
In particolare, a seguito di un sequestro penale:
• Il contraffattore è normalmente bloccato almeno per un certo periodo di tempo.
• La quota di mercato del contraffattore viene quindi
compressa. In un mercato oligopolistico il brevettante si trova così in una posizione di vantaggio per
riappropriarsene.
• L’extra profitto derivante dal recupero della propria fetta di mercato può essere destinato a finanziare nuova R&S e il contenzioso civile che può seguire a maggior tutela del brevetto (autofinanziamento delle cause derivante
dalla sinergia tra penale e civile).
Sequestro penale
• Nel caso il sequestro penale non venga concesso, non viene emessa una decisione opponibile e di norma il denunciato non lo viene a sapere.
• Si può in genere ripresentare l’azione, con diversi presupposti, o si può chiedere la riapertura del caso.
• Chi agisce non viene di norma condannato alla spese legali in caso di non concessione del cautelare (salvo che agisca in malafede, essendo a
perfetta conoscenza dell’innocenza della controparte).
• Il giudice penale non può annullare il titolo di PI in nessun caso.
• L’impossibilità di annullare il titolo di PI, ed il fatto che l’eventuale reiezione del cautelare non porta a una decisione di rigetto e non fa stato, sono notevoli peculiarità della procedura penale.
Sequestro penale
• A seguito del sequestro penale, il denunciato per cercare di difendersi può promuovere un’azione civile di accertamento negativo e invalidità del
titolo azionato in sede penale.
• Per prevenire questo, una volta eseguito il sequestro penale, è sempre consigliabile per il titolare della PI promuovere una causa di
accertamento della contraffazione in modo da consolidare il risultato di corretta dissuasione e recupero del mercato e onde non subire un’azione civile strumentale.
• I procedimenti civile e penale restano paralleli e autonomi e possono portare a decisioni diverse. (CASS SSUU 13682/2001; Cass 15477/2004;
Cass 5530/2003)
• E’ fortemente consigliabile azionare il procedimento penale in
parallelo con il giudizio civile, in modo da coordinare gli aspetti positivi dei rispettivi sistemi. Infatti, il sistema penale non può portare né alla
Sequestro penale e azione civile di accertamento
• Velocità – PM e Giudice si pronunciano molto rapidamente, senza sentire la controparte (inaudita altera parte) dato che il procedimento è segreto (segreto istruttorio).
• Domanda di brevetto – Si può agire in base alla mera domanda di brevetto, senza la necessità che il titolo sia già stato concesso.
• Validità del titolo – In caso di annullamento del titolo, la tutela penale resta per i fatti di contraffazione già avvenuti (la nullità non è retroattiva in diritto penale; nel caso il titolo sia stato annullato in sede civile, si può procedere in genere per la contraffazione già avvenuta).
• Procedura d’ufficio - Dopo il sequestro penale non si è costretti a seguire la procedura (anche se risulta naturalmente utile farlo).
• Archivio o abbandono del caso - In caso di transazione, il caso penale può essere archiviato ed abbandonato con certe procedure (anche in caso di reato perseguibile di ufficio).
Principali vantaggi del procedimento penale
Si può procedere penalmente:
• anche in caso sia stata già emessa una pronuncia civile su validità o contraffazione, o una CTU civile in merito, che non avrà in genere effetti vincolanti nel successivo giudizio penale, che potrà procedere in modo autonomo fino a giungere a esiti anche diversi.
• anche in caso di titolo estero violato all’estero, si può procedere in Italia con azione penale, a patto che il denunciato sia soggetto italiano o che la parte offesa titolare sia italiana. Pertanto, se per esempio la
contraffazione avviene in USA o Cina, si può agire penalmente in Italia, senza bisogno di radicare l’azione in USA o Cina.
Principali vantaggi del procedimento penale
• Portare avanti insieme il giudizio civile e penale ha un eccellente effetto sinergico, in termini di risultati, tempi e possibili strategie.
• La coesistenza delle procedure civili e penali è pacificamente resa possibile dal sistema.
• L’abolizione della pregiudiziale penale, l’abolizione del dogma del divieto del conflitto dei giudicati, l’abolizione della interdipendenza dei giudicati, e molti altri istituti lo confermano.
• Nel ordinamento italiano vige ormai il principio della piena autonomia (e quindi sinergia) tra il giudizio penale e civile.
