Attività di export e protezione del brand: come e perché proteggere il proprio marchio fuori dall’Italia

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Attività di export e protezione del brand:

come e perché proteggere il proprio marchio fuori dall’Italia

Attività di export e protezione del brand:

come e perché proteggere il proprio marchio fuori dall’Italia

26 settembre 2013 – Torino Incontra, Sala Giolitti Dott. Giulio Martellini

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Attività di export e protezione del brand

Perché è necessario proteggere il proprio marchio all’estero?

‐Lotta alla contraffazione

‐Possibile pirateria (appropriazione del marchio da parte di terzi)

‐Messa in sicurezza del mercato estero

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Lotta alla contraffazione

‐Evitare la vendita di prodotti contraffatti sul mercato di destinazione

‐Attacco «centralizzato» ai centri di produzione della contraffazione globale

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Pirateria per appropriazione

‐Deposito da parte di terzi di malafede del marchio o di marchi simili

‐«Professionisti» sconosciuti, ma anche distributori infedeli che vogliono «cautelarsi»

‐Focalizzarsi sui Paesi in cui il fenomeno è più comune

‐Fondamentale deposito tempestivo

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Messa in sicurezza del mercato estero

‐Ma non è il «mio» marchio? Coesistenze casuali e rischio di confusione

‐Ricerche di anteriorità e costi connessi

‐Vantaggi «difensivi» dell’utilizzo di un marchio registrato

‐Utilizzo del deposito precoce come «sonda»

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Quando registrare il marchio all’estero?

‐Vantaggi deposito immediato (priorità 6 mesi Convenzione di Parigi)

‐Privilegiare mercati di sbocco immediato

‐Se possibile, pianificare per tempo rispetto all’uscita sul mercato…

‐…ma attenzione al time to market (alla lunga, rischio di decadenza per non uso)

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Quando registrare il marchio all’estero?

‐Privilegiare Paesi noti come fonte di prodotti contraffatti nel settore

‐Privilegiare Paesi noti per fenomeni di appropriazione, specialmente in caso di:

• partecipazione a fiere ed eventi internazionali (non necessariamente in quel Paese!)

• notorietà crescente sul mercato italiano

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Come registrare il marchio all’estero?

‐Depositi nazionali

‐Sistemi regionali di registrazione

‐Registrazione internazionale (Accordo e Protocollo di Madrid)

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Depositi nazionali

‐Necessario procedere a un deposito per ciascun Paese

‐Protezione nei Paesi esteri svincolata dalla protezione in Italia (possibile solo rivendicazione di priorità entro 6 mesi dal primo deposito)

‐Necessità di un professionista locale in ogni Paese (costi rilevanti)

‐Utili se interesse limitato per definizione a pochi Paesi (strategia di mercato, natura del marchio)

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Sistemi regionali

‐Estesi per definizione a più Paesi (es.: Benelux, Unione

Europea, OAPI per Africa francofona) protetti unitariamente

‐Via obbligata (Benelux, OAPI) o alternativa (UE)

‐Registrazione più facile ed economica (un singolo deposito, per UE assistenza legale locale non necessaria)

‐Legge unitaria applicabile in tutti gli Stati Membri (maggiore certezza del diritto)

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Registrazione internazionale (Accordo e Protocollo di Madrid)

‐Più di 90 Paesi aderenti, possibilità di scegliere (al

momento del deposito o successivamente) dove proteggersi

‐Funzionamento congiunto con sistemi regionali (UE, Benelux)

‐Necessità di preventivo (o contestuale) deposito in patria

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Registrazione internazionale (Accordo e Protocollo di Madrid)(II)

‐Sistema di pura facilitazione amministrativa: un solo

deposito presso OMPI a Ginevra (tramite Ufficio nazionale), un solo pagamento di tasse di registrazione (ammontare

dipende dai Paesi rivendicati), assistenza legale non obbligatoria

‐Singole frazioni nazionali indipendenti e sottoposte a legge locale per validità ed ampiezza diritti ottenuti, ma gestione

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Suggerimenti generali

‐Partire presto (fasi iniziali di planning dell’attività di export, per determinati Paesi meglio ancora appena si acquisisce notorietà locale)

‐Pensare in prospettiva (estendere per fasi la protezione, dal punto di vista territoriale e dei prodotti, può risultare antieconomico)

‐Giusto mix tra «fai da te» e competenze esterne (servizio

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Dott. Giulio Martellini – g.martellini@ip‐skill.it www.ip‐skill.com