La consulenza tecnica brevettuale nell’ambito del processo penale di tutela dei brevetti

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CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

La consulenza tecnica brevettuale nell’ambito del processo penale di

tutela dei brevetti

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Art. 127 CPI

Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.

Art. 473 CCP

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065,1.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Art. 517 ter CCP

Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette

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CAMERA DI COMMERCIO

Titolo di proprietà industriale azionabile Art. 473(comma 3) e art. 517 ter (comma 3)

la tutela è condizionata all’osservazione delle norme e leggi interne ed alle convenzioni internazionali relative alla proprietà industriale.

CPI Codice Proprietà Industriale

EPC European

Patent Convention

PCT Patent Cooperation

Treaty

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Titolo di proprietà industriale azionabile CPI

Codice Proprietà Industriale

EPC European

Patent Convention

PCT Patent Cooperation

Treaty

Art. 53 CPI

Diritti alla concessione.

Effetti dalla Pubblicazione.

Art. 67(1) EPC

Protezione provvisoria dalla pubblicazione europea.

Art. 29 PCT

Effetti della domanda internazionale pubblicata.

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Titolo di proprietà industriale azionabile

Il titolo azionabile nel processo penale è:

• Domanda di brevetto pubblicata (IT) ???.

• Domanda di brevetto pubblicata (EP, WO) con rivendicazioni depositate (protezione provvisoria) ???.

• Domande di brevetto segrete?

• Brevetto concesso (IT o EP validato in Italia).

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FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE

(art. 533 c.p.p.) INDAGINI PRELIMINARI UDIENZA PRELIMINARE GIUDIZIO

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.)

Richiesta di archiviazione

(artt. 408-411 c.p.p.; 125 disp. att.)

ARCHIVIAZIONE (artt. 409-411 c.p.p.)

SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

(art. 425 c.p.p.)

Decreto che dispone il giudizio

(art. 429 c.p.p.)

SENTENZA DI PROSCIOGLIMENT O

SENTENZA DI CONDANNA (artt. 529-531 c.p.p.)

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CAMERA DI COMMERCIO

Consulenza tecnica brevettuale

RUOLO NEL PROCEDIMENTO PENALE

DEL CONSULENTE IN PROPRIETA INDUSTRIALE.

CONSULENTI TECNICI: sono i consulenti delle parti sia private sia del Pubblico Ministero.

PERITI: (nominati ai sensi dell'art. 221 c.p.c.) rappresentano i consulenti del giudice.

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Perizia nel processo penale

La perizia nel processo penale è regolamentata negli articoli da 220 a 232 e 508 c.p.p.

La perizia diviene ˝obbligatoria ˝ non appena il giudice accerti la esistenza di un determinato tema di prova per il quale occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

Esempio calzante:

perizia sulla violazione di un brevetto.

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Nomina del Perito – tutela penale brevetti

• Chi.

• Quando.

• Perché.

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Nomina del Perito – tutela penale brevetti Chi

Scelta del perito. (art 221 CPP)

• Perito scelto tra l’albo dei periti o

• tra persone fornite di particolare competenza nella disciplina scientifica.

N.B. Possono essere nominati più periti congiuntamente.

Conflitti e motivi di esclusione.

Interessi nel procedimento.

Tutore ovvero difensore di una delle parti.

Già espresso pareri sul oggetto del procedimento.

Inimicizia grave nei confronti di una delle parti.

Se uno dei congiunti del perito sia offeso o danneggiato dal reato.

Se uno dei congiunti del perito abbia svolto funzioni di PM.

Se esistono gravi ragioni di convenienza.

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Consulenza tecnica brevettuale

PERITO

Il perito acquisisce la veste di Pubblico Ufficiale (art 357c.p.) ,in quanto con essa si dà vita al primo atto della pubblica funzione.

Il pubblico ufficiale è, per il diritto italiano, colui che esercita una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa.

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Nomina del Perito – tutela penale brevetti Quando

Disposta dal giudice

• Nell'udienza preliminare.

• Nel corso del dibattimento.

Su istanza di parte.

Nel corso delle indagini preliminari (nomina del perito da parte del G.I.P.

nelle forme dell'incidente probatorio).

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Nomina del Perito – tutela penale brevetti Perchè

La perizia viene accolta non appena il giudice accerti la esistenza di un determinato tema di prova, per il quale occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni, che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

La perizia è un mezzo di prova per sua natura neutro, non classificabile né “a carico”

né “a discarico” dell’imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice.

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Nomina del Perito – tutela penale brevetti

Disposizione della perizia con ordinanza del giudice contenente:

• nomina;

• oggetto delle indagini;

• data della comparizione.

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Responsabilità del Perito -

tutela penale brevetti

Responsabilità disciplinare il perito ha l'obbligo di presentarsi dinanzi al giudice nel

giorno e nell'ora indicati nell'atto di citazione e di dichiarare se si trova in una condizione di incapacità, incompatibilità o di astensione (artt. 222 e 223 c.p.p.).

Lo stesso perito deve adempiere al suo ufficio al solo scopo di far conoscere la verità e ha l'obbligo di rispettare il segreto nello svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che la violazione, da parte del perito, dei doveri previsti dalla legge da luogo a responsabilità disciplinare.

Ricusazione

Le parti possono chiedere la ricusazione del perito per:

incapacità (naturale e legale).

Incompatibilità.

Inidoneità.

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Nomina del Perito – tutela penale brevetti

Udienza di formulazione dell’incarico - Quesito.

Nomina dei consulenti tecnici delle parti

Il P.M. e le parti private possono nominare i propri C.T., in numero NON superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

Formulazione del Quesito

(relativo alla violazione del titolo ed eventualmente alla valutazione del tiolo).

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Nomina del Perito – tutela penale brevetti

Udienza di formulazione dell’incarico - Quesito.

• Il giudice formula i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il Pubblico Ministero e i difensori presenti.

• Il Perito deve procedere immediatamente ai necessari accertamenti e rispondere ai quesiti con parere messo a verbale (art. 227 c.p.p.).

• Tuttavia nella prassi giudiziaria qualora il perito non ritenga di poter dare una risposta immediata (art. 227, comma 2, c.p.p.), viene di regola concesso un termine (del quale devono essere avvertiti le parti e i consulenti tecnici) che non può superare i novanta giorni e può essere prorogato dal giudice, ove siano necessari accertamenti di particolare complessità, su richiesta motivata del perito.

• Il termine assegnato per l'espletamento della perizia cessa solo con

l'esposizione orale dell'esito degli accertamenti o, in mancanza, con l'udienza all'uopo fissata (e non con il deposito in cancelleria dell'elaborato).

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Consulenza tecnica brevettuale

CONSULENTI TECNICI. Nella perizia – Attività

•Possono assistere al conferimento dell’incarico al Perito.

•Formulare osservazioni e riserve.

•Prendono parte agli accertamenti tecnici svolti dal CT del P.M.

•Redigono note a difesa o memorie tecniche.

•Partecipano al dibattimento.

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Attività del Perito -

Apertura operazioni peritali.

•I consulenti tecnici delle parti, possono assistere alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione (art. 230 e.p.p.).

•Si stabilisce la modalità del contraddittorio con le parti.

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Attività del Perito -

ADEMPIMENTI E POTERI DEL PERITO

•Il perito può essere autorizzato a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti, dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.

•Lo stesso perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove non

•Il perito può servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti

•apprezzamenti e valutazioni (art. 228 c.p.p).

•Quando nel corso delle operazioni intervengano questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò comporti sospensione delle operazioni stesse (art. 228, comma 4, c.p.p.).

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Attività del Perito -

ADEMPIMENTI E POTERI DEL PERITO

•II perito può richiedere a chiunque notizie fermo restando che occorrerà in ogni caso redigere un verbale

•sulle dichiarazioni e informazioni raccolte, mentre nel caso in cui le informazioni vengano chieste

•direttamente all'imputato occorre che venga previamente e ritualmente informato il difensore.

•II perito può assistere solo agli atti tipici che devono essere assunti dal giudice, mentre non può assistere agli atti di indagine del Pubblico Ministero.

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Attività del Perito -

DEPOSITO DELLA PERIZIA

•Deposito della relazione peritale scritta.

•Esame orale del perito in udienza.

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Attività del Perito -

DEPOSITO DELLA PERIZIA

La relazione peritale risponde al quesito formulato dal giudice.

Può contenere informazioni ulteriori e fornire spunti addizionali di indagine.

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Attività del Perito -

ESAME DEL PERITO

L’esame costituisce il veicolo attraverso cui si realizza la dialettica del procedimento probatorio, in quanto con esso il perito si sottopone alle domande delle parti e del giudice, di chiarimento o di integrazione rispetto alla risposta ai quesiti.

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CAMERA DI COMMERCIO

Attività del Perito -

ESAME DEL PERITO

•Modalità di introduzione dell’esame del perito e del consulente tecnico.

•Ordine dei soggetti legittimati a proporre le domande.

•Regole per l’esame, oggetto delle domande, dirette e suggestive.

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Attività del Perito -

ESAME DEL PERITO – modalità

•No controesame da parte dei consulenti di parte.

•Domande da PM e difensori.

•Possibile confronto tra i consulenti disposto dal giudice.

•L’oggetto delle domande stesse esse devono vertere su fatti specifici, pertinenti sui fatti che costituiscono oggetto di prova, non devono ledere il rispetto della persona

dell’esaminato.

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Penale

Consulente tecnico - attività

- Redazioni di pareri pro-veritate in qualunque momento del processo relativi a:

• contraffazione di brevetti.

• accertamento negativo.

• Quesiti tecnico/brevettuali in generale.

- Contradditorio con il Perito durante la fase consulenza tecnica.

- Presenzia agli accertamenti tecnici.

- Partecipa al dibattimento in aula.

(1)Quando nominato dal P.M. il consulente deve aderire all’interesse pubblico che muove il P.M.

(2)Esprime valutazioni esclusivamente tecniche.

Perito (pubblico ufficiale) - attività - Analizza la documentazione in atti.

- Svolge indagini.

- Effettua accertamenti tecnici.

- Redige la relazione peritale.

- Sostiene in aula l’esame orale:

• replica alle domande

• precisa aspetti della relazione - Integra la relazione sulla base dell’esame orale.

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Civile

CTP - attività

- Redazioni di pareri pro-veritate in qualunque momento del processo relativi a:

• contraffazione di brevetti .

• Validità di brevetti.

• Accertamento negativo (non contraffazione).

• Quesiti tecnico/brevettuali in generale.

- Contradditorio con il CTU durante la fase consulenza tecnica.

- Presenzia agli accertamenti tecnici insieme al CTU.

(1)Esprime valutazioni esclusivamente tecniche.

CTU - attività - Analizza la documentazione in atti.

- Svolge indagini.

- Effettua accertamenti tecnici.

-Redige una bozza di relazione di consulenza tecnica.

-Riceve e valuta le osservazioni a tale bozza.

-Redige la versione definitiva di tale relazione.

-Se chiamato a chiarimenti risponde al giudice ed alle parti in udienza.

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Penale Civile

Azione legittimata da Concessione

Brevetto

Pubblicazione ovvero notifica della domanda id

brevetto

Riformulazione ambito di protezione

No Si

Conciliazione tra le parti

No Si

Accettazione documentazione in perizia - nuove prove -

No? Si

Contraddittorio scritto tra le parti

Si Si

Valutazione sulla nullità brevetto

No Si

Risposta immediata al quesito in udienza

Si No

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Penale Civile

Poteri di visione documenti

Si Si

Potere d’indagine in autonomia

Si No

Oralità della risposta al quesito

Si No

Esame delle parti

Si Si

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CAMERA DI COMMERCIO

Art. 120. CPI Giurisdizione e competenza.

1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o incorso di concessione si propongono dinnanzi l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità é proposta quando il titolo non é stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore.

Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire.

4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (1).

(1) Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ART. 79 CPI

In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso (1).

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In pratica se un titolo di PI viene annullato, la nullità è retroattiva in diritto penale?, Si suppone che il reato sia commesso mentre il titolo era valido.

Quindi, il reato rimane anche se il titolo venisse successivamente annullato in sede civile?

Quindi in presenza di un reato di contraffazione, il processo penale continua sino alla condanna anche in caso di annullamento del titolo di PI ?

DOPPIO BINARIO

Nel nostro ordinamento vige il principio della piena autonomia tra il giudizio penale e quello civile.

Ne consegue che il processo penale deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo civile, e il giudice penale deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e viceversa.

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CAMERA DI COMMERCIO

Quesito

•Il quesito può assumere forme non convenzionali.

•Il quesito si riferirà normalmente solo alla verifica della contraffazione.

Nullità del brevetto.

•Caso di evidente nullità del titolo (requisiti formali)

•Caso di probabile nullità del titolo:

• brevetti concessi pre-esame

• Prior-art segnalata dalle parti

•Caso di nullità parziale del titolo.

•Riformulazione dell’ambito di protezione.

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Pareri pro-vertiate (in veste di consulente del PM oi parte offesa)

•linguaggio sintetico,

•analisi oggettiva,

•chiarire i concetti di: contraffazione, alterazione, o fare uso, come da art. 473 CCP.

Memorie difensive (in veste di consulente dell’imputato)

•linguaggio sintetico,

•analisi oggettiva,

•non sollevare nullità del brevetto.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE