L’impatto della decisione «IP Translator» sul deposito e la gestione delle registrazioni internazionali:
la prassi seguita dall’Ufficio Internazionale e le aspettative degli utenti
Dott. Giulio Martellini
Ambito di protezione rilevante per processo RI
Domanda/
Domanda/
registrazione di registrazione di
basebase
Registrazione Registrazione internazionale internazionale
Lista specifica per PC Lista specifica per PC Ambito effettivo
Ambito effettivo protezione PC protezione PC
≥
≥
Ruolo dell’Ufficio Internazionale per prodotti e servizi
-Esame sulla corretta classificazione (Regola 12)
-Esame sull’indicazione dei prodotti e servizi (troppo
vaga; incomprensibile; linguisticamente erronea) (Regola 13)
Domanda di registrazione internazionale
Dom./reg. di Dom./reg. di
basebase Registrazione Registrazione internazionale internazionale
Lista specifica per Lista specifica per
PCPC Ambito effettivo
Ambito effettivo protezione PC protezione PC
Indicazione: UI Classificazione: UI
Coerenza liste (≥): UO
UPC o giudice PC
Pratica specifica su IP Translator -Nota informativa no. 23/2012
-L’UI non accetta dichiarazioni secondo cui la titolazione di classe è intesa comprendere tutti i prodotti della
classe;
-Titolazioni di classe accettate, ma significato per
l’ambito di protezione determinato da legge e pratica di Parti Contraenti designate;
-Rivendicazione per «tutti i prodotti» possibile solo indicandoli singolarmente.
Domanda di registrazione internazionale su base UAMI (pre-IP Translator)
Dom./reg. di base:
Dom./reg. di base:
«strumenti «strumenti musicali
musicali»» (cl. 15)(cl. 15)
Registrazione Registrazione internazionale:
internazionale:
«strumenti musicali«strumenti musicali»» (cl. 15)
(cl. 15)
Lista specifica per Lista specifica per PC: «PC: «accessori per accessori per strumenti musicali strumenti musicali»»
(cl. 15) (cl. 15) Ambito effettivo
Ambito effettivo protezione PC protezione PC
Indicazione: UI Classificazione: UI
Coerenza liste (≥): UO
UPC o giudice PC
Domanda di registrazione internazionale su base UAMI (post-IP Translator)
Dom./reg. di base:
Dom./reg. di base:
«strumenti «strumenti musicali
musicali»» (cl. 15)(cl. 15)
Registrazione Registrazione internazionale:
internazionale:
«strumenti musicali«strumenti musicali»» (cl. 15)
(cl. 15)
Lista specifica per Lista specifica per PC: «PC: «accessori per accessori per strumenti musicali strumenti musicali»»
(cl. 15) (cl. 15) Indicazione: UI
Classificazione: UI
Coerenza liste (≥): UO
X X
Domanda di registrazione internazionale su base UAMI (pre- e post-IP Translator)
Dom./reg. di base:
Dom./reg. di base:
«strumenti «strumenti musicali
musicali»» (cl. 15)(cl. 15)
Registrazione Registrazione internazionale:
internazionale:
««strumenti musicali»strumenti musicali» (cl. 15)
(cl. 15)
Ambito effettivo Ambito effettivo
protezione PC protezione PC
Indicazione: UI Classificazione: UI Coerenza liste (≥): UO
UPC o giudice PC
IP Translator e l’Ufficio Internazionale
-L’UI non si pronuncia mai sull’ambito di protezione
(trattati Madrid pura semplificazione amministrativa, no diritto sostanziale);
-IP Translator influisce sull’interpretazione delle titolazioni di classe («tutti i prodotti o servizi» o
significato letterale) ai fini dell’ambito di protezione;
-Quindi, IP Translator «neutra» per la pratica dell’Ufficio Internazionale
… O NO?
Designazione posteriore / limitazione
Dom./reg. di Dom./reg. di
basebase
Registrazione Registrazione internazionale internazionale
Lista specifica per PC Lista specifica per PC
(des(des. post. / . post. / limitazlimitaz.).) Ambito effettivo
Ambito effettivo protezione PC protezione PC
Indicazione: UI Classificazione: UI
Coerenza liste (≥): ???
UPC o giudice PC
Designazione posteriore / limitazione su base UAMI (IP Translator)
Dom./reg. di base Dom./reg. di base
UAMI:
UAMI:
«strumenti «strumenti musicali
musicali»» (cl. 15)(cl. 15)
Registrazione Registrazione internazionale:
internazionale: ««strumenti strumenti musicali
musicali»» (cl. 15)(cl. 15)
Lista specifica per PC:
Lista specifica per PC:
««accessori per strumenti accessori per strumenti musicali
musicali»» (cl. 15)(cl. 15) Ambito effettivo
Ambito effettivo protezione PC protezione PC
Indicazione: UI Classificazione: UI Coerenza liste (≥): ??
UPC o giudice PC
Esame coerenza liste per designazioni posteriori / limitazioni
-Non c’è Ufficio di Origine a fungere da filtro
-Ufficio Internazionale solamente ruolo per classificazione ed indicazione
-Controllo coerenza liste demandato a Parti Contraenti designate, salvo inserimento in classi differenti (prassi attuale, in corso di inserimento nel Regolamento
Comune)
Esame coerenza liste per designazioni posteriori / limitazioni – Conseguenze di IP Translator
-Coerenza tra lista prodotti registrazione internazionale e limitazione valutata da Parte Contraente designata;
-E’ Parte Contraente designata a valutare se titolazione di classe nella RI = «tutti i prodotti e servizi» o significato letterale;
-Quindi, è Parte Contraente designata a valutare anche se CTM di base = «tutti i prodotti e servizi» o significato letterale.
Designazione posteriore / limitazione su base UAMI
Dom./reg. di base Dom./reg. di base
UAMI:
UAMI:
«strumenti «strumenti musicali
musicali»» (cl. 15)(cl. 15)
Registrazione Registrazione internazionale:
internazionale:
«strumenti musicali«strumenti musicali»» (cl. 15)
(cl. 15)
Lista specifica per Lista specifica per PC: «PC: «accessori per accessori per strumenti musicali strumenti musicali»»
(cl. 15) (cl. 15) Ambito effettivo
Ambito effettivo protezione PC protezione PC
Indicazione: UI Classificazione: UI
UPC o giudice PC Coerenza liste:
UPC
Questioni aperte
-Possibile ulteriore nota informativa da parte dell’Ufficio
Internazionale a seguito di ulteriori evoluzioni UAMI e Uffici UE
-E’ auspicabile per i titolari che ad interpretare IP Translator siano gli Uffici dei Paesi designati?
-Se invece interpretazione da parte dell’Ufficio
Internazionale, quali vie di ricorso? Possibile intervento in ultima sede dell’Ufficio d’Origine?
Sistema di dipendenza registrazioni internazionali (art. 6.3 Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid)
-Durante i primi 5 anni di validità della registrazione
internazionale, l’ambito di protezione della stessa dipende dall’ambito di protezione della domanda / registrazione di base;
-Ufficio d’Origine deve notificare cessazione parziale o totale di protezione marchio di base intervenuta entro i 5 anni (o come conseguenza di evento avviato entro i 5 anni).
Proposte di riforma allo studio
Ipotesi 1: retroattività interpretazione letterale titolazioni di classe
Ipotesi 2: periodo transitorio concesso a titolare per precisare ambito di protezione
Registrazione internazionale su base UAMI pre-IP Translator (meno di 5 anni)
Registrazione di Registrazione di
base:
base:
«strumenti musicali«strumenti musicali»» (cl. 15)
(cl. 15)
Registrazione Registrazione internazionale:
internazionale:
«strumenti musicali«strumenti musicali»» (cl. 15)
(cl. 15)
Lista specifica per Lista specifica per PC: «PC: «accessori per accessori per strumenti musicali strumenti musicali»»
(cl. 15) (cl. 15) Registrazione
Registrazione internazionale:
internazionale:
«strumenti musicali; «strumenti musicali;
accessori per accessori per strumenti musicali strumenti musicali»»
(cl. 15) (cl. 15)
Registrazione Registrazione internazionale:
internazionale:
«accessori per «accessori per strumenti musicali strumenti musicali»»
(cl. 15)
(cl. 15)
? ? ? ?
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Questioni aperte
-Notifica cessazione degli effetti da parte di UAMI per liste immutate, ma con interpretazioni divenute differenti?
-Quali possibili vie di ricorso per parti controinteressate?
-Se erano le PC designate a determinare la coerenza delle liste (designazione posteriore / limitazione), chi determinerà la perdurante coerenza se lo UAMI non agisce d’ufficio?
Dott. Giulio Martellini g.martellini@ip-skill.it
