Come tutelare il proprio marcho in Cina

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Torino, 9 settembre 2013 – Palazzo Affari Dott. Giulio Martellini

Suggerimenti per la protezione di disegni/modelli e marchi in Cina 9 settembre 2013 – Dott. Giulio Martellini

Disegni / modelli

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Definizione di disegno / modello:

«nuovo disegno della forma, del motivo ornamentale o della combinazione di questi, e della combinazione di colori con la forma e/o il motivo ornamentale di un prodotto, il cui effetto sia esteticamente gradevole e abbia un’applicazione industriale»

Disegni / modelli

Disegni/modelli non proteggibili:

‐Disegni che raggiungono un risultato puramente tecnico

‐Disegni non originali

‐Disegni non nuovi

‐Disegni che riguardano solamente una parte di prodotto non vendibile separatamente (CN)

‐Disegni che riguardano forme bidimensionali con fini principali di etichettatura (= marchi) (CN)

Disegni / modelli

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Novità / priorità

‐Principio novità assoluta (comprese divulgazioni da parte del titolare)

‐First to file in caso di conflitto fra più depositanti

‐Applicazione priorità Convenzione di Parigi (6 mesi)

Disegni / modelli

Caratteristiche sistema protezione cinese

‐Solamente deposito nazionale (tramite agente locale)

‐Necessità di tutte le viste possibili, dell’indicazione della tipologia di prodotto, e di una breve descrizione

‐Possibilità di depositi multipli (set di prodotti; disegni simili per lo stesso prodotto)

Disegni / modelli

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Caratteristiche sistema protezione cinese (II)

‐Esame d’ufficio solo su aspetti formali e originalità (se carenza evidente)

‐Durata di 10 anni dalla data di deposito

‐Pagamento di tasse annuali, crescenti nel tempo

Disegni / modelli

Suggerimenti pratici

‐Eventuale protezione in Cina da valutare al momento della prima presentazione / messa in vendita del

prodotto, nel quadro della strategia iniziale di deposito (deposito in Cina da effettuare prima della divulgazione, o entro 6 mesi dal primo deposito a livello mondiale)

Disegni / modelli

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Suggerimenti pratici (II)

‐Valutare preparazione e deposito di disegni ad hoc per la Cina per proteggere eventuali elementi specifici non vendibili separatamente

Disegni / modelli

Suggerimenti pratici (III)

‐Principio first to file: se ne ricorrono i requisiti,

procedere rapidamente al deposito, specialmente dopo contatti con operatori cinesi (recupero per via

contenziosa di depositi abusivi possibile ma oneroso)

Disegni / modelli

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Suggerimenti pratici (IV)

‐In vista di possibili controversie, documentare per iscritto ogni contatto con operatori locali, e conservare tutta la documentazione relativa

Disegni / modelli

Marchi

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Definizione di marchio

Qualsiasi segno che permetta di distinguere i prodotti / servizi provenienti da un operatore economico da quelli provenienti da un suo concorrente

Marchi

Marchi non proteggibili:

‐Segni non distintivi (definizione generica del prodotto, indicatori di una qualità specifica rilevante per il

consumatore)

‐Segni contrari alla morale pubblica / a norme imperative

‐Segni corrispondenti ad emblemi internazionali

‐Segni non nuovi (marchi precedenti, precedenti diritti di terzi)

‐Segni depositati in malafede

Marchi

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Novità

Principio novità relativa:

‐Precedente utilizzo da parte del titolare irrilevante (anzi spesso utile…)

‐First to file in caso di conflitto fra più depositanti / registranti, salvo:

• Mala fede (precedenti contatti tra depositante e titolare marchio precedente)

• Diritti derivanti da precedente utilizzo del marchio in Cina (quantità sufficienti, no Hong Kong)

Marchi

Priorità

Applicazione priorità Convenzione di Parigi ‐ 6 mesi dal primo deposito per prodotti e servizi

Marchi

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Come depositare in Cina? (I)

Deposito nazionale (tramite agente locale):

‐Monoclasse

‐10 anni da data di deposito

‐Procura a firma semplice

Marchi

Come depositare in Cina? (II)

Registrazione internazionale (Protocollo di Madrid):

‐Multiclasse

‐10 anni da data di registrazione internazionale (originaria)

‐Necessità di domanda in Paese d’origine

‐No agente locale (casomai consulente italiano)

‐Vantaggioso se altri Paesi oltre Cina

Marchi

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Suggerimenti pratici

Diffusissimo fenomeno di deposito domande pirata da parte di soggetti locali.

Procedere a deposito in Cina il prima possibile.

Marchi

Suggerimenti pratici (II) Cosa depositare?

‐Marchi corporate (denominazione aziendale ecc.)

‐Marchi utilizzati, o di prossimo utilizzo, nei contatti con operatori cinesi

‐Marchi utilizzati, o di prossimo utilizzo, in eventi commerciali cui partecipino operatori cinesi (non necessariamente in Cina!)

‐Marchi che stanno acquisendo notorietà (non necessariamente in Cina!)

‐Nomi originali di nuovi prodotti / tecnologie

Marchi

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Suggerimenti pratici (II) Come depositare?

‐Marchi in caratteri latini (eventuale deposito internazionale)

‐Equivalenti in caratteri cinesi selezionati per il mercato locale (solitamente, deposito nazionale)

‐Se versioni grafiche originali, deposito separato (internazionale o nazionale)

Marchi

Suggerimenti pratici (III) Prepararsi al contenzioso

‐Estrema cautela nella scelta dei collaboratori / distributori locali

‐Stabilire per iscritto ogni relazione contrattuale con operatori locali

‐Conservare tutta la documentazione relativa alle relazioni commerciali intrattenute

Marchi

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