BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO
Opportunità e punti di attenzione
Michele DI SCIUVA
European and Italian Patent Attorney
Community and Italian Design and Trademark Attorney Studio Torta – ITALY
Agenda
2013 STUDIO TORTA
• Situazione attuale
• Opzioni disponibili
• Fattori da considerare: UP vs EP; UP vs depositi nazionali
• Opt out si/no?
• Possibili scenari
• UPC: punti di attenzione
• Considerazioni conclusive
Situazione attuale
• Ratifiche da completare.
• Eventuale adesione dell’Italia alla Cooperazione rafforzata.
• Ricorsi della Spagna.
• Data presumibile di entrata in vigore : 2016.
Opzioni disponibili
• Brevetto europeo con effetto unitario (UP).
• Nel periodo transitorio, brevetto europeo (EP) con opt-out.
• Brevetto europeo (EP) senza opt-out.
• Brevetti nazionali.
2013 STUDIO TORTA
UP vs EP: fattori da considerare
• Copertura geografica garantita dall’UP.
• Valore delle tasse di rinnovo.
• Rischio di annullamento per tutti gli stati dell’UP.
• Impossibilità di “pruning” selettivo del portafoglio brevetti.
2013 STUDIO TORTA
UP vs depositi nazionali: fattori considerare
• Numero di stati.
• Al termine del periodo transitorio, sarà l’unico modo per evitare l’UPC.
• Decisione da prendere al momento dell’estensione.
• Requisiti meno stringenti su sufficienza della descrizione ed emendamenti alla domanda.
• La Germania ha modificato la propria legge nazionale.
• Costi e tempi di un’unica litigation presso l’UPC vs costo di litigation cross-border.
• Double protection in alcuni paesi dell’UE e in alcuni stati nazionali?
OPT OUT no : UPC
• Costi e tempi ridotti rispetto alle litigation nazionali.
• Procedure omogenee e giudici qualificati.
• Corte d’appello comune è garanzia di armonizzazione.
• Chi viene citato in giudizio (tipicamente presunto contraffattore), rimuove tutte le minacce in’unica azione.
• Tassa relativa.
2013 STUDIO TORTA
OPT OUT sì : corti nazionali
• Incertezza sul reale funzionamento del sistema UPC che potrebbe portare a decisioni rilevanti su numerosi stati.
• Esposizione, per tutta la vità del brevetto, ad un’azione centrale di revoca che si potrebbe concludere in un 1 anno. Situazione molto più pericolosa del rischio di opposizione presso l’EPO.
Possibili scenari
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Titolari che designano attualmente pochi stati
• Il costo delle tasse di rinnovo supera il risparmio sulle designazioni degli stati.
• Potrebbero tenere in considerazione depositi nazionali, in modo da evitare l’UPC.
• Questi titolari (SME) potranno essere citati davanti all’UPC per contraffazione.
2013 STUDIO TORTA
• Probabilmente le renewal fees saranno troppo elevate per loro.
• Il numero di paesi è sufficientemente elevato per scoraggiare depositi e litigation nazionali.
• Tali titolari di brevetto potrebbero utilizzare l’EP in modo da coprire anche i paesi che non rientrano nell’UP.
• Questi titolari (SME) potranno essere citati davanti all’UPC per contraffazione.
Titolari che designano attualmente un numero
medio di stati
2013 STUDIO TORTA
• Depositi nazionali insostenibili.
• Tasse di rinnovo sostenibili.
• Nel periodo transitorio possono fare l’OPT-OUT per attendere il tuning dell’UPC oppure minimizzare i costi di litigation utilizzando l’UPC.
• Unico svantaggio: portafoglio brevetti non flessibile geograficamente.
• Nel lungo periodo chi si avvantaggia dell’UPC è chi designa molti stati e tiene in vita i brevetti in tutti gli stati.
Titolari che designano attualmente un numero
elevato di stati
UPC : punti di attenzione
• Forum shopping: sede, lingua e nazionalità dei giudici a discrezione del titolare del brevetto nelle azioni di contraffazione.
• Rinvio generalizzato alla legge nazionale del titolare del brevetto delle questioni interpetative (Artt. 6, 7 Reg. 1257/12).
• Rischio di “biforcazione” alla tedesca: nel caso di domanda
riconvenzionale di nullità, il giudizio di contraffazione viene sospeso solo laddove vi è elevata probabilità che il brevetto possa essere dichiarato nullo (Rule 37).
2013 STUDIO TORTA
UPC : punti di attenzione
• L’accertamento negativo della contraffazione diviene un’arma spuntata, in quanto non impedisce e, a volte, diviene subordinata all’azione di contraffazione del titolare del brevetto (Art.33.6 Agreement).
• In caso di azione di contraffazione proposta dal licenziatario esclusivo presso la Divisione Locale/Regionale, l’eventuale riconvenzionale di nullità sarà di competenza della Divisione Centrale: sistema
forzatamente biforcato (Art.47.5 Agreement).
• Sovrapposizione con legge nazionale nel periodo transitorio per brevetti EP senza opt-out (Art.83 Agreement). Un brevetto EP senza opt-out potrebbe essere azionato presso un tribunale nazionale tedesco mentre la domanda di nullità potrebbe essere portata dinnanzi all’UPC. Al
contempo, un’opposizione potrebbe essere depositata presso l’EPO.
Conclusioni
• Il sistema del brevetto unitario potrebbe favorire i titolari che designano molti paesi.
• Il sistema UPC è per molti aspetti favorevole ai titolari di brevetti.
• Le aziende italiane corrono il rischio di doversi difendere in corti straniere.
• Incrementare il portafoglio brevetti potrebbe essere una strategia vincente.
