Le procedure d’esame e le decisioni inerenti la licenza obbligatoria.

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di stato che riceve la richiesta di licenza obbligatoria, deve notificare una copia del modulo di domanda al titolare del brevetto, al quale spetta un termine per proporre le proprie considerazioni. Quest’ultime però, laddove non siano presentate, non influenzano la deliberazione dell’Ufficio. Qualunque sia la decisione, il suo contenuto insieme alla motivazione deve essere notificato ad entrambe le parti 4) la situazione e la motivazione per cui si richiede la licenza obbligatoria nonché la sua durata

5) la ragione sociale ed il codice di impresa/organizzazione dell’agenzia brevettuale, se incaricata, nonché il nome, il numero di licenza professionale ed il numero di telefono dell’agente designato dall’agenzia

6) la firma od il timbro di chi presenta richiesta, se viene incaricata un’agenzia brevettuale deve altresì essere apposto il suo timbro

7) la lista dei documenti allegati alla richiesta 8) altri dati necessari da indicare.” Articolo 9MLO.

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interessate prima dell’emissione della stessa. Il dipartimento deve poi registrare la concessione e darne pubblico avviso. All’interno della decisione devono essere specificati, in conformità con le motivazioni che giustificano la licenza, lo scopo e la durata del brevetto203. Nell’ipotesi in cui la ragione per cui è stata concessa la licenza obbligatoria viene meno e non si verifica nuovamente, e qualora vi sia la richiesta del

203 La decisione deve contenere ulteriori elementi sempre delineati in modo dettagliato dalle Misure per la Licenza Obbligatoria di sfruttamento del brevetto quali, nome, ragione sociale e indirizzo del titolare della licenza, il timbro del SIPO e la firma del responsabile dell’ufficio, la data della decisioni ed eventuali altre informazioni.

Particolari contenuti della decisione sono disciplinati qualora la concessione della licenza avvenga per la produzione ed esportazione di medicinali brevettati. Essa deve indicare che i medicinali prodotti a seguito della concessione della licenza non superino le quantità richieste dall’importatore e il destinatario deve essere unicamente quello designato; sui medicinali di riferimento si deve apporre un simbolo che indichi la presenza della licenza per quei prodotti. Le misure ampliano questo dettato consigliando, qualora il prezzo non subisca rilevanti aumenti, di associare colori o forme particolari al simbolo o alla confezione per contraddistinguere il prodotto. Infine si prevede che il destinatario a cui è concessa la licenza obbligatoria deve pubblicare la quantità dei medicinali destinati all’importatore, e i caratteri distintivi del prodotto sul proprio sito internet o quello dell’OMC prima di esportare. Per questa tipologia di licenza obbligatoria, il SIPO deve anche comunicare all’OMC chi è il soggetto destinatario della licenza, la quantità di medicinale da esportare, il soggetto importatore, la durata e i siti internet su cui sono state pubblicate le informazioni viste prima. In questo modo L’OMC avrà un potere di controllo e dunque di garanzia sul commercio dei nuovi medicinali nel mondo.

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titolare del brevetto, il dipartimento è chiamato a verificare tali circostante e disporre la revoca della licenza obbligatoria204. Sussistono alcune limitazioni legali alla concessione della licenza obbligatoria poiché l’obiettivo del brevetto in questione deve essere principalmente la fornitura per il mercato interno del paese, fatte salve le eccezioni prima esposte riguardanti il riconoscimento del brevetto come atto monopolistico e la produzione di medicinali brevettati. In particolare quando l’invenzione coperta dalla licenza obbligatoria riguardi l’uso di tecnologia a semiconduttore, lo sfruttamento del brevetto è limitato al perseguimento di interessi pubblici e come rimedio per eliminare o almeno diminuire l’effetto di concorrenza sleale.205 Inoltre le misure per la licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto elencano talune circostante per cui l’ufficio non può concedere la licenza: qualora il numero del brevetto per invenzione o modello di utilità manchi o sia difficilmente rilevabile; qualora la documentazione non sia redatta in lingua cinese, in caso di ragioni infondate per la richiesta della licenza e se il brevetto oggetto della richiesta sia scaduto o dichiarato nullo. Viene data la possibilità a colui che presenta la richiesta con degli errori di correggerli entro 15 giorni dalla notifica invitatagli dal dipartimento, qualora non

204 Articolo 55LB.

205 Articolo 52LB e si veda anche Orlandi, Lipparini, Polvani e Tunioli, La tutela della proprietà industriale in Cina, op.cit. p.122.

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provveda la richiesta si considera come non presentata206. Ulteriori circostante che comportano il rigetto da parte del SIPO sono disciplinate dall’art. 20MLO: colui che presentando la richiesta per la licenza obbligatoria ed essendo un soggetto che non ha domicilio abituale o sede commerciale in Cina non deleghi il compimento di tali atti procedurali ad una agenzia brevettuale autorizzata; qualora sia violata la disposizione ex articolo 48LB che riguarda la concessione della licenza perché il brevetto non è stato affatto o sufficientemente sfruttato entro i termini previsti senza ragionevole motivo; o l’uso del brevetto a fini monopolistici. Sarà rifiutata la concessione anche se i medicinali brevettati saranno esportati in paesi diversi rispetto a quelli previsti dall’art. 7MLO e qualora sia violata la disposizione sui brevetti dipendenti ex articolo 51LB. Rileva poi la motivazione che sottostà alla richiesta, la quale deve essere conforme ai requisiti di legge ai sensi degli articoli 48, 50, 51, 52LB. Per quanto riguarda la richiesta affinchè sia accolta, deve contenere in caso di brevetto riconosciuto come atto di monopolio, la pronuncia relativa; e nel caso di medicinali brevettati, le informazioni relative all’importatore ed ai medicinali richiesti; nonché informazioni sufficienti e fondate.207

Ai fini della decisione il SIPO dovrà esaminare tutta la documentazione che gli è stata fornita; se ne rinviene la

206 Articoli 14 e 15MLO. 207 Articolo 20MLO.

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necessità potrà poi nominare almeno due funzionari affinchè svolgano delle verifiche in loco.

La legge prevede anche la facoltà per entrambe le parti interessate, di chiedere un confronto diretto che deve essere gestito dal SIPO. La procedura prevede una notifica a tutte le controparti interessate con un preavviso di almeno sette giorni. Il confronto avviene a porte aperte salvo che non ricorrano segreti di tipo commerciale o nazionale o motivi personali. Tutti i presenti che vi abbiano interesse possono presentare le loro posizioni. Al termine del confronto viene redatto un verbale il cui contenuto è sottoscritto da tutti i partecipanti. Fa eccezione alla procedura del confronto la richiesta o la concessione che avvenga per un’emergenza nazionale, in caso di situazione straordinaria, o per interesse pubblico, nonché per produrre medicinali brevettati.208

Colui che acquisisce la licenza obbligatoria non può essere l’unico a sfruttare il diritto di brevetto ma al contempo non può egli stesso concedere a terzi di fruttarlo. Egli dovrà corrispondere al titolare del brevetto un ragionevole compenso oppure la soluzione di tale questione sarà demandata a quanto disposto nel trattato internazionale cui la Repubblica Popolare Cinese aderisce. La somma del compenso può essere stabilita dalle parti se vi è accordo, altrimenti ci si potrà rivolgere al dipartimento amministrativo brevettuale il quale dovrà dara una risposta entro tre mesi dal ricevimento dell’apposito modulo di

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richiesta per il compenso. Tuttavia la fase della consultazione tra le due parti è condizione necessaria e preordinata affinchè ci si possa rivolgere all’organo brevettuale in seconda battuta. La richiesta per stabilire il compenso sarà rigettata qualora le decisione sulla concessione della licenza obbligatoria non sia stata ancora espressa, e nel caso in cui il richiedente non sia né il titolare della licenza né quello del brevetto.209

Infine per concludere la panoramica riguardante la concessione della licenza obbligatoria è doveroso esaminare l’ipotesi di richiesta di cessazione della stessa. La cessazione automatica della licenza si ha nel caso in cui si scaduto il termine previsto all’interno della decisione per la concessione o qualora sia dichiarato nullo o decaduto il brevetto oggetto della licenza. Al di fuori di queste ipotesi, il titolare del brevetto può nel suo interesse, attivarsi per chiedere la cessione della licenza qualora sia venuta meno la causa che ne ha determinato la concessione. La richiesta non sarà accolta dal SIPO se non sono rispettati dei requisiti formali come la scrittura in lingua cinese dei documenti, l’indicazione del numero del documento contenente la concessione della licenza, la mancanza di legittimazione nel richiedere la cessione della licenza; oppure a livello sostanziale vi è l’assenza di una motivazione fondata alla base della richiesta della cessione.

209 Articoli 75RA, 26MLO. La procedura d’esame per la richiesta del compenso segue le medesime procedure e scadenza previste per l’esame della richiesta di licenza obbligatoria. Si vedano gli articoli 27, 28, 29 MLO, e quanto detto nel paragrafo 8.3.

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Sarà sempre possibile poi, laddove la parte non concordi con la decisione del SIPO circa la concessione, il compenso o la cessazione della licenza, intentare causa presso il tribunale del popoli nel termina di tre mesi dalla data di ricezione della relativa notifica (art. 58LB).