Nella citata decisione Teseo, una società (per l'appunto la Teseo S.p.A.) contestava l'uso del domain "teseo.it" da parte della Teseo Internet Provider S.r.l., ravvisando gli estremi della contraffazione di marchio e della condotta concorrenzialmente scorretta. Il Tribunale di Bari respingeva la richiesta di provvedimento d'urgenza, osservando che: a) le attività delle due imprese non erano confondibili e b) il nome di dominio non assurge a carattere distintivo dei soggetti che lo impiegano; occorre verificare cosa contengano le rispettive pagine web.
Nel caso "Amadeus", la capacità distintiva del nome di dominio è stata, invece, affermata con chiarezza. Nella fattispecie, la società spagnola attiva nel settore turistico Amadeus Marketing SA (e la sua controllata italiana Amadeus Marketing Italia), che impiegavano il dominio amadeus.net contestavano alla soc. Logica S.r.l., anch'essa attiva nel settore turistico, l'utilizzo su Internet del nome "amadeus.it", lamentando il rischio di confusione (tra l'altro "Amedeus" è un marchio registrato della società spagnola).
Il Tribunale di Milano, dopo aver riconosciuto - nel caso - carattere identificativo del dominio con le attività dell'impresa, in analogia con l'insegna, ha ritenuto opportuno concedere la richiesta inibitoria (Trib. Milano, ord., 9 giugno 1997, cit.).
La resistente ha però proposto reclamo avverso detta ordinanza, sostenendo che il suffisso
".it" poteva ritenersi sufficiente a distinguere le due imprese, argomento ritenuto dal collegio non probante, poiché la regolamentazione sovranazionale del servizio Internet non è legato alla teoria del marchio d'impresa e, in aggiunta, anche applicando la disciplina del marchio il "cuore del segno" è dato dalla parola "Amadeus" è non dal suffisso.
La resistente sosteneva inoltre che l'inibitoria a sua carico risultata troppo estesa, poiché svolgendo attività di provider, il suo sito conteneva anche altre pagine ed offerte non riferite al settore turistico. Questa obiezione veniva accolta, limitando il divieto all'utilizzo del nome di dominio contestato esclusivamente alle informazioni e servizi relative al settore turistico rispetto alle quali esisteva il rischio di confondibilità (Trib. Milano, ord., 22 luglio 1997, pubbl. sulle stesse riviste ove l'ordinanza precedente).
Anche nel caso "portaportese", la ricorrente lamentava l'uso del proprio marchio registrato (relativo alla nota pubblicazione) da parte di un'altra società che ne aveva avuto per prima l'assegnazione quale nome di dominio. Il Tribunale ha riconosciuto esistente il rischio di confusione e, quindi di concorrenza sleale, soprattutto per l'affinità di attività di entrambe le società, considerando del tutto irrilevante l'avvenuta assegnazione del dominio da parte della Naming Authority.
Detta assegnazione, osserva il Tribunale, non può limitare i diritti che la legge attribuisce ai soggetti. (Trib. Roma, ord., 2 agosto 1997, Sege s.r.l. c. Starnet s.r.l, in Foro it., 1998, I, 923 e in Disciplina del commercio, 1998, n. 3, p. 859 ss.; Pret. Valdagno, ord., 27 maggio 1998, sul caso "pegueot.it.", ivi, 1991, n. 1, p. 202 s. Per i rapporti tra domain name e diritti d'autore v. Trib. Modena, ord., 23 ottobre 1996, riguardante il noto caso "Foro.it", in Riv. dir. ind., 1997, II, p. 177, con nota di P.A.E. FRASSI, Internet e segni distintivi, che ha
inibito l'impiego - da parte di un soggetto non imprenditore - come dominio di un nome identico al titolo della nota pubblicazione giuridica, nonché, Trib. Milano, ordd. 13 febbraio 1997 e 24 marzo 1997, in Nuova giur. civ . comm., 1997, I, p. 895, con nota di R.
VALENTI; Trib. Cuneo, ord., 24 febbraio 1997 e 23 giugno 1997, in AIDA, 1997, p. 884 ss.
e p. 942 ss., annotate da S. LAVAGNINI; Trib. Padova, ord., 14 dicembre 1998, in Foro it., 1999, I, 3061.).
Sul tema della concorrenza nei rapporti di distribuzione è caso "Mario Cirino Pomicino". La fattispecie è sorta a seguito dell'impiego del nome di detta società da parte di un suo ex agente (e dei suoi segni distintivi all'interno del sito), dando ad intendere di essere ancora il legittimo intermediario della stessa.
Il Tribunale di Napoli, accogliendo la richiesta di inibitoria, ha stabilito che l'utilizzo di segni distintivi appartenenti ad altra azienda, mediante la diffusione di messaggi su Internet, può ingenerare nella clientela confusione sull'effettiva provenienza dei prodotti e sull'identità personale dell'imprenditore, determinando il rischio di una perdita economica dato l'evidente sviamento di clientela derivante dalla capillare diffusione della rete Internet (Trib. Napoli ord., 9 agosto 1997, in Dir. inf informat., 1997, p. 970 ss., con osservazioni di V. ZENO-ZENCONVlCH, in Resp. civ. prev., 1998, p. 173 ss., con nota di S. SANZO, in Giust. civ., 1998, I, p. 259 ss., con commento di L. ALBERTINI e, da ultimo, in Riv. dir.
ind., 1999, II, p. 38 ss., con nota di D. CAPRA, Concorrenza sleale in Internet).
Il Tribunale di Macerata, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ha considerato illecita la registrazione del domain name "pagineutili.it", da parte di un soggetto diverso dal titolare del relativo marchio, configurandosi un contrasto con la legge sul diritto di autore, nonché una contraffazione di marchio.
La questione è sorta allorquando è stato assegnato il dominio "pagineutili.it" ad un soggetto diverso dal titolare del relativo marchio registrato (della nota pubblicazione) che aveva registrato il diverso dominio "pagineitalia.it". La società titolare del marchio ha adito il giudice chiedendo l'inibitoria all'impiego sul Internet da parte di altri. La parte resistente ha, dal canto suo, argomentato che potendosi registrare un solo nome di dominio, la società ricorrente avendo già registrato un diverso dominio, dimostrava di non aver interesse al dominio contestato.
Il giudice, rigettando questo argomento, ha stabilito che l'appropriazione come domain name dell'altrui marchio notorio è illecita a prescindere dalla circostanza che il titolare del marchio abbia già effettuato una registrazione a suo nome di un diverso domain name (esaurendo cosi della possibilità) dato che, la possibilità di confusione è fonte di danno e che nulla vieta al titolare di chiedere la cancellazione del vecchio nome di dominio per ottenere la registrazione di quello rivendicato (Trib. Macerata, ord., 2 dicembre 1998, in Dir. ind., 1999, p. 35 ss., con nota di C. QUARANTA, La registrazione abusiva del "domain name").
Questa decisione è particolarmente importante poiché il giudice ha ordinato alla Registration authority di procedere alla rimozione dell'intestazione della registrazione del nome di dominio rispetto al soggetto non titolare del diritto di marchio rivendicato.
Più di recente la giurisprudenza ha affrontato le seguenti tematiche: a) l'utilizzazione, come nome di dominio, di un marchio in corso di registrazione e b) la registrazione di un nome di dominio non per il suo impiego ma unicamente per la rivendita al soggetto titolare del relativo marchio registrato.
Per quanto riguarda la prima fattispecie, il Tribunale di Verona ha stabilito che deve essere inibita, in via d'urgenza, l'utilizzazione di un marchio in corso di registrazione quale domain name nell'indirizzo di un sito sulla rete Internet, nonché fissata una somma da corrispondere per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione del provvedimento (Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999, Soc. Tecnoware engineering c. Soc. Effedi, in Foro it., 1999, I, 3061).
Sulla seconda fattispecie (sulla quale esiste una ampia casistica negli States), denominata di domain grabbing, è sorta a seguito della registrazione come dominio del marchio registrato "Laura Ashley" da parte di una società italiana che risultava intestataria di un centinaio di domini (per es. "aspirina.com", "bankamericard.com", etc.) ma non aveva attivato alcun sito sul Internet.
Alla diffida circa l'utilizzo del dominio "lauraashley.com", la società titolare si vedeva offrire l'acquisto del dominio al prezzo di 7.500 dollari.
A questa richiesta la soc. Laura Ashley ha replicato agendo in via cautelare ottenendo l'inibitoria all'impiego di tale dominio. La resistente, in sede di reclamo, ha sostenuto che la semplice registrazione del dominio e l'offerta in vendita, senza l'effettivo impiego, non può integrare gli estremi della violazione del marchio registrato, poiché non potrebbe essere presente nè la contraffazione né il rischio di concorrenza sleale per confusione.
Il Tribunale ha respinto questa argomentazione sulla scorta della rinomanza del marchio
"Laura Ashley" e della tutela "allargata" dei marchi notori che rendono pregiudizievole ogni comportamento, realizzato per trarre vantaggio da detto carattere di notorietà, al di là di una attività confusoria o potenzialmente tale, concretizzata attraverso l'uso illecito di un segno identico o simile (Trib. Parma, decr. 12 ottobre 1998; Id., ordd., 11 gennaio 1999 e 22 febbraio 1999, in Dir. comunit. Scambi internaz., 1999, p. 491 ss., con commento di M.
NAJOLEARI, Prime pronunce italiane in un caso di domain grabbing su Internet, ivi, p. 497 ss.).
Da ultimo lasciando da parte le notizie circa la prossima predisposizione di un apposito disegno di legge da parte del Governo per la tutela dei nomi di dominio - riportiamo il testo dell'ordinanza del Tribunale di Viterbo del 24 gennaio 2000 che ha collegato alla tutela del diritto di marchio (ancorché non registrato) una decisa prevalenza rispetto alle regole di registrazione dei nomi di dominio.
TRIBUNALE DI VITERBO Sezione Civile del 24/1/2000
Il Giudice Designato Nell'ambito della procedura cautelare promossa da TOURING CLUB ITALIANO e TOURING EDITORE S.r.l. (rapp.ti e difesi dall'avv. Giovanni Guglielmetti e Luigi Colombo di Milano e avv. Angelo Angeloni di Viterbo) nei confronti di VECCHI MAURIZIO (rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Bartoletti di Viterbo), ed intesa ad ottenere un provvedimento ex art. 634 legge marchi e art. 700 c.p.c. che inibisca alla ditta Maurizio Vecchi Editore l'utilizzazione del segno distintivo "TOURING" anche nella rete World Wide Web (WWW) all'interno dei domini Internet.
Letti gli atti e sentite le parti, viste le memorie da queste depositate nei termini concessi, osserva
I ricorrenti - operanti da oltre un secolo nel settore del turismo mediante organizzazione di servizi informativi e culturali, nonché mediante vendita di periodici e pubblicazioni specialistiche, la prima quale associazione non riconosciuta (in sigla TCI) e la seconda quale editore delle pubblicazioni del gruppo TCI - lamentano che la ditta Maurizio Vecchi Editore (in sigla MVE), corrente in Caprarola (Viterbo), abbia illecitamente utilizzato il denominativo Touring per l'accesso alla rete telematica WWW (all'interno di Internet) aprendo un proprio sito individuato con il domain name (ND) di www.touring.it con scopi e finalità identiche a quelle proprie dell'Associazione Touring Club Italiano operante su
Internet con un sito denominato www.touringclub.it; attività ritenuta lesiva del proprio marchio Touring Club nonchè idonea a danneggiarli e/o comprometterne l'attività economica in quanto caratterizzata da un comportamento sanzionabile anche ai sensi dell'art. 2958 n. 3 c.c. per l'intrinseca portata di non lealtà dell'atto concorrenziale posto in essere.
Si difende parte resistente sostenendo non essersi verificata alcun attività illecita dal punto di vista della concorrenza sia con riguardo alla pretesa violazione del marchio (Touring) che con riguardo alla violazione di segni distintivi-denominazioni della ricorrente TCI nei cui confronti viene pure eccepita la legittimazione attiva in quanto alla stessa, essendo una libera associazione senza fini di lucro. non sarebbe applicabile la normativa di cui agli artt.
2598 e segg. Cod.civ..
Pacifiche e documentate le circostanze di fatto da cui desumere l'effettività dell'attività ascritta alla ditta resistente e con le modalità descritte in ricorso (emergenti dai documenti versati in atti nonché dalla diretta visione sulla rete Internet dei due siti in questione), occorre passare all'esame del merito della richiesta cautelare che su tali fatti si basa.
La tutela cautelare qui invocata, infatti, è volta ad ottenere un provvedimento di inibitoria provvisoria ex art. 700 c.p.c. e art. 63 legge sui marchi, nei confronti di un soggetto che utilizza, secondo la tesi delle ricorrenti illecitamente, un segno distintivo altrui (anche tutelato perché registrato) per tal motivo ritenuto anche concorrente sleale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2598 n. 1 e 3 e 2599 cod. civ. in quanto avrebbe posto in atto un comportamento contrario alle norme regolanti i rapporti tra concorrenti.
Venendo al merito rilevasi come sussista a vantaggio delle parti ricorrenti il buon diritto legittimante la invocata cautela inibitoria scaturente dalla indiscutibile esistenza di un uso pregresso e consolidato del segno "Touring" seppur accompagnato ad altre espressioni identificative del soggetto titolare (Touring Club It. - Touring Editore - Touring Giovani - ecc.); tale denominativo è sicuramente identificativo dell'associazione ricorrente e di tutte le aziende ed attività associative e commerciali ad essa facenti capo, per la consolidata conoscenza che in oltre un secolo di attività il TCI ha acquisito sia tra i normali utenti dei suoi servizi turistici e culturali che tra le generalità dei cittadini comunque interessati alle informazioni su notizie turistiche in genere (basti aver riguardo alla diffusione dell'uso delle cartine stradali edite dal TCI).
Ciò consente di attribuire al segno Touring il carattere di marchio forte per la sua intrinseca capacità di attribuire in modo inequivoco una data attività ad uno specifico soggetto (il Touring Club Italiano), marchio Touring che, sebbene registrato come tale solo in epoca recente, aveva già acquistato sul mercato una sua valenza fortemente identificativa del titolare del più esteso marchio (registrato in epoca antecedente come Touring Club Italiano) al punto da portare quel segno (il Touring, appunto) ad essere considerato un diminutivo e così essere in tutto e per tutto equiparato al T.C.I. anche per coloro i quali fanno uso delle tecniche informatiche navigando nei siti W.W.W. di Internet.
L'illecito utilizzo del marchio della ricorrente associazione è dimostrato anche dall'assenza di qualsiasi nesso del nome Touring con la ditta del resistente Vecchi Maurizio il quale, svolgendo attività anche nel settore dell'informazione turistica (circostanza pacifica), ha ritenuto utile e conveniente apparire su Internet con un sito distinto con il domain name (così è in astratto definito il nome che identifica il titolare del singolo sito del WWW)
"Touring.it" per la sua forte valenza evocativa del settore turistico in cui opera da anni il TCI che, sulla medesima rete, oggi opera attraverso un sito (touringclub.it) con cui è facile la confusione e la confondibilità del titolare.
Appare evidente, ciò premesso, come la richiesta cautelare trovi il suo più immediato aggancio giustificativo nella ritenuta sussistenza dell'estremo della confondibilità tra i segni distintivi delle due parti in contesa; la tematica sui segni distintivi (Touring Club Italiano e
Touring) richiama concetti e principi che trovano applicazione anche nella valutazione della contraffazione o dell'illecito uso di marchi altrui.
Premesso, infatti, che la parola inglese "Touring" non può dirsi sicuramente parola di ordine ed uso naturale e comune nel lessico attuale della lingua italiana, sebbene dai più conosciuta nel suo significato generico di "cosa che attiene al turismo in generale", e che la stessa - ex se - non potrebbe legittimare una pretesa escludente l'altrui uso se associata ad una iniziativa commerciale o di altra attività rivolta al pubblico, non v'è dubbio che nel campo strettamente afferente "le cose del turismo" il termine Touring richiami alla mente del potenziale interessato l'associazione Touring Club Italiano anche perché, ed è qui il cuore del problema, nell'uso corrente tale denominazione complessa viene scissa in quella più breve ed immediata di Touring (da sola od in aggiunta ad altra parola: esempio:
TOURING Giovani); sia nel modo con cui spesso tale soggetto viene identificato anche dagli organi di stampa (ed in merito l'episodio narrato dalle ricorrenti con riguardo al periodico Internet News è eloquente) sia per come lo stesso viene indicato dal TCI nelle sue singole iniziative (ad es. il mensile dell'associazione è denominato Qui Touring con una evidente intenzione di segnalare al lettore che su quella rivista vi sono le notizie del Touring).
Così come costantemente insegnato dalla giurisprudenza prevalente (e dalla stessa dottrina) la protezione accordata dalla legge sul diritto di autore (L. 22.4.1941 n. 633) va verificata procedendosi ad un accertamento se non anche dell'originalità, quanto meno di una significativa capacità individualizzante relativamente all'utilizzazione d'un vocabolo genericamente idoneo ad indicare e delimitare l'area degli argomenti oggetto di trattazione, necessaria espressione minima di generico riferimento per chiunque intenda svolgere attività editoriale nello specializzato settore prescelto e non ritenga conveniente o non sia in grado di creare una "testata" (perché il domain name tale è nell'ambito Internet) meglio caratterizzata per originalità o fantasia.
Nel caso in esame va esclusa la sussistenza di una locuzione del tutto generica e scarsamente individualizzante (come sostenuto dal resistente) per il termine in questione il quale non può essere considerato come semplice indicativo di un bene della vita (il turismo) dei cui vari aspetti si occupa l'attività di una data azienda ovvero di una data pubblicazione; ciò sia perché il prodotto turismo non può essere considerato equiparabile - dal punto di vista lessicale - al termine touring quantomeno nel limitato ambito nazionale, sia perché il segno touring, per come utilizzato concretamente dalle parti ricorrenti, va considerato come marchio, seppure lo si voglia ritenere caratterizzato da intrinseca debolezza, meritevole di tutela perché il suo lungo uso, anche congiunto ad altri termini, ha determinato nel pubblico dei consumatori medi l'abitudine (e la consapevolezza) a ritenere come la stessa cosa il T.C.I. ed il Touring sic et simpliciter, con la logica ed immediata conseguenza che l'utilizzazione del nome Touring da parte di altri soggetti può portare alla confusione tra le iniziative commerciali di diversi soggetti, tanto più quando uno dei questi abbia acquisito una notorietà tale da rendere i propri prodotti o la propria attività identificabile anche mediante semplici abbreviazioni del nome originario (a tal proposito è utile il richiamo a quanto è avvenuto nel caso del Foro Italiano, nota rivista di diritto, identificata dagli addetti al lavoro con l'abbreviativo "Foro"; v. Tribunale Modena 23 ottobre 1996, in Foro It I997, I, 2316).
La riprova della correttezza dell'argomentare che precede si rinviene proprio analizzando ciò che è avvenuto sulla rete WWW di Internet con l'iniziativa della Maurizio Vecchi Editore che si è avvalsa dell'identificativo del sito www.touring.it (a lei concesso dalla Autorità a ciò preposta senza alcuna valenza legittimante l'uso del nome prescelto a scapito di quelli altri soggetti, stante l'unica regola vigente che è quella del "first come, first served" - priorità della richiesta ed assenza di identità del nome richiesto).
Come è stato rilevato dagli specialisti del settore "le caratteristiche peculiari che hanno fatto di World Wide Web una vera e propria rivoluzione nel panorama degli strumenti di comunicazione possono essere riassunte nei seguenti punti: la sua diffusione planetaria, la facilità di utilizzazione e dei collegamenti, la possibilità di trasmettere e ricevere
informazioni multimediali, la semplicità di gestione per i fornitori di informazione..."; dal punto di vista dell'utilizzatore finale del WWW, infatti, la rete si presenta come uno sconfinato spazio informativo costruito da documenti multimediali interconnessi tramite una rete di collegamenti che fanno si che si crei un vero e proprio ipertesto che vede tutti gli utenti quali suoi fruitori e formatori senza soluzione di continuità; in tale spazio informativo l'utente può con estrema facilità muoversi alla ricerca di dati, testi, informazioni, curiosità varie, prodotti ecc. usando dei programmi che vengono correntemente definiti browser (dall'inglese fornire).
Chi intenda accedere a tale vasta rete telematica per acquisire informazioni o dati inseriti nella medesima rete dalle vane aziende o da singoli fornitori di informazioni (università, centri di ricerca, negozi, giornali ecc.), deve seguire delle semplici, ma essenziali, procedure di ricerca per reperire l'informazione cercata e valutare la sua correttezza, completezza ed imparzialità (aspetto, quest'ultimo, assai delicato ed in parte affidato alla personale esperienza dell'utente e su cui si dirà appresso).
Il primo aspetto, che è quello di scoprire le pagine esistenti sulla rete che si occupano dell'argomento desiderato, viene affrontato mediante l'utilizzo di strumenti di ricerca che si differenziano in "motori di ricerca per termini" ed "indici sistematici".
Senza voler dar qui conto ex professo di aspetti e questioni di natura tecnica, ciò che preme evidenziare in questa sede ê che l'utente che accede alla rete informativa può servirsi di strumenti per accedere ai dati desiderati senza sapere dove trovarli, o perché ignora se tali dati vi siano o perché ignora chi li possa avere immessi in rete ovvero perché non conosce l'ampiezza della materia ed intende accedere al massimo delle informazioni disponibili sull'argomento.
Con la ricerca per termini i c.d. motori di ricerca permettono di ricercare parole o combinazioni di parole in un archivio indicizzato di documenti in formato digitale; tale ricerca si dimostra molto comoda e semplice nel caso di nomi propri (il dato poeta o scrittore) o quando le informazioni ricercate si lascino caratterizzare attraverso termini molto specifici (ad es. informazioni sulla cura del tumore al seno, si usa la combinazione
"tumore" and "seno"). In tali casi la ricerca e del tutto meccanica perché il programma
"tumore" and "seno"). In tali casi la ricerca e del tutto meccanica perché il programma