La tutela delle invenzioni nel sistema OMC. Esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità internazionale

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(2) UNIVERSITÀ DI MACERATA P U B B L I C A Z I O N I D E L L A FA C O LT À D I G I U R I S P R U D E N Z A Seconda serie. 133. GIANLUCA CONTALDI. LA TUTELA DELLE INVENZIONI NEL SISTEMA OMC ESCLUSIVA BREVETTUALE E VALORI EMERGENTI NELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(3) UNIVERSITÀ DI MACERATA P U B B L I C A Z I O N I D E L L A FA C O LT À D I G I U R I S P R U D E N Z A 133 Seconda serie. GIANLUCA CONTALDI. LA TUTELA DELLE INVENZIONI NEL SISTEMA OMC ESCLUSIVA BREVETTUALE E VALORI EMERGENTI NELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(4) Indice-Sommario. Principali abbreviazioni................................................................................. . IX. Capitolo I Caratteri generali della tutela internazionale dei brevetti per invenzione 1 Considerazioni di ordine generale sulla complessità della tutela della innovazione tecnologica alla luce degli sviluppi del diritto internazionale contemporaneo................................................................................................... 2 L’inquadramento della proprietà intellettuale nell’ambito dei diritti umani protetti alla stregua delle fonti internazionali vigenti. Constatazione della necessità di un bilanciamento, nella disciplina internazionale della materia, tra i diritti del titolare del brevetto e le esigenze della collettività ad avere accesso alle scoperte scientifiche .................................................................. 3 I brevetti nella Convenzione di Parigi. Analisi del basso livello di armonizzazione discendente da detto strumento ...................................................... 4 La Convenzione di Monaco sul brevetto europeo ...................................... 5 Evoluzione del diritto internazionale contemporaneo verso una maggiore tutela delle invenzioni quale presupposto per l’incremento del benessere collettivo e per il migliore funzionamento dei meccanismi di regolamentazione del mercato. Apparente accoglimento di questa impostazione nell’ambito del sistema OMC ...................................................................... 6. Territorialità e indipendenza dei brevetti nazionali quali limiti intrinseci del processo di armonizzazione della materia. . ........................................... . 1. 6 22 26. 31 42. Capitolo II I valori della comunità internazionale suscettibili di ricevere pregiudizio per effetto della diffusa armonizzazione della disciplina materiale dei brevetti per invenzione 1 Introduzione allo studio delle antinomie normative rilevabili nella regolamentazione internazionale dei brevetti ....................................................... . 54. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(5) VI. indice-sommario. 2 La tensione tra diritto di privativa, incentivo al progresso ed esigenza della collettività ad avere accesso alle nuove tecnologie ....................................... 3 Il diritto internazionale dell’ambiente e gli strumenti di controllo esistenti 4 Biotecnologie, tutela della biodiversità e diritto al cibo . ............................. 5 Il diritto di sovranità sulle risorse genetiche ed il principio dell’equo compenso per le comunità e per gli Stati che ne detengono il possesso ............. 6 I principi della bioetica nelle dichiarazioni di principi dell’UNESCO e nelle convenzioni adottate sotto l’egida del Consiglio d’Europa ..................... 7 Tutela della salute e accesso ai farmaci essenziali ......................................... 8 Ipotesi di una tendenziale attenuazione del contrasto tra diritti fondamentali e protezione internazionale della proprietà intellettuale in conseguenza di una supposta inefficacia interna dell’Accordo TRIPs (critica) ................. 9 Esclusione della possibilità di completare il sistema OMC con valori normativi esterni ad esso attraverso il ricorso a tecniche giudiziali di integrazione degli accordi internazionali ................................................................ 10 Conseguente applicazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Analisi della tesi che prevede il ricorso all’art. 31, par. 3, lett. c, di detto strumento, attraverso il richiamo operato dall’art. 3, par. 2, dell’Intesa per la risoluzione delle controversie. Constatazione della scarsa utilità di detta tecnica ermeneutica per il prosieguo dell’indagine . ... 11 Conclusioni sulle modalità di risoluzione dei contrasti normativi ravvisati nell’applicazione dell’Accordo TRIPs. L’opportunità di una ricerca, nell’ambito dello stesso sistema normativo dell’OMC, degli strumenti per la soluzione dei conflitti da questo generati ................................................. . 58 59 65 71 73 77. 79. 91. 97. 112. Capitolo III Requisiti di brevettabilità e valori emergenti nella comunità internazionale 1 I requisiti per l’accesso alla tutela brevettuale stabili dall’art. 27 dell’Accordo TRIPs . .................................................................................................... 2 Il requisito della novità con particolare riferimento alle invenzioni già esistenti all’estero. Esigenza di un’interpretazione estensiva di tale elemento, in modo da garantire un adeguato contemperamento tra le prerogative del titolare del diritto e l’interesse della collettività a proteggere solo quelle invenzioni che siano effettivamente innovative . ......................................... 3 Attività inventiva e brevettabilità dei “nuovi usi” di un prodotto .............. 4 Le conoscenze tradizionali ed il problema della salvaguardia dei diritti delle popolazioni che ne esercitano e tramandano il possesso ............................. 5 Segue. L’esistenza di una conoscenza diffusa quale limite alla brevettabilità delle invenzioni derivate dai saperi indigeni ................................................ 6 Diritti delle popolazioni indigene e biopirateria alla luce della Convenzione sulla biodiversità ..................................................................................... . 120. 122 128 133 140 146. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(6) indice-sommario. 7 La brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. Lo stato della materia e le incertezze determinate dal disposto dell’art. 27, par. 3, dell’Accordo TRIPs. Esclusione dell’obbligo di rilasciare il brevetto sull’essere umano autonomamente considerato o su parti di esso ............................................ 8 Segue. La protezione delle varietà vegetali alla luce della Convenzione UPOV. Analisi del rapporto intercorrente tra questo strumento e l’Accordo TRIPs. Constatazione della maggiore idoneità del sistema di protezione speciale, rispetto ad una tutela di tipo brevettuale, a rispondere alle esigenze specifiche del settore ed a taluni obiettivi pubblicistici quali la reperibilità del cibo . ....................................................................................................... 9 Assenza di obblighi positivi in tema di brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche qualificabili come mere scoperte . ........................................... 10 L’incidenza sulla materia delle invenzioni biotecnologiche della clausola dell’ordine pubblico con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità e all’adozione di un approccio di tipo precauzionale per la protezione dell’ambiente ................................................................................... 11 Conclusioni sul rapporto tra diritto di privativa ed esigenze collettive nella disciplina dei requisiti necessari per l’accesso alla tutela .............................. . VII. 159. 165 170. 176 189. Capitolo IV Le eccezioni al diritto di esclusiva del titolare del brevetto ed il sistema delle licenze obbligatorie 1 Prospettazione del problema: il rapporto tra protezione della proprietà industriale, diritto allo sviluppo e tutela della salute. L’articolazione del sistema delle licenze obbligatorie nell’Accordo TRIPs . .............................. 2 Le licenze obbligatorie nella Convenzione di Parigi con particolare riferimento al requisito del local working ............................................................ 3 Lo schema generale delle licenze obbligatorie nell’Accordo TRIPs. Constatazione del silenzio del testo normativo sui presupposti per l’adozione di deroghe al diritto di esclusiva del titolare del brevetto................................. 4 Segue. La tutela degli interessi collettivi nella prassi dei paesi industrializzati nei primi anni di vita dell’Organizzazione mondiale del commercio . ........ 5 Segue. Mutamenti intervenuti nella prassi applicativa dell’Accordo TRIPs seguita da taluni paesi membri dell’Organizzazione . .................................. 6 Esame della prassi dei competenti organi dell’Organizzazione mondiale del commercio e rilevazione della notevole discrezionalità ricosciuta agli Stati nell’individuazione dei presupposti materiali per il rilascio di licenze obbligatorie .......................................................................................................... 7 Le licenze obbligatorie per importare farmaci generici per gli Stati privi delle infrastrutture necessarie per provvedere autonomamente alla loro produzione . ................................................................................................. 8 Analisi dei tentativi di risolvere il problema dell’accesso ai farmaci per i paesi non dotati delle infrastrutture necessarie sulla base del diritto internazionale generale. La configurazione del diritto alla salute alla stregua di una norma di jus cogens (critica) . ........................................................................ . 194 197 203 209 213. 219 225. 227. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(7) VIII. indice-sommario. 9 Segue. Constatazione dell’impossibilità di garantire l’accesso ai farmaci essenziali attraverso il ricorso all’esimente dello stato di necessità (critica) .... 10 Analisi dei meccanismi di contenimento dei prezzi compatibili con il sistema OMC. In particolare: il rapporto intercorrente tra il diritto di esclusiva spettante al titolare del brevetto e la libertà degli Stati di condurre in piena autonomia determinate scelte di politica economica, con specifico riferimento: a) alla possibilità di stabilire determinate condizioni per lo sfruttamento dell’invenzione; b) alla facoltà di introdurre un sistema di esaurimento internazionale del brevetto ..................................................... 11 Le modifiche apportate al testo dell’Accordo TRIPs per consentire agli Stati privi delle relative competenze tecniche di importare farmaci generici ... 12 Tutela del mercato e incentivi all’innovazione tecnologica: a) le licenze obbligatorie come forma di sanzione degli illeciti antitrust ............................. 13 Segue: b) le licenze obbligatorie per lo sfruttamento di un brevetto dipendente ............................................................................................................ 14 Conclusioni provvisorie. Rapporto sostanzialmente equilibrato tra diritto di esclusiva e obiettivi pubblicistici nell’ambito dell’Accordo TRIPs ......... . 230. 233 246 250 262 263. Capitolo V L’incidenza della clausola della nazione più favorita sulla salvaguardia dei valori emergenti nella comunità internazionale 1 L’incidenza della clausola della nazione più favorita sulla tutela internazionale delle invenzioni .................................................................................... 2 Segue. Le tesi tendenti a limitare la portata della clausola a taluni aspetti specifici della disciplina della proprietà industriale (critica) . ....................... 3 Gli accordi c.d. TRIPs-plus e la clausola della nazione più favorita .............. 4 Analisi delle eccezioni al funzionamento della clausola della nazione più favorita e della loro eventuale idoneità a tutelare i valori emergenti nella comunità internazionale: a) il rapporto intercorrente tra l’Accordo TRIPs e i principali sistemi regionali ...................................................................... 5 Segue: b) le Convenzioni concluse nell’ambito dell’OMPI. Suddivisione degli accordi in tema di tutela delle invenzioni in funzione dell’oggetto specifico di ciascuno di questi. Esame dell’incidenza delle diverse tipologie di accordi sulle modalità di funzionamento della clausola . ......................... 6 Conclusioni: l’incidenza sostanzialmente negativa della clausola della nazione più favorita sulla salvaguardia dei valori emergenti nella comunità internazionale .............................................................................................. . 265 269 275. 284. 291 296. Elenco delle opere citate.................................................................................. . 299. Elenco delle sentenze citate.............................................................................. . 327. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(8) PRINCIPALI ABBREVIAZIONI Afr. J. Int. Comp. Law AIDA AJIL American University Ann. fr. dr. int. Ann. IDI Ariz. St. L. J. ASIL BISD BYIL Brooklyn J. Int’l Law Case W. Res. J. Int’l L. CDE CJICLQ . African Journal of International and Comparative Law Annali italiani del diritto d’autore della cultura e dello spettacolo American Journal of International Law American University International Law Review Annuaire francçais de droit international Annuaire de l’Institut de droit international Arizona State Law Journal American Society of International Law Proceedings GATT- Basic Instruments and Selected Documents British Yearbook of International Law Brooklyn Journal of International Law Case Western Reserve Journal of International Law Cahiers de droit européen Cardozo Journal of International and Comparative Law Quarterly CJIELP Colorado Journal of International Enviromental Law & Policy CMLR Common Market Law Review Comunità int. La Comunità internazionale Contr. impr Contratto e impresa CS Comunicazioni e studi dell’Istituto di diritto internazionale e straniero dell’Università di Milano DA Le Droit d’auteur Dig., disc. priv., sez. comm. Digesto delle discipline privatistiche, sezione commerciale Dig., disc. pubbl. Digesto delle discipline pubblicistiche Dir. comm. int. Diritto del commercio internazionale Dir. ind. Il diritto industriale Dir. um. dir. int. Diritti umani e diritto internazionale Dir. Un. eur. Il diritto dell’Unione europea DJCIL Duke Journal of Comparative and International Law ECLR European Competition Law Review EIPR European Intellectual Property Review Enc. dir. Enciclopedia del diritto EJIL European Journal of International Law ELR European Law Review F.2d Federal Reporter, Second Series F. Supp. Federal Supplement FSR Fleet Street Reports of Patent Cases Fordham Int’l Law J. Fordham International Law Journal Foro it. Il Foro italiano. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(9) X. la tutela delle invenzioni nel sistema omc. Geo. Wash. Int’l L. GUCE GUUE GYIL Giur. comm. Giust. civ. GRUR GRUR Int Harvard Int’l L.J. HRLR ICJ Reports Int. Comm. L.R. IJIL Int. Comp. Law Quar. Int. Lawyer IIC IPQ IYIL J. Econ. Hist. JIEL Journ. dr. int. JWIP JWT LJIL Michigan J. Int’l L. NJIL Nuove leggi civ. comm. Recueil des cours RECIEL. George Washington International Law Review Gazzetta ufficiale della Comunità europea Gazzetta ufficiale dell’Unione europea German Yearbook of International Law Giurisprudenza commerciale Giustizia civile Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil Harvard International Law Journal Human Rights Law Review International Court of Justice Reports International Community Law Review Indian Journal of International Law International and Comparative Law Quarterly International Lawyer International Review of Intellectual Property and Copyright Law Intellectual Property Quarterly The Italian Yearbook of International Law Journal of Economic History Journal of International Economic Law Journal de droit international Journal of World Intellectual Property Journal of World Trade Leiden Journal of International Law Michigan Journal of International Law Nordic Journal of International Law Le nuove leggi civili commentate Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye Review of European Community and International Enviromental Law Rev. belge dr. int. Revue belge de droit international Rev. gén. dr. int. Revue générale de droit international public Rev. int. dr. ec. Revue internationale de droit economique Rev. suisse dr. int. dr.eur. Revue suisse de droit international et de droit européen Rev. trim. dr. eur. Revue trimiestrielle de droit européen RGDIP Revue général de droit international public RMUE Revue du Marché Unique Européen Riv. dir. agr. Rivista di diritto agrario Riv. dir. civ. Rivista di diritto civile Riv. dir. ind. Rivista di diritto industriale Riv. dir. int. Rivista di diritto internazionale Riv. dir. int. priv. proc. Rivista di diritto internazionale privato e processuale Riv. dir. priv. Rivista di diritto privato Riv. it. dir. pubbl. com. Rivista italiana di diritto pubblico comunitario RPC Reports of Patent, Design & Trade Mark Cases SJILC Syracuse Journal of International Law and Commerce Studi int. eur. Studi sull’integrazione europea. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(10) principali abbreviazioni. XI. Tulane Journal Tulane Journal of Technology & Intellectual Property UCLR University of Chicago Law Review USPQ United States Patents Quarterly Vanderbilt J. Transnat’l L. Vanderbilt Journal of Transnational Law VJIL Virginia Journal of International Law WTR World Trade Review Yale J. Int’l Law Yale Journal of International Law Yale L.J. Yale Law Journal YEL Yearbook of European Law. sigle ADPIC. Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accordo sui diritti di proprietà intellettuale correlati al commercio, v. anche TRIPs) C.n.p.f. Clausola della nazione più favorita DSB Dispute Settlement Body DSU Dispute Settlement Understanding EPO European Patent Office (istituito sulla base della Convenzione di Monaco del 1973 sul brevetto europeo) FTA Free Trade Agreement FTAs Free Trade Agreements GATS General Agreement on Trade in Services (Accordo generale sul commercio di servizi) GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo generale sulle tariffe e sul commercio) ICTSD International Centre for Trade and Sustainable Development OIL (ILO) Organizzazione internazionale del lavoro OMC (WTO) Organizzazione mondiale del commercio OMPI (WIPO) Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale OMS (WHO) Organizzazione mondiale della salute SPS Sanitary and Phitosanitary Measures (Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie) TRIPs Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo sui diritti di proprietà intellettuale correlati al commercio, v. anche ADPIC) TFUE Trattato sul funzionamento dell’Unione europea TUE Trattato sull’Unione europea UE Unione europea UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(11) © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(12) Capitolo I Caratteri generali della tutela internazionale dei brevetti per invenzione Sommario: 1. Considerazioni di ordine generale sulla complessità della tutela dell’innovazione tecnologica alla luce degli sviluppi del diritto internazionale contemporaneo. — 2. L’inquadramento della proprietà intellettuale nell’ambito dei diritti umani protetti alla stregua delle fonti internazionali vigenti. Constatazione della necessità di un bilanciamento, nella disciplina internazionale della materia, tra i diritti del titolare del brevetto e le esigenze della collettività ad avere accesso alle scoperte scientifiche. — 3. I brevetti nella Convenzione di Parigi. Analisi del basso livello di armonizzazione discendente da detto strumento. — 4. La Convenzione di Monaco sul brevetto europeo. — 5. Evoluzione del diritto internazionale contemporaneo verso una maggiore tutela delle invenzioni quale presupposto per l’incremento del benessere collettivo e per il migliore funzionamento dei meccanismi di regolamentazione del mercato. Apparente accoglimento di questa impostazione nell’ambito del sistema OMC. — 6. Territorialità e indipendenza dei brevetti nazionali quali limiti intrinseci del processo di armonizzazione della materia.. 1.. Considerazioni di ordine generale sulla complessità della tutela dell’innovazione tecnologica alla luce degli sviluppi del diritto internazionale contemporaneo.. Costituisce affermazione ricorrente quella secondo cui la disciplina dell’innovazione tecnologica è caratterizzata da una «forte vocazione all’extraterritorialità» (1). La caratura internazionalistica dei sistemi di. (1) Floridia, Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico, in Auteri, Floridia, Mangini, Spada (a cura di), Diritto industriale, 2a ed., Torino, 2005, p. 243 ss., con riferimento specifico alla Convenzione di Parigi (sulla quale v. infra par. 3); v. anche Spada, Intervento, in Torresetti (a cura di), Diritto, politica e realtà sociale nell’epoca della globalizzazione. Atti del XXIII Congresso nazionale della Società italiana di Filosofia giuridica e. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(13) 2. la tutela delle invenzioni nel sistema omc. protezione delle invenzioni può essere rilevata innanzitutto sul piano economico, dove tale tendenza è determinata da una pluralità di fattori; in primo luogo da circostanze di carattere geopolitico, nel senso che solo un numero limitato di imprese operanti nel settore è attualmente in possesso delle tecnologie necessarie per realizzare prodotti sufficientemente innovativi da suscitare adeguati stimoli di incentivazione all’acquisto. Si tratta, di norma, di società originarie degli Stati maggiormente industrializzati o comunque provenienti da paesi caratterizzati da processi di forte espansione economica (2). D’altro canto, la spinta verso l’innovazione implica ricerche e sperimentazioni costose per giungere a risultati apprezzabili. La necessità di affrontare investimenti sempre più ingenti determina, conseguentemente, talune modifiche strutturali anche all’interno delle stesse imprese produttrici. Le società operanti in questo settore avvertono infatti l’esigenza di incrementare le dimensioni per realizzare economie di scala.. politica, Macerata, 2008, p. 123 ss., p. 127, il quale constata l’esigenza di una «protezione ubiquitaria» dell’innovazione tecnologica. (2) Spesso i paesi maggiormente industrializzati vengono identificati con quelli appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo, costituita con l’Accordo di Parigi del 14 dicembre 1960 (nella sigla inglese, OECD; per l’Italia v. la legge di autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione 28 marzo 1962, n. 232, in GU 18 maggio 1962, n. 126). Di essa fanno attualmente parte trenta paesi, essenzialmente appartenenti al blocco dei paesi occidentali. È opportuno notare come anche altri Stati, soprattutto dell’area asiatica, stiano attraversando un periodo di grande floridità economica; conseguentemente essi stanno progressivamente assumendo un rilievo preponderante nell’economia mondiale (i c.d. NICs: Newly Industrialized Countries). Alcuni di questi Stati, come la Malesia, non sono ancora entrati a far parte dell’OECD e non sembrano intenzionati a farlo nel prossimo futuro. È inoltre necessario evidenziare come il panorama economico internazionale attuale stia nuovamente mutando, dal momento che altri paesi stanno progressivamente emergendo sulla scena mondiale e mostrano un tasso di crescita più elevato di quello del gruppo degli Stati attualmente appartenenti all’OECD. Tra questi gli studiosi di geopolitica segnalano soprattutto la Cina e l’India: detti paesi sono infatti all’avanguardia in taluni settori commerciali, come nella produzione di prodotti manifatturieri e tecnologici (in particolare nel settore informatico). A fronte di questo sviluppo, mercati un tempo particolarmente floridi stanno vivendo una forte stagnazione dei consumi: questo si verifica, ad esempio, negli Stati Uniti, i quali sono tuttora coinvolti da una grave crisi finanziaria del credito a lungo e medio termine. In questo contesto, si ipotizza che lo scenario geopolitico internazionale prossimo venturo sarà caratterizzato dall’esistenza di una pluralità di centri di potere, più che dalla prevalenza di un singolo Stato o di un unico gruppo dominante (v. Khanna, I tre imperi. Nuovi equilibri globali nel XXI secolo, Roma, 2009).. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(14) caratteri generali della tutela internazionale dei brevetti. 3. Tale aumento spinge, a propria volta, le medesime imprese, che spesso presentano la caratura di veri e propri gruppi internazionali, a cercare nuovi sbocchi per i prodotti di alta tecnologia. Quale effetto indotto, i mercati nei quali la ricchezza è abbastanza diffusa da rendere possibile l’acquisto di prodotti tecnologici tendono a saturarsi rapidamente e a non consentire ritorni economici tali da giustificare gli investimenti necessari per la ricerca di invenzioni sufficientemente innovative da ottenere l’accesso ad adeguate forme di protezione. In conseguenza di questa saturazione, le imprese ricercano i potenziali acquirenti sui mercati stranieri, nei quali, tuttavia, in assenza di una disciplina protettiva idonea, fino a pochi anni or sono non vi era alcuna garanzia per il rispetto delle invenzioni realizzate in un altro paese. A fronte della tendenza all’internazionalizzazione, la disciplina normativa della proprietà industriale non ha sempre compiuto progressi sufficienti per garantire le aspettative dei soggetti che effettuavano determinati investimenti nel campo della ricerca. La regolamentazione del diritto industriale e, più in particolare, quella della tutela delle invenzioni ha normalmente reagito alla tendenza all’espansione attraverso accordi internazionali di scarsa portata armonizzatrice; ovvero attraverso convenzioni, notevolmente più complesse, ma la cui partecipazione era spesso limitata ad un numero circoscritto di paesi, generalmente caratterizzati da un livello di sviluppo elevato e sostanzialmente omogeneo. Su scala mondiale, la disciplina della protezione delle invenzioni non godeva pertanto di particolare fortuna, dal momento che i paesi meno avvantaggiati dal progresso rifiutavano l’assunzione di impegni in materia, soprattutto se tali impegni non venivano accompagnati dalla promessa di ricevere benefici in settori ritenuti essenziali per il loro sviluppo economico. Questa situazione di marginalizzazione della tutela delle invenzioni è, di fatto, mutata solo in tempi relativamente recenti. Ciò è avvenuto in particolare con l’Accordo TRIPs che, come è noto, costituisce uno degli allegati del pacchetto di Accordi conclusi a Marrakech (3). (3) L’Accordo TRIPs costituisce parte integrante del sistema normativo dell’Organizzazione mondiale del commercio. Si tratta più precisamente dell’Allegato 1C dell’Accordo istitutivo dell’OMC, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994. L’Italia ha dato attuazione in più tempi al complesso degli Accordi che compongono il sistema OMC. Innanzitutto con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, in G.U., serie gen., n. 7 del 10 gennaio 1995, il legislatore ha emanato l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(15) 4. la tutela delle invenzioni nel sistema omc. Detto Accordo ha determinato un’armonizzazione senza precedenti sul piano della proprietà industriale: il processo di unificazione normativa della materia coinvolge ora un numero molto elevato di Stati. L’ampia partecipazione soggettiva costituisce certamente un’evoluzione verso una maggiore garanzia di ricompensa degli sforzi compiuti per la ricerca in campo tecnologico. Una tutela della proprietà industriale estesa rappresenta, infatti, un potente incentivo a favore del progresso. L’armonizzazione diffusa e costante indotta da tale Accordo genera, tuttavia, in contrapposizione rispetto alla stessa esigenza di implementazione nella protezione normativa dell’innovazione tecnologica, una serie di problematiche particolarmente complesse. La stessa ampiezza della tutela dei brevetti per invenzione su scala internazionale pone, infatti, problemi nuovi nel rapporto tra Stati industrializzati e paesi in via di sviluppo (4). Nella disciplina internazionale della proprietà industriale esecuzione. Per quanto concerne più specificamente l’Accordo TRIPs, la stessa legge n. 747/94 ha conferito una delega al Governo per provvedere «all’adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell’accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato Accordo TRIPs»; in forza di tale delega il Governo ha provveduto ad emanare il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, in G.U., n. 88, suppl. ord. n. 64, del 15 aprile 1996, Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell’Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio- Uruguay Round. (4) Né l’Accordo OMC, né i vari allegati che ne compongono il sistema normativo, contengono una definizione di “paesi in via di sviluppo”. In astratto esistono quattro diversi metodi di individuazione dei paesi appartenenti a tale gruppo: il primo è quello dell’autoelezione, in virtù del quale si considerano in via di sviluppo tutti i paesi che si dichiarano tali. A questo, che costituisce indubbiamente il sistema maggiormente diffuso, se ne accompagnano altri due, basati, l’uno, sul ricorso a determinati parametri economici, tra i quali un rilievo indubbiamente preponderante assume il calcolo del reddito; e il secondo fondato, a propria volta, su parametri eterogenei, ma comunque suscettibili di avere un forte impatto sullo sviluppo dell’economia (come ad esempio l’accesso al mare). Da ultimo, a partire dagli anni ottanta, si tende a porre l’accento su una serie di elementi, anche non strettamente economici, tra i quali la speranza media di vita e il livello di diffusione dell’istruzione, sul presupposto che il concetto di sviluppo risponda ad una nozione complessa, composta da una pluralità di fattori (questo è il c.d. indice dello sviluppo umano, adottato anche dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo). Nella prassi più recente si può constatare una tendenza a fare riferimento a tale ultimo metodo di classificazione, il quale viene impiegato anhe per distinguere i paesi in via di sviluppo da quelli meno avvantaggiati. V., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Verdirame, The Definition of Developing Countries under GATT and Other International Law, in GYIL, 1996, p. 164 ss.; Cantoni, Cooperazione multilaterale e. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(16) caratteri generali della tutela internazionale dei brevetti. 5. è infatti possibile constatare l’esistenza di un conflitto latente tra Stati caratterizzati da diversi livelli di sviluppo. Quelli maggiormente industrializzati sono interessati a garantire una maggiore protezione delle invenzioni, mentre i loro partner commerciali meno dotati di risorse tecniche mirano, per lo più, ad apprendere liberamente e al di fuori di vincoli normativi le tecnologie necessarie. In sostanza, la posizione di tali paesi era fondata sull’idea della libertà della diffusione e dell’accesso alla tecnologia. Conseguentemente, gli Stati appartenenti al secondo gruppo, prima della conclusione dell’Accordo TRIPs, non si erano affatto dotati, al proprio interno, di normative di diritto industriale; o comunque ciò era avvenuto attraverso l’introduzione di ampie deroghe in settori sensibili (5): semplicemente perché non sentivano tali esigenze oppure, a maggior ragione, perché preferivano evitare l’adozione di discipline protettive che, in assenza di infrastrutture e di investimenti nel settore della ricerca, avrebbero verosimilmente determinato ulteriori ritardi nello sviluppo dell’industria locale e nel raggiungimento di adeguati livelli di benessere (6). L’esistenza di meccanismi di protezione finanziamento dello sviluppo, Napoli, 2004, p. 36 ss.; Porchia, Gli attori nel processo di globalizzazione dell’economia, in Comba (a cura di), Neoliberismo internazionale e global governance. Sviluppi istituzionali e nuovi strumenti, Torino, 2008, p. 39 ss., 43 s. (5) Caratteristico è, ad esempio, il caso dell’India, la quale, pur disponendo di una legislazione brevettuale particolarmente efficiente (il Patent Act, del 1970) aveva tuttavia ritenuto opportuno escludere i medicinali da qualunque forma di protezione: questa scelta era anche determinata dal fatto che l’India era un noto produttore di farmaci generici per tutta l’area asiatica e africana. A seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo TRIPs, l’India ha modificato la propria legislazione interna (in più riprese, nel corso del 1999, del 2002, del 2004 e, infine, del 2005) e ha, per l’appunto, stabilito il principio per cui tutte le invenzioni, indipendentemente dal settore tecnologico, sono brevettabili. In dottrina v. Henderson, TRIPS and the Third World: The Example of Pharmaceutical Patents in India, in IIC, 1997, p. 651 ss.; Varella, Accés à la santé, accés aux médicaments, in Maljean-Dubois, Mehdi (a cura di), La societé internationale et les grandes pandemies, Paris, 2007, p. 209 ss., 213; Lakshminath, Patent Laws in India: One Step Forward and Two Steps Backward: a Brief Analysis of IPR Related Issues in Biotechnology and Stem Cell Research in the Backdrop of the Patent Act Amendments, in Patel (a cura di), India and International Law, vol. 2, Leiden, 2008, p. 231 ss.; Parthasarathy, Goddar, Patentability of Pharmaceutical Products in India – The Novartis Case, in IIC, 2009, p. 38 ss. (6) Tradizionalmente il gap tecnologico dei paesi in via di sviluppo veniva individuato sia nella carenza di infrastrutture, sia nella mancanza di manodopera specializzata, sia, infine, nella scarsa disponibilità di informazioni aggiornate (v. Mangini, Il trasferimento di tecnologia ai paesi in via di sviluppo: materiali per una valutazione realistica, in Riv. dir. int. priv. proc., 1977, p. 43 ss.).. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(17) 6. la tutela delle invenzioni nel sistema omc. della proprietà industriale avrebbe di fatto precluso alle imprese, situate nelle aree non agiate del pianeta, la possibilità di accedere alle risorse scientifiche e tecnologiche conosciute e sfruttate nei paesi maggiormente avvantaggiati dal punto di vista economico. Una diffusa armonizzazione della tutela delle invenzioni rischia, d’altro canto, di determinare una forte compressione della libertà della quale godono gli Stati per perseguire i propri obiettivi di politica sociale ed economica, quale, ad esempio, quella di stabilire un regime normativo agevolato per garantire la diffusione di beni essenziali per la sopravvivenza delle popolazioni. In altri termini, un’accentuata protezione delle invenzioni rischia di compromettere il godimento di taluni diritti umani fondamentali, inclusi l’accesso al cibo e alle cure sanitarie. Simili problemi, peraltro non nuovi, ma che oggi assumono certamente una veste diversa a causa della diffusa armonizzazione della materia, costituiscono il presupposto per un’indagine specifica. Il contemperamento delle esigenze evidenziate in questo paragrafo presuppone, infatti, un’analisi dettagliata dell’Accordo TRIPS e del rapporto tra questo strumento e taluni valori avvertiti dalla pluralità degli Stati. È peraltro evidente come una simile indagine implichi eminentemente l’esame di problematiche riconducibili al diritto internazionale: le ipotesi sopra menzionate comportano, infatti, rapporti tra entità statali e sono oggetto di regolamentazione attraverso fonti normative pattizie spesso contrastanti. Detta analisi non potrà, tuttavia, prescindere dalla trattazione di profili tradizionalmente considerati di diritto industriale: l’approfondimento di tematiche riconducibili a tale diversa branca del diritto risulta difatti opportuno per una corretta comprensione del tema.. 2.. L’inquadramento della proprietà intellettuale nell’ambito dei diritti umani protetti alla stregua delle fonti internazionali vigenti. Constatazione della necessità di un bilanciamento, nella disciplina internazionale della materia, tra i diritti del titolare del brevetto e le esigenze della collettività ad avere accesso alle scoperte scientifiche.. Preliminare, rispetto all’indagine menzionata nel paragrafo precedente, si pone l’accertamento della natura della proprietà in-. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(18) caratteri generali della tutela internazionale dei brevetti. 7. tellettuale nel diritto internazionale contemporaneo. Occorre infatti chiedersi se un’estesa tutela delle invenzioni su scala internazionale non discenda, per ipotesi, dall’esistenza di situazioni giuridiche profondamente radicate nella coscienza collettiva perché strettamente collegate con l’essere umano. Da più parti si tende infatti a ricomprendere la proprietà intellettuale, secondo l’accezione lata di tale locuzione (7), nel novero dei diritti umani fondamentali, suscettibili, in quanto tali, di ricevere protezione alla luce dei relativi strumenti internazionali (8). Detta impostazione sembra, in effetti, ricevere riscontri positivi in diversi ambiti. Innanzitutto è agevole constatare come la proprietà intellettuale sia inclusa tra i diritti fondamentali in talune carte costituzionali (9). In secondo luogo, sembra deporre in senso affermativo la circostanza che determinati strumenti internazionali ricomprendano espressamente la proprietà intellettuale nel novero dei diritti inalienabili della persona umana: tra questi è opportuno ricordare l’art. 27 della Dichiarazione universale sulla tutela dei diritti dell’uomo (10); l’art. 15, par. 1, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. (7) �� Tale nozione ampia di proprietà intellettuale discende dall’art. 1, par. 2, dell’Accordo TRIPs («(f)or the purposes of this Agreement, the term “intellectual property” refers to all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II»). Oltre alle invenzioni sono, infatti, oggetto di protezione in detto Accordo, il diritto di autore, i marchi, le indicazioni geografiche, il design, le topografie e i semiconduttori, le informazioni riservate. (8) V. Mastroianni, Diritto internazionale e diritto d’autore, Milano, 1997, p. 42 ss.; von Lewinski, Intellectual Property, Nationality, and Non-Discrimination, consultabile al sito http://www.wipo.int./tk/en/hr/paneldiscussion/papers/pdf/lewinski.pdf. (9) V. ad es. l’art. 42, della Costituzione portoghese e l’art. 27, della Costituzione spagnola, del 27 dicembre 1978. Nel sistema tedesco, si ricomprende la tutela patrimoniale dei diritti sui beni immateriali nella norma diretta alla tutela della proprietà (art. 14, Grundgesetz). Nel nostro ordinamento, pur in assenza di previsioni specifiche, si ritiene che la proprietà intellettuale sia indirettamente oggetto di diverse disposizioni costituzionali: tali sarebbero gli articoli 9, 21, 33, 35 e 41, concernenti, rispettivamente la ricerca scientifica e tecnica, la diffusione dell’informazione, la libertà dell’arte e della scienza, la libertà di iniziativa economica (v. Mastroianni, Proprietà intellettuale e costituzioni europee, in AIDA, 2005, p. 9 ss.). (10) La Dichiarazione universale dei diritti umani è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948: si tratta della risoluzione n. 217 A (III). L’art. 27 è riprodotto infra nel testo.. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(19) 8. la tutela delle invenzioni nel sistema omc. (11), e, infine, l’art. 17 , paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (12). Sulla base di questi elementi, si potrebbe, in un primo approccio, affermare che l’impostazione tendente a includere la proprietà intellettuale tra i diritti umani sia certamente condivisibile. Da questa constatazione discende peraltro un corollario. Dal momento che la stessa proprietà intellettuale costituisce una prerogativa tutelata dalle fonti internazionali poste a salvaguardia dei diritti umani, non si potrebbe risolvere il problema del rapporto tra tutela della proprietà intellettuale e altri diritti fondamentali della persona umana semplicemente sancendo, in via aprioristica e generalizzata, una prevalenza dei secondi sulla prima. Il rapporto tra i sistemi di protezione della proprietà industriale e gli altri valori riconosciuti dalla comunità internazionale appare, in(11) Il Patto sui diritti economici, sociali e culturali è stato aperto alla firma e alla ratifica dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 2200 A (XXI) del 16 dicembre 1966 ed è entrato in vigore sul piano internazionale il 3 gennaio 1976; per l’Italia v. la l. 25 ottobre 1977, n. 881, in G.U. n. 333 S.O. del 7 dicembre 1977. L’art. 15 è riprodotto infra nel testo. (12) L’art. 17, par. 2, stabilische che: «(l)a proprietà intellettuale è protetta». La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata solennemente proclamata dalle istituzioni comunitarie, il 7 dicembre 2000 e formalmente adottata il 12 dicembre 2007. Benché si trattasse di un atto privo, da un punto di vista formale, di autonoma valenza giuridica, non sono mancate, in passato, ricostruzioni tese a riconoscerle effetti vincolanti. D’altro canto è nota la tendenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e degli Avvocati generali a fare riferimento a tale strumento, anche prima dell’entrata in vigore Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (avvenuta il 1° dicembre 2009), a scopo rafforzativo delle proprie posizioni. Il valore vincolante della Carta è, ora, espressamente riconosciuto dall’art. 6, par. 1, del Trattato sull’Unione europea, il quale, attraverso rinvio, incorpora detto strumento nel Trattato istitutivo. Tale ultima affermazione potrebbe, tuttavia, risultare parzialmente contraddetta dal fatto che la disposizione da ultimo citata precisa che l’incorporazione non modifica in alcun modo le competenze dell’Unione. In dottrina v. Ferrari Bravo, La tutela dei diritti in Europa, in Europa e dir. privato, 2001, p. 37 ss.; Di Majo, F., La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: aspetti giuridici e politici, ivi, p. 41 ss.; Lugato, La rilevanza giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Riv. dir. int., 2001, p. 1009 ss.; Conforti, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Panunzio, Sciso (a cura di), Le riforme costituzionali e la partecipazione dell’Italia all’Unione europea, Milano, 2002, p. 69 ss.; Villani, Diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e progetto di costituzione europea, in Dir. Un. eur., 2004, p. 73 ss.; Seatzu, La Carta dei diritti fondamentali: un nuovo parametro di legittimità degli atti comunitari, in Studi int. eur., 2007, p. 377 ss.. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(20) caratteri generali della tutela internazionale dei brevetti. 9. fatti, notevolmente più complesso e suscettibile di articolarsi secondo molteplici sfumature. Il punto che ci sembra opportuno porre in rilievo è che, pur ritenendo che la proprietà intellettuale costituisca un diritto fondamentale dell’essere umano, diversi elementi inducono a conferire ad esso un carattere di minore assolutezza, se non addirittura una portata meno incisiva, rispetto ad altri diritti umani generalmente tutelati nell’ambito degli accordi relativi. È bene precisare che tale minore incisività caratterizza invero diversi diritti fondamentali: si ritiene infatti correntemente che i diritti umani a contenuto economico siano suscettibili, più di quelli privi di tale caratura, di subire restrizioni, eminentemente in funzione di salvaguardia di determinate esigenze pubblicistiche (13). Tali limitazioni, nel caso della proprietà intellettuale, diventano, tuttavia, elementi condizionanti della relativa disciplina. La regolamentazione della proprietà intellettuale è infatti concepita in modo da garantire un ampio accesso da parte della collettività all’opera dell’ingegno, sia durante il periodo di protezione, sia al termine dello stesso (14). Una ricostruzione tendente a riconoscere un ruolo preponderante all’interesse pubblico nella disciplina della proprietà intellettuale sembra in effetti rispondere all’assetto generale della materia. D’altronde, le stesse previsioni internazionali sopra richiamate riconoscono pacificamente l’esistenza di rilevanti elementi pubblicistici. Sia l’art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, sia l’art. 15, 1, lett. b e c, del Patto internazionale sulla tutela dei diritti economici, sociali e culturali, infatti, conferiscono alla proprietà intellettuale una tutela di carattere relativo. L’art. 27 prevede che «(e)veryone has the right freely …to share in scientific advancement and its benefits. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is. (13) V. Cannizzaro, Trattati internazionali e giudizio di costituzionalità, Milano, 1991, p. 191 s.; Davì, Comunità europee e sanzioni economiche internazionali, Napoli, 1993, p. 22, 342 s. (testo e note corrispondenti); Viarengo, Deroghe e restrizioni alla tutela dei diritti umani nei sistemi internazionali di garanzia, in Riv. dir. int., 2005, p. 955 ss. (14) �� V. Committee on Economic Social and Cultural Rights, Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Follow-up to the day of general discussion on article 15.1 (c), Monday, 26 November 2001, Human rights and intellectual property, E/C.12/2001/15, par. 6.. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(21) 10. la tutela delle invenzioni nel sistema omc. the author». L’art. 15 del Patto sui diritti economici sociali e culturali, sulla falsariga della Dichiarazione, stabilisce che «(t)he States parties to the present Covenant recognize the right of everyone… b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications; c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author» (15). Quindi, se da un lato entrambe le disposizioni riconoscono l’esigenza di non pregiudicare le aspettative morali ed economiche del titolare di determinati diritti di proprietà intellettuale, dall’altro, ne condizionano espressamente l’esercizio all’interesse della collettività alla condivisione dei frutti dell’opera e dei progressi scientifici (16). Mentre il diritto morale dell’inventore di essere riconosciuto quale autore della scoperta non è, evidentemente, passibile di limitazioni, il diritto allo sfruttamento materiale della proprietà intellettuale può invece subire diverse restrizioni in funzione delle aspettative della collettività alla condivisione dei benefici (17). La proprietà intellettuale, in questi strumenti, non è pertanto considerata alla stregua di un diritto assoluto, ma come una prerogativa. (15) �� Corsivi aggiunti. (16) �� V. Di Blase, Human-Right-Related Aspects in the Settlement of International Disputes on Intellectual Property Rights, in Venturini, Bariatti (a cura di), Diritti individuali e giustizia internazionale. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, p. 275 ss., 277. (17) Sia l’art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, sia l’art. 15 del Patto sembrano introdurre una distinzione nei diritti spettanti alla collettività tra scoperte scientifiche e opere d’arte (o altri diritti di proprietà intellettuale). Mentre in relazione alle prime, la Dichiarazione parla espressamente di condivisione («(e)veryone has the right freely …to share in scientific advancement and its benefits»), per le seconde menziona più precisamente il diritto della collettività al loro godimento («to enjoy the arts»). Nonostante i dubbi talora sollevati in dottrina circa l’esistenza di un diverso standard di tutela, non sembra che la distinzione lessicale determini un’effettiva differenza di trattamento: l’unico rilievo possibile è che, ovviamente, l’interesse della collettività a partecipare ai benefici effetti del progresso è, di norma, più intenso di quello, funzionalmente corrispondente, a contemplare un’opera d’arte; conseguentemente si può ipotizzare che l’interesse pubblico appartenente alla prima categoria menzionata giustifichi limiti più penetranti all’esercizio del diritto da parte del suo titolare; ma naturalmente si tratta di una generalizzazione troppo semplicistica e suscettibile di variare in relazione alle situazioni concrete. In dottrina v. Beguin, La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (du 10 décembre 1948) et la protection de la propriété intellectuelle, in DA, 1963, p. 317 ss., spec. 319.. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(22) caratteri generali della tutela internazionale dei brevetti. 11. il cui esercizio è subordinato ad un costante contemperamento con le esigenze della società (18). Questa impostazione, che abbiamo desunto dall’analisi di testi normativi a portata universale, appare d’altronde confermata dall’esame di strumenti internazionali a carattere regionale, quali, in particolare, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. In questo particolare ambito, la Commissione che, prima delle recenti modifiche normative (19), doveva vagliare l’ammissibilità dei ricorsi prima del loro esame da parte della Corte, in assenza di una previsione specifica, ha espressamente ricompreso la proprietà intellettuale nel novero dei diritti garantiti dall’art. 1 del primo Protocollo, che, come è noto, ha ad oggetto il diritto di proprietà (20). Secondo tale prospettiva,. (18) L’esistenza di valori tanto individuali, quanto collettivi, posti a fondamento della tutela delle invenzioni, emergeva già nel noto lavoro di Machulp, Penrose, The Patent Controversy in the Nineteenth Century, in J. Econ. Hist., 1950, p. 1 ss. Gli autori avevano, in particolare, individuato quattro ragioni giustificative della tutela brevettuale. Le prime due erano definite di carattere “morale” e si identificavano, rispettivamente, nella proprietà naturale dell’inventore sulle proprie idee e sul proprio lavoro e nella conseguente necessità di una ricompensa per esso. Le ultime due erano, al contrario, di carattere pubblicistico e venivano ravvisate nell’incentivo all’innovazione, nonché nell’opportunità che i lavori non venissero tenuti segreti, ma fossero, al contrario, svelati al pubblico. (19) Le modifiche alle quali si fa riferimento nel testo sono quelle discendenti dall’entrata in vigore, avvenuta il 1° novembre 1998, del Protocollo n. 11, il quale ha determinato l’eliminazione della Commissione, sostituendo l’esame sull’ammissibilità del ricorso da parte di questo organo con una valutazione preliminare da parte della stessa Corte (v., in generale, Nascimbene, La “nuova” Corte europea dei diritti dell’uomo, in Studium iuris, 2, 1999, p. 119 ss.; Bultrini, Corte europea dei diritti dell’uomo, in Dig., disc. pubbl., Aggiornamento, 2000, p. 148 ss.). (20) �� V. la decisione Smith Kline and French Laboratories Ltd. v. The Netherlands, Application n. 12633/87, in Decision and Reports, n. 66, 1990, p. 77 ss. (la vicenda si è peraltro conclusa con una composizione amichevole: v. il rapporto del 10 luglio 1991, in Decision and Reports, n. 70, 1991, p. 137 ss.). Vedi inoltre la decisione della medesima Commissione, Heinz c. Germania, Application n. 21090/92, del 10 gennaio 1994 (riprodotta in Riv. dir. int., 1994, p. 810 ss., con commento di Vitucci, Il controllo della Commissione europea dei diritti dell’uomo sugli atti dell’Ufficio europeo dei brevetti, ivi, p. 737 ss.), nel quale la Commissione ha dichiarato il ricorso irricevibile, perché ha affermato di non poter sindacare le decisioni rese dagli organi di un’organizzazione internazionale autonoma (l’Ufficio di Monaco sul brevetto europeo: sul quale v. infra, par. 4), dal momento che queste non rientravano nella nozione di giurisdizione nazionale, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione.. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(23) 12. la tutela delle invenzioni nel sistema omc. recentemente confermata dalla Corte (21), la proprietà intellettuale risulterebbe assimilabile alla proprietà nel senso tradizionale del termine (22). L’assimilazione tra queste due forme di proprietà è d’altronde resa agevole dal fatto che entrambe consentono al titolare di esercitare il relativo diritto in maniera assoluta, potendo questi escludere i terzi dal suo godimento (23). D’altro canto questa soluzione, che trova rispon-. (21) V. le decisioni, rispettivamente, della Grande Camera, 11 gennaio 2007, caso n. 73019/01, Anheuser Busch Inc. c. Portogallo, par. 72 e della quarta Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, 29 gennaio 2008, caso n. 19247/03, Balan c. Moldova, par. 34, reperibili al sito http://www.echr.coe.int. In precedenza, la Corte aveva quasi dato l’impressione di non voler prendere posizione, dal momento che, pur avendo avuto l’occasione di pronunciarsi sulla possibilità di includere la proprietà intellettuale nel novero dei diritti garantiti dall’art. 1 del Protocollo, aveva sostanzialmente eluso il problema. Nella specie, nella decisione del 20 novembre 1995, Affaire n. 19589/92, British-American Tobacco Company Ltd. v. The Netherlands, Série A, No. 331-A, spec. par. 90, la Corte ha dovuto accertare se il procedimento per il rilascio del brevetto (che normalmente si svolge davanti ad un’autorità amministrativa) risponda ai requisiti di indipendenza ed imparzialità previsti dall’art. 6, par. 1, della Convenzione. Tra le questioni sottoposte al suo esame c’era anche quella di valutare se il rigetto della domanda volta al rilascio di un brevetto potesse configurarsi come una violazione delle garanzie processuali previste dall’art. 6 della Convenzione europea, nonché di quelle sostanziali predisposte dall’art. 1 del primo Protocollo. La Corte ha, tuttavia, omesso di valutare l’ambito di applicazione dell’art. 1, dal momento che ha escluso qualunque violazione di carattere procedurale, sulla base dell’assunto che la peculiarità della proprietà intellettuale giustifica la competenza di sezioni specializzate (e quindi anche di organi amministrativi competenti). (22) Ricomprendono la proprietà intellettuale nel novero dei beni tutelati dal primo protocollo Mastroianni, Diritto internazionale e diritto d’autore, cit., p. 53 s.; Buonomo, La tutela della proprietà dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, 2005, p. 62; Vezzani, Il primo protocollo alla Convenzione europea dei diritti umani e la tutela della proprietà intellettuale di popoli indigeni e comunità locali, in Dir. um. dir. int., 2007, p. 305 ss., 320; Beiter, The Right to Property and the Protection of Interests in Intellectual Property – A Human Rights Perspective on the European Court of Human Rights’ Decision in Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, in IIC, 2008, p. 714 ss. (23) La ricostruzione della proprietà intellettuale quale diritto dominicale è ampiamente diffusa nella dottrina specialistica: v., anche per ulteriori riferimenti, Sena, Note paradossali sulla proprietà intellettuale, in Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza, t. II, Milano, 2004, p. 1533 ss.; Bercovitz, Los derechos de propiedad industrial como objeto de propiedad, in Pacis Artes. Obra homenaje al Professor Julio D. Gonzáles Campos, t. II, Derecho internacional privato, Derecho constitucional y varia, Madrid, 2005, p. 1959 ss.; Spada, Il paradigma proprietario e la protezione giuridica dell’innovazione e della nomenclatura commerciale, in Dir. ind., 2007, p. 269 ss. Questa impostazione, nel nostro ordinamento, appare,. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(24) caratteri generali della tutela internazionale dei brevetti. 13. denza anche in altre fonti internazionali (24), si inquadra nell’ambito di una lunga evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo, la quale, ha sempre mostrato una netta tendenza a ricondurre nella nozione di “bene” protetto qualunque diritto a contenuto patrimoniale (25). In questa prospettiva si giustifica pienamente una ricostruzione tendente a configurare la proprietà intellettuale alla stregua di un diritto umano fondamentale (26). Tanto più che i diritti riconducibili in. inoltre, confermata dall’evoluzione legislativa. In particolare il d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, in G.U., S.O., n. 52 del 4 marzo 2005, estende determinate modalità di tutela anche ai diritti di proprietà industriale per i quali non è avvenuta alcuna registrazione. Il problema si è posto in concreto per il marchio: in detto atto normativo il marchio di fatto viene sostanzialmente equiparato al marchio registrato. Questa assimilazione conferisce implicitamente al diritto una natura reale, dal momento che fa dipendere il suo esercizio dal mero possesso e non da un provvedimento amministrativo. (24) Tale assimilazione è peraltro favorita anche dall’esame di altre fonti internazionali. Così, ad esempio, l’art. 39 della Convenzione di Lussemburgo, stabilisce che «il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà, è assimilato, nella sua totalità e per la totalità dei territori nei quali produce i suoi effetti, a un brevetto nazionale dello Stato contraente» (corsivo aggiunto). La Convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 1975, sul brevetto europeo per il mercato comune, era diretta a «conferire effetti autonomi ai brevetti europei rilasciati per i loro territori ai sensi della Convenzione sul rilascio di brevetti europei del 5 ottobre 1973» (primo considerando). Detto strumento, pur oggetto di ratifica da parte dell’Italia, non è in vigore sul piano internazionale. Esso costituisce ormai un tentativo privo di valore, dal momento che è stato successivamente sostituito dall’Accordo sul brevetto comunitario, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (89/695/CEE, in GUCE, n. L 401 del 30 dicembre 1989). Neppure questo strumento è in vigore sul piano internazionale: è peraltro verosimile che anche tale ultimo Accordo sia destinato a non assumere rilievo, dal momento che sono attualmente in corso i lavori per l’adozione di un regolamento sul brevetto comunitario (per i riferimenti, v. infra nota 62). (25) V. ad es. le decisioni della Corte del 23 febbraio 1995, Gasus Dosier – und Fördetechnik GmbH c. Pays Bas, Série A, n. 306, spec. par. 53; 25 marzo 1999, Iatridis c. Gréce, Série A, n. 31107/96. Così espressamente Padelletti, Art. 1. Protezione della proprietà, in Bartole, Conforti, Raimondi (a cura di), Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, p. 801 ss. (26) Questa interpretazione sembra d’altro canto confermata anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Come è noto, l’art. 6, par. 3, del Trattato sull’Unione europea, nel testo modificato dal Trattato di Lisbona, prevede che «(i) diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali». Detto riferimento. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(25) 14. la tutela delle invenzioni nel sistema omc. questo ambito discendono sovente da uno sforzo creativo del titolare: sarebbe conseguentemente poco ragionevole escludere dal novero dei beni protetti un diritto che è intrinseca manifestazione di un apporto personale, generalmente consistente in un notevole lavoro intellettuale a volte accompagnato da rilevanti sforzi economici (27). Da un ampliamento della nozione di bene protetto può agevolmente ricavarsi anche un’estensione della categoria generale dei diritti riconducibili all’art. 1 del Protocollo fino a ricomprendere in tale ambito forme di proprietà diverse da quelle tradizionali (28). deve verosimilmente intendersi come un rinvio all’intero sistema della Convenzione europea: inclusi, quindi, i Protocolli aggiuntivi o modificativi. In questo contesto si potrebbe assumere che, per il combinato disposto dell’art. 1 del Primo Protocollo e dell’art. 6, par. 3, TUE, già esista un obbligo “comunitario” di proteggere la proprietà intellettuale, anche in assenza o in difetto di specifiche previsioni emanate dalle istituzioni. Questa ricostruzione sembra appunto avallata dalla stessa Corte di giustizia (v. la sentenza 12 maggio 2005, in causa C-347/03, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale c. Min. politiche agricole e forestali, caso Tocai, in Raccolta, 2005, p. I-3785, punti 118 ss.). È bene però avvertire che lo stesso art. 6, par. 3, del Trattato UE, non può essere considerato una norma attributiva di competenza: questa affermazione risulta indirettamente confermata dal parere della Corte n. 2/94, del 28 marzo 1996, in Raccolta, 1996, p. I-1759, spec. par. 37, concernente l’adesione della Comunità alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In tale occasione la Corte ha precisato che «nessuna disposizione del Trattato [inclusa, pertanto, la disposizione oggetto di esame in questa nota] attribuisce alle istituzioni comunitarie…il potere di dettare norme in materia di diritti dell’uomo». Questo stato di cose non dovrebbe, d’altro canto, mutare neppure a seguito dell’adesione dell’Unione alla Convenzione europea. Il nuovo art. 6, par. 2, infatti, pur prevedendo che l’Unione aderirà alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, precisa che detta adesione non modificherà le competenze dell’Unione. In dottrina v. Ubertazzi, L.C., Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale, in Contratto e Impresa/ Europa, 2003, p. 1054 ss., 1093; Geiger, “Constitutionalising” Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union, in IIC, 2006, p. 371 ss., 386 s. (27) È opportuno ricordare come, nella dottrina specialistica, soprattutto statunitense, era originariamente diffusa una concezione “giusnaturalista” della proprietà intellettuale, nel senso di concepire il diritto dell’inventore come una sorta di diritto naturale – strettamente correlato al lavoro necessario per conseguire il diritto – che, come tale, preesisterebbe all’atto amministrativo di concessione del brevetto: v. Hamilton, Property – According to Locke, in Yale L. J., 1932, p. 867 ss.; Baird, Common Law Intellectual Property and the Legacy of International New Services v. Associated Press, in UCLR, 1983, p. 411 ss.; Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, Oxford, 1996. (28) È opportuno precisare che l’applicazione dell’art. 1, del primo Protocollo, alla materia brevettuale presuppone la conclusione positiva del relativo procedimento. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(26) caratteri generali della tutela internazionale dei brevetti. 15. L’assimilazione tra le due forme di proprietà nella giurisprudenza degli organi di controllo della Convenzione europea sembra, quindi, corrispondere alla precipua finalità dell’art. 1 del primo Protocollo ed appare, pertanto, suffragata da sufficienti elementi. Da tale assimilazione discendono tuttavia talune conseguenze ulteriori. La stessa disposizione della Convenzione europea, infatti, se da un lato riconosce i diritti del proprietario, dall’altro permette agli Stati contraenti di apporre diverse limitazioni al suo esercizio in funzione delle esigenze della collettività. La Convenzione consente finanche la privazione del diritto di proprietà per cause di pubblica utilità; o, comunque, la possibilità per i paesi partecipanti al sistema di protezione, di disciplinare l’esercizio del diritto del proprietario in maniera conforme all’interesse generale (29). Dall’assimilazione tra proprietà intellettuale e proprietà nel senso tradizionale dell’accezione e dalla conseguente inclusione della prima nel novero dei diritti protetti alla luce dell’art. 1 del Protocollo alla Convenzione europea, può pertanto ricavarsi, quale ulteriore corollario, la conferma che anche il diritto dell’inventore possa subire limitazioni in funzione della preservazione di determinati interessi pubblici. Si tratta ora di descrivere, sia pure in maniera sintetica, quali sono le restrizioni che vengono abitualmente apposte al fine di salvaguardia dell’interesse pubblico. Per far ciò è, tuttavia, opportuno abbandonare la valutazione della proprietà intellettuale nel suo complesso, per concentrarci più direttamente sulla disciplina dei brevetti per invenzione. Nella regolamentazione dei diversi diritti di proprietà intellettuale intercorrono, infatti, differenze sufficientemente rilevanti da indurci a. amministrativo: solo in questo momento sorge, infatti, un diritto di carattere dominicale (v. Helfer, The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the European Court of Human Rights, in Harvard Int’l L.J., 2008, p. 1 ss., 22). (29) Le limitazioni all’esercizio del diritto menzionate nel testo sono previste da paragrafi apparentemente autonomi dell’art. 1, del Protocollo alla Convenzione europea. Tuttavia la giurisprudenza degli organi di Strasburgo si è ormai orientata nel senso di pervenire ad una lettura sostanzialmente unitaria delle varie parti della disposizione: sia le espropriazioni, consentite dal primo comma, sia le limitazioni al suo esercizio, rese possibili dal secondo comma dell’art. 1, devono rispondere ad un parametro di legittimità e di giusto contemperamento con l’interesse pubblico: v. Daniele, La tutela del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio delle attività economiche nell’ordinamento comunitario e nel sistema della Convenzione europea di salvaguardia, in Dir. Un. eur., 1998, p. 53 ss., spec. 70 ss.; Frigo, Le limitazioni dei diritti patrimoniali privati nel diritto internazionale, Milano, 2000, p. 164 ss.. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(27) 16. la tutela delle invenzioni nel sistema omc. focalizzare la nostra attenzione sugli aspetti strettamente concernenti l’oggetto di indagine nel presente studio. È poi opportuno avvertire che, per stabilire in concreto quali siano le limitazioni normalmente sussistenti al diritto dell’inventore di sfruttare i benefici materiali discendenti dalla propria opera, è necessario esaminare il contenuto degli ordinamenti interni. Naturalmente, in questa analisi, non intendiamo assumere a parametro di riferimento uno specifico sistema giuridico nazionale: un simile procedimento interpretativo sarebbe ovviamente errato perché finirebbe per far dipendere l’applicazione di determinati accordi internazionali da presupposti normativi discendenti da un diverso sistema giuridico. Una tecnica siffatta sarebbe poi oltremodo contraria allo stesso spirito dei trattati internazionali posti a tutela dei diritti umani, perché, invece di garantire l’osservanza di un nucleo di diritti fondamentali condivisi da tutti gli Stati contraenti, lascerebbe a questi ultimi un ampio margine di discrezionalità per l’adozione di normative differenti (30). Ciò che intendiamo svolgere, quindi, è un’analisi, entro certi limiti, empirica, nel senso di rilevare i principi sottostanti alla disciplina dell’istituto brevettuale, sulla base dei caratteri generalmente diffusi nei vari sistemi positivi, al fine di porre in rilievo la preponderanza degli aspetti pubblicistici nella normativa posta a protezione delle invenzioni. Sulla base di un’analisi comparatistica è agevole constatare come il diritto dell’inventore sia normalmente soggetto a limitazioni di vario genere (31). L’esercizio del diritto dipende, innanzitutto, da un provvedimento amministrativo (il rilascio del brevetto), che viene generalmente emanato al termine di un apposito procedimento, il quale, soprattutto nei sistemi che procedono ad un esame preventivo dei requisiti per l’accesso alla protezione, può ovviamente anche concludersi con il rigetto della domanda. È peraltro evidente come lo stesso procedimento brevettuale sia concepito nella prospettiva del perseguimento di un determinato interesse pubblico: la richiesta del brevetto implica infatti l’obbligo per l’inventore di svolgere una descrizione dettagliata del. (30) Per questo rilievo v., con specifico riferimento all’art. 1, del primo Protocollo, Condorelli, La proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. int., 1970, p. 175 ss., 186 s. (31) �� V. in generale Haugen, Intellectual Property- Rights or Privilege?, in JWIP, 2005, p. 445 ss.. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.

(28) caratteri generali della tutela internazionale dei brevetti. 17. proprio prodotto; indipendentemente dall’esito positivo o negativo, il deposito di una domanda di brevetto implica la sua pubblicazione e la conseguente possibilità per i terzi di avere accesso a tale descrizione, in modo da consentire a costoro di riprodurre il ritrovato una volta esaurito il periodo di esclusiva. La presenza dell’interesse pubblico è, quindi, resa manifesta dalla possibilità per i terzi di avere accesso a tale descrizione per attuare la relativa invenzione (32). Diversamente dalla disciplina positiva dei brevetti per invenzione, gli altri diritti fondamentali (come ad esempio il rispetto della vita) sono concepiti come prerogative stesse dell’essere umano; essi, conseguentemente, non desumono la propria legittimazione da un provvedimento autoritativo. In secondo luogo il diritto dell’inventore è soggetto ad una molteplicità di limiti quanto al suo esercizio: innanzitutto esso è soggetto ad un termine di durata (33). La maggior parte dei diritti fondamentali non sono, al contrario, soggetti a limiti di durata, ma sono, di norma, imperituri ed imprescrittibili. Inoltre l’esercizio stesso del diritto subisce, in genere, diverse eccezioni nell’interesse della collettività, quali la possibilità per i terzi di sfruttare l’invenzione anche durante il decorso del periodo di protezione, per talune finalità specifiche, come lo sviluppo di ulteriori ricerche. Simili constatazioni sembrano rafforzare l’idea di un diritto prescrittibile, il cui esercizio non è concepito solo come una prerogativa esclusiva del titolare, quanto piuttosto come un riconoscimento che viene conferito dallo Stato all’inventore in conseguenza dei suoi meriti scientifici (o quale incentivo ad innovare) e che è soggetto ad una pluralità di limitazioni, quanto al suo godimento, al fine di tutelare al contempo l’interesse pubblico ad avere accesso alla scoperta allo scopo di godere dei relativi benefici.. (32) In assenza di un sistema normativo di protezione, l’autore sarebbe, infatti, indotto a non rendere pubblica la propria invenzione, temendone l’appropriazione da parte di soggetti che non abbiano sostenuto i costi della relativa ricerca (v. Falce, Lineamenti giuridici e profili economici della tutela dell’innovazione industriale, Milano, 2006, p. 34 ss.; Id., Profili pro-concorrenziali dell’istituto brevettuale, Milano, 2008, p. 149 ss.). (33) �� V. Foyer, Problèmes internationaux contemporaines des brevets d’invention, in Recueil des cours, 1981, II, t. 171, p. 341 ss., 353. Nella specie, l’Accordo TRIPs prevede un termine ventennale di protezione delle invenzioni (v. art. 33).. © Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore.