Strategie di deposito: marchio, disegno/modello o entrambi?

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Torino, 16 settembre 2014 Il marchio di forma. Le interfacce con gli altri diritti di PI

Strategie di deposito:

marchio, disegno/modello o entrambi?

Avv. L. Curiale Dott. Ing. S. Baldi

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Premessa

• Nella presente presentazione si farà riferimento – dove non altrimenti specificato – alla normativa italiana e comunitaria in materia di marchi e disegni/modelli.

• Le normative nazionali di singoli Paesi UE ed extra-UE possono presentare significative differenze sia procedurali, sia sostanziali.

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MARCHIO

art. 7 C.P.I. “OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE” (art. 4 Reg. CE 2009/207- RMC)

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

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ALCUNE TIPOLOGIE DI MARCHI

• Denominativo VITALE BARBERIS CANONICO

• Figurativo

• Marchio complesso

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ALCUNE TIPOLOGIE DI MARCHI

• Marchio di forma

• Marchio di forma con elementi verbali

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MARCHI DI FORMA art. 9 C.P.I. - art. 7 1.e) i, ii, iii RMC

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla

1. forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

2. forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

3. forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

RATIO

Evitare situazioni monopolistiche.

Evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito dal marchio possa servire per perpetuare altri diritti che il legislatore ha inteso assoggettare a

“termini di decadenza” (TPG sentenza 6/10/2011 T-508/08).

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NOZIONE DI FORMA

Art. 9 CPI e 7.1 e) RMC non definiscono i tipi di segni che devono essere considerati come forma.

Segni costituiti dall’aspetto del prodotto come si presenta al pubblico.

Applicabilità dell’art. 9 a forme tridimensionali, ma non solo:

anche a marchi “figurativi” che consistono in rappresentazioni bidimensionali riprodotte o ripetute sulla superficie esterna del prodotto. (es. disegno di tessuto Burberry, lavorazione del cuoio di una borsa etc.) – segni bidimensionali intrinseci.

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Marchi tridimensionali

Raggruppabili in tre categorie:

• forme non correlate ai prodotti/servizi (generalmente si tratta di segni distintivi);

• forme costituite dalla forma dei prodotti stessi;

• forme di imballaggi o contenitori.

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Requisiti per la registrazione – Marchio art. 12-14 C.P.I. e art. 7-8 RMC

Un segno per costituire oggetto di valida registrazione come marchio d’impresa deve integrare i requisiti di:

– capacità distintiva – novità

– liceità

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CAPACITA’ DISTINTIVA

ART. 13 C.P.I. e art. 7.1 b RMC

Segni privi di carattere distintivo

→

non idonei a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese: segni indistinguibili rispetto al prodotto che contraddistinguono, assenza di autonomia rispetto al prodotto (principio di estraneità del marchio dal prodotto).

Carattere distintivo significa che il marchio permette di identificare il prodotto/servizio per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata.

Si tratta di un segno che consente di distinguere quel prodotto/servizio da quelli di altre imprese.

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Secondo la giurisprudenza comunitaria i criteri di valutazione del carattere distintivo per i marchi di forma sono uguali a quelli applicabili alle altre categorie di marchi.

Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato con riferimento a:

•i prodotti/servizi per cui è chiesta la registrazione;

•la percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio, che è costituito dai consumatori di tali prodotti/servizi.

CAPACITA’ DISTINTIVA

ART. 13 C.P.I. e art. 7.1 b RMC

(12)

• Il livello di attenzione del pubblico di riferimento varia in funzione della categoria dei prodotti interessati. Il parametro di attenzione del consumatore medio si sostanzia nella formula

“consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto”.

• Per i marchi di forma è più difficile pervenire all’accertamento della capacità distintiva. Occorre analizzare l’impressione complessiva del marchio di forma per valutare se risulta idoneo ad essere percepito dal pubblico di riferimento come una indicazione di origine.

CAPACITA’ DISTINTIVA

ART. 13 C.P.I. e art. 7.1 b RMC

(13)

• Quando il marchio tridimensionale è costituito dalla forma del prodotto stesso la percezione del pubblico non è necessariamente la stessa che nel caso di marchio denominativo, figurativo o tridimensionale non costituito dalla forma del prodotto.

Questi ultimi vengono percepiti subito dal pubblico come segni identificativi del prodotto, mentre ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l’aspetto del prodotto stesso o la sua confezione (CGE 8/4/2003 C-53/01 e C-55/01).

CAPACITA’ DISTINTIVA

ART. 13 C.P.I. e art. 7.1 b RMC

(14)

• Una forma non ha carattere distintivo se è una forma elementare, comune nel settore; per avere carattere distintivo deve discostarsi in maniera significativa dalla forma che il consumatore si aspetta e dalla norma o dagli usi del settore.

• Solo se la forma depositata funge da rinvio ad una provenienza aziendale determinata, al di là delle sue caratteristiche funzionali o estetiche, si può parlare di carattere distintivo.

CAPACITA’ DISTINTIVA

ART. 13 C.P.I. e art. 7.1 b RMC

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• Tuttavia nell'applicazione di tali criteri si deve considerare che la forma del prodotto o la sua confezione non sono comunemente percepite dal pubblico come elementi da cui desumere la provenienza imprenditoriale, ma come elementi strutturali o ornamentali del prodotto.

La registrazione come marchio dovrebbe essere limitata alle forme che si differenziano in modo significativo da quelle in uso nel settore o per effetto della distintività acquisita dall'uso vengano percepite dal consumatore come indicatori di provenienza del prodotto (in tal senso Corte Giustizia UE, 25/10/2007 in causa C-230/06P; Tribunale UE 10/10/2007 T-

CAPACITA’ DISTINTIVA

ART. 13 C.P.I. e art. 7.1 b RMC

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Esempi di marchi non registrabili in quanto privi di capacità distintiva

CTM 1272541 classi 1 e 3

CTM119552 classi 9 e 11

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CTM 3664372 classe 30

CTM 5405824 classe 9

Esempi di marchi non registrabili in quanto privi di

capacità distintiva

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Secondary meaning

art. 13.2 e 13.3 C.P.I. art. 7.3 RMC

“(…) possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. (...).”

Il secondary meaning non si applica nei casi dell'art. 9 C.P.I. e del corrispondente 7.3 RMC

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QUANDO APPLICABILE,

COME SI VERIFICA IL SECONDARY MEANING?

Fattori di valutazione per l’acquisto di carattere distintivo grazie all’uso che è stato effettuato del marchio, inizialmente privo di tale carattere:

quota di mercato; intensità, estensione geografica e durata dell’uso; entità degli investimenti promozionali; percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da una determinata impresa; dichiarazioni di camere di commercio; sondaggi di opinione, indagini demoscopiche.

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NOVITA’ – impedimenti relativi art. 12 CPI e art. 8 RMC

Al momento del deposito della domanda di registrazione di marchio il segno distintivo non dovrà essere:

•Identico ad un marchio anteriore depositato/registrato nel territorio di riferimento per contraddistinguere prodotti/servizi identici;

•Identico/simile ad un marchio anteriore depositato/registrato nel territorio di riferimento per contraddistinguere prodotti/servizi identici/affini e sussiste rischio di confusione/associazione per il pubblico;

(21)

NOVITA’ – impedimenti relativi art. 12 CPI e art. 8 RMC

• Identico/simile ad un segno già noto come marchio o segno distintivo nel territorio di riferimento per contraddistinguere prodotti/servizi identici/affini e sussiste rischio di confusione/associazione per il pubblico;

• Identico/simile ad un marchio anteriore depositato/registrato nel territorio di riferimento per contraddistinguere prodotti/servizi anche non affini, se marchio anteriore gode di rinomanza e l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio o recherebbe pregiudizio.

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COME FACCIO A VERIFICARE CHE IL MIO MARCHIO SIA NUOVO ?

RICERCA DI ANTERIORITA’

•Esito negativo – cambio/modifico marchio

•Esito positivo – deposito il marchio nel Paese/i di interesse presso gli Uffici Brevetti e Marchi competenti.

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LICEITA’

art. 14 CPI e art. 7 f) g), 53.2 d) RCM

Per costituire oggetto di valida registrazione come marchio d’impresa un segno non deve:

•essere contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume;

•idoneo a ingannare il pubblico, in particolare su provenienza geografica, natura o qualità dei prodotti o servizi;

•violare un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

Torino, 16 settembre 2014

Il marchio di forma. Le interfacce con gli altri diritti di PI

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Le fasi dal deposito alla registrazione di un marchio di fronte all’UIBM ed all’UAMI:

• deposito della domanda di registrazione (compilazione del modulo);

• periodo di esame da parte degli Uffici (verifica delle formalità, della classifica, degli impedimenti assoluti)

• emissione di una Notifica di rifiuto/ammissione del marchio alle fasi successive;

• pubblicazione del marchio sui Bollettini dei rispettivi Uffici;

• apertura del periodo per la presentazione di eventuali opposizioni (3 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino);

• ricevimento di Notifica di Opposizione/ottenimento della registrazione del marchio e rilascio del relativo certificato.

Tempistiche per l’ottenimento della registrazione variabili a seconda degli

“ostacoli” incontrati nel percorso (eventuali rilievi ufficiali degli esaminatori nella fase di esame e/o eventuali opposizioni da parte di terzi).

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CTM No. 003479037 classe 25 CTM No. 004469417 classe 25

- rigettato - registrato

ESEMPI DI MARCHI TRIDIMENSIONALI

REGISTRATI O RIGETTATI

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ESEMPI DI MARCHI TRIDIMENSIONALI REGISTRATI O RIGETTATI

CTM 000826123 classe 30 registrato

CTM No. 000826149 classe 30 rigettato

(27)

ESEMPI DI MARCHI TRIDIMENSIONALI REGISTRATI O RIGETTATI

CTM No. 002681351 classe 34 rigettato

CTM 002681369 classe 34 registrato

(28)

CTM 006805493 classe 25 registrato

CTM 001162395 classi 3 e 20 registrato

ESEMPI DI MARCHI TRIDIMENSIONALI

REGISTRATI O RIGETTATI

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ESEMPI DI MARCHI TRIDIMENSIONALI REGISTRATI O RIGETTATI

CTM No. 011827847 classi 6, 14, 35 - registrato

CTM No. 002370955 classe 30 - registrato

(30)

Cos’è un disegno / modello (1 di 3)

Art. 31 CPI: «Oggetto della registrazione»

(si vedano anche Artt. 3 - 4 Reg. CE 6/2002)

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in

particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del

prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per

elaboratore.

(31)

Cos’è un disegno / modello (2 di 3)

• aspetto determinato da linee, contorni, forma

• aspetto determinato da struttura superficiale

• aspetto determinato da ornamento

RCD 002131912-005

RCD 002085654-0001 RCD 000221171-001

(32)

Cos’è un disegno / modello (3 di 3)

• Disegni 3D

• Disegni 2D

• Disegni con

elementi verbali

RCD 000211024-0022

RCD 000096433-0001

RCD 000132725-0001

(33)

Requisiti per la registrazione (1 di 8)

Art. 32 CPI: «Novità»

(si veda anche Art. 5 Reg. CE 6/2002)

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

(34)

Requisiti per la registrazione (2 di 8)

Art. 34. CPI «Divulgazione»

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

(continua)

(35)

Requisiti per la registrazione (3 di 8)

(segue) […]

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

(36)

Requisiti per la registrazione (4 di 8)

Novità criterio di sostanziale identità, molto difficile da realizzare MA

sono comprese le divulgazioni dell

’’’’

autore stesso (fatto salvo un periodo di grazia di 12 mesi)

CTM 012322459 dep. 19.11.2013

» NON sarebbe potuto essere protetto

» da un disegno / modello

(37)

Requisiti per la registrazione (5 di 8)

Art. 33 CPI: «Carattere individuale»

1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato

(38)

Requisiti per la registrazione (6 di 8)

Carattere individuale suscita nell'utilizzatore informato una impressione generale che differisce in modo significativo da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato

R 84/2007 – 3 FERRARI SpA vs. Dansk Supermarked A/S

(39)

Requisiti per la registrazione (7 di 8)

Carattere individuale

General Court T9/07 Grupo Promer Mon-Graphic v. Pepsico

occorre considerare il margine di libertà dell

’’’’

_autore

(40)

Requisiti per la registrazione (8 di 8)

Speciale ornamento NON è un requisito secondo (pregio estetico) la attuale normativa

MA

•sono escluse caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica

•sono escluse caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che non sono visibili durante il normale funzionamento

(si vedano Artt. 35 – 36 CPI e Artt. 4 e 8 Reg. CE 6/2002)

(41)

Procedura di registrazione di disegni e modelli

Deposito della/e riproduzione/i

Esame puramente formale

Registrazione

Né la normativa italiana, né la normativa comunitaria prevedono un esame sostanziale dei requisiti per la registrazione

(42)

Tutela del marchio / Vantaggi

DURATA – art. 15-16 CPI e art. 46-47 RMC

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.

La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

Potenziale durata illimitata nel tempo (se il titolare ricorda e desidera rinnovare il marchio alla scadenza di ogni decennio).

(43)

Ampia scelta di estensione territoriale di protezione:

•tramite depositi per via nazionale;

•tramite deposito di marchio comunitario;

Paesi aderenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria.

• tramite deposito di marchio internazionale;

Paesi aderenti: Albania, Algeria, Antigua/Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Benelux, Bielorussia, Botswana, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Bhutan, Cina, Cipro, Colombia, Corea del Nord, Corea del Sud, Croazia, Cuba, Danimarca, Egitto, Estonia,

Tutela del marchio / Vantaggi

(44)

Diritti conferiti dalla registrazione (art. 20 CPI e art. 9 RMC)

•Facoltà di fare uso esclusivo del marchio; vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, se possa determinarsi un rischio di confusione/associazione per il pubblico;

c) un segno identico o simile per prodotti o servizi anche non affini se il marchio registrato gode di rinomanza.

Tutela sia verso l’identità che verso la somiglianza di segni posteriori.

Tutela del marchio / Vantaggi

(45)

• Protezione per prodotti/servizi specifici (salvo il caso del marchio che gode di rinomanza)

• Territorialità

• Decadenza per non uso

Tutela del marchio / Limiti

(46)

Tutela offerta dal disegno/modello (1 di 2)

Art. 41 CPI «Diritti conferiti dal disegno o modello»

(si veda anche Artt. 10 e 19 Reg. CE 6/2002)

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

(continua)

(47)

Tutela offerta dal disegno/modello (1 di 2)

(segue)

3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.

(48)

Tutela del disegno / modello – Vantaggi (1 di 2)

• Immediata (o quasi) disponibilità del titolo

(l’UAMI «garantisce» l’emissione del certificato di registrazione entro 48 – 72 ore dal deposito)

• Possibilità di depositare domande multiple di registrazione per prodotti merceologicamente affini

• Titolo registrato senza alcun esame sostanziale o ricerca di anteriorità

→ → → →

sta a chi promuove un’azione di invalidità reperire tutto il materiale opponibile

(49)

Tutela del disegno / modello – Vantaggi (1 di 2)

• Nessuna limitazione a specifici prodotti (almeno in teoria …)

UK Court – Green lane vs. PMS International

(50)

Tutela del disegno / modello – Limiti (1 di 2)

• Durata limitata nel tempo

5 anni rinnovabili per successivi quinquenni fino ad un massimo di 25 anni non ulteriormente estendibile

• Scarsa uniformità nella legislazione per quanto riguarda i Paesi extra-UE

• Procedure di deposito internazionali poco vantaggiose per i grandi mercati extra-UE

(51)

Tutela del disegno / modello – Limiti (2 di 2)

Soggettività del giudizio margini di incertezza elevati

Procter & Gamble vs. ReckittBenckiser

(52)

Marchio di forma / design

Art. 9 CPI «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente (…) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto».

Valore sostanziale identificabile nelle caratteristiche estetiche della forma del prodotto che sono determinanti nella scelta dell’acquisto del consumatore o comunque la influenzano apprezzabilmente, senza creare nella mente del consumatore una connessione tra il prodotto e l’impresa da cui proviene.

(53)

Esempi di marchi registrati

ritenuti non costituiti esclusivamente dalla forma che conferisce valore sostanziale al marchio:

Marchio CTM 1424399 classe 12 + altre classi

Marchio CTM 4062261 classe 12

(54)

CTM 000182451 classi 16 e 20

Esempi di marchi registrati

ritenuti non costituiti esclusivamente dalla forma che

conferisce valore sostanziale al marchio:

(55)

Esempi di marchi rigettati

ritenuti costituiti esclusivamente dalla forma che conferisce valore sostanziale al marchio:

CTM 3354371 classi 9 e 20

(56)

Invalidità o nullità del disegno/modello

Art. 43 CPI «Nullità»

(si veda anche Art. 25 reg. 6/2002) 1. La registrazione è nulla:

a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;

[…]

e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;

[…]

(57)

Alcuni casi giurisprudenziali

di interferenza tra marchio e design

Un marchio verbale può rendere nullo un disegno o modello.

Il disegno o modello è nullo se è tale che il suo uso costituirebbe violazione di tale marchio verbale

R 933/2012 – 3

D. Mohamed Dairek Toumi vs.

(58)

Alcuni casi giurisprudenziali

di interferenza tra marchio e design

Anche un marchio di forma può rendere nullo un disegno o modello.

Il disegno o modello è nullo:

- se è tale che il suo uso costituirebbe violazione di tale marchio di forma …

R 1037/2012 – 3 BEIFA GROUP CO Ltd vs.

Marchio tedesco 2911311

(59)

Alcuni casi giurisprudenziali

di interferenza tra marchio e design

…

- e/o se è tale che l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato non differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da detto marchio di forma

Marchio internaz. 700040

(60)

Alcuni casi giurisprudenziali

di interferenza tra marchio e design

T 55/12 del 25/4/2013

Su-Shan Chen (Taiwan) ha depositato il 24/10/2008 il design comunitario No. 1027718-0001:

destinato ad essere in corporato in dispositivi per la pulizia.

(61)

AM Denmark A/S ha presentato all'Uami nel mese di ottobre 2009 azione di nullità sulla base inter alia dell'art. 25.1 lettera e) del Reg. UE n. 6/2002.

Marchio anteriore comunitario tridimensionale No. 5185079 classi 3 e 21

Alcuni casi giurisprudenziali

di interferenza tra marchio e design

(62)

La divisione annullamento Uami nel settembre 2010 ha accolto la domanda di nullità ed ha dichiarato nullo il disegno contestato.

Commissione ricorsi UAMI ha ritenuto che forma geometrica, dimensioni e apparenza del marchio anteriore e del disegno a confronto fossero molto simili e parzialmente identici, le minime variazioni contenute nel design da considerarsi di secondaria importanza. Identità prodotti di interesse, confermato il rischio di confusione.

Alcuni casi giurisprudenziali

di interferenza tra marchio e design

(63)

La società danese si è rivolta al Tribunale che ha ribadito la violazione dell'art. 25.1 e) del regolamento n. 6/2002, la presenza nel design successivo di differenze e elementi aggiuntivi di secondaria importanza non modificano l'impressione lasciata nel consumatore e non escludono pertanto la violazione dei diritti di esclusiva sul marchio tridimensionale anteriore.

Alcuni casi giurisprudenziali

di interferenza tra marchio e design

(64)

Decisione C-3380 del 26/10/2010

La società Tea Forté Inc. (USA) ha depositato il 3/11/2006 il marchio comunitario tridimensionale No. 5469069,registrato il 28/8/2007, classi 5, 16 e 30

Alcuni casi giurisprudenziali

di interferenza tra marchio e design

(65)

La società Dr. Dunner AG (Svizzera) nel novembre 2009 ha presentato azione di nullità basata sull'art.8.1 b) e sul 53.2 d) del Reg. CE 207/2009

diritti anteriori invocati dalla richiedente:

•CTM No. 4078945, depositato il 14/10/2004 e registrato il

Alcuni casi giurisprudenziali

di interferenza tra marchio e design

(66)

• Disegno Comunitario No. 241427, prodotti “sacchetti per té o caffé” registrato il 14/10/2004.

Azione di cancellazione rigettata, rispetto al marchio anteriore è stato escluso il rischio di confusione per il pubblico; rispetto al design anteriore ritenuto che la forma protetta dal marchio non generasse la medesima impressione generale della forma oggetto del modello anteriore.

Alcuni casi giurisprudenziali

di interferenza tra marchio e design

(67)

Strategia di deposito sequenziale Quando è una scelta obbligata (1 di 4)

Il caso CROCS

- 22.11.2004: Crocs deposita una domanda di registrazione di disegno comunitario con priorità US del 28.05.2004

(68)

Strategia di deposito sequenziale Quando è una scelta obbligata (2 di 4)

- 31.07.2006: Holey Soles Holding deposita una domanda di invalidità del disegno comunitario di Crocs

- l’argomentazione principale nella suddetta domanda di invalidità è la carenza di novità del disegno Crocs per predivulgazione dello stesso fin dal 2002

(69)

Strategia di deposito sequenziale Quando è una scelta obbligata (3 di 4)

- 12.12.2007: la Invalidity Division dell

’’’’

UAMI si pronuncia per la invalidità del disegno CROCS per carenza di carattere individuale

- 26.03.2010: il Board of Appeal dell

’’’’

UAMI conferma la invalidità del disegno CROCS e rileva carenza di novità rispetto alla predivulgazione da parte della stessa Crocs

MA NEL FRATTEMPO …

-24.12.2007: Crocs deposita una domanda di marchio comunitario depositando le stesse identiche immagini del

(70)

Strategia di deposito sequenziale Quando è una scelta obbligata (4 di 4)

• 18.12.2008: Crocs ottiene la registrazione del marchio comunitario

CTM 006543516

(71)

Strategia di deposito sequenziale Quando è una strategia (1 di 5)

- Depositare una domanda di registrazione di disegno/modello prima della divulgazione del corrispondente prodotto o comunque entro il periodo di grazia

- Sfruttare la tutela offerta dal disegno/modello per creare e rafforzare l’identificazione «prodotto / titolare»

- Depositare la domanda di registrazione di marchio

(72)

Strategia di deposito sequenziale Quando è una strategia (2 di 5)

RCD 000672035-0001

Dep. 13.02.2007 CTM 011604964

Dep. 26.02.2013

The Coca-Cola Company

Classi 21, 32

(73)

Strategia di deposito sequenziale Quando è una strategia (3 di 5)

RCD 000221171-0001 Dep. 20.08.2004

CTM 005459938 Classe 3

(74)

Strategia di deposito sequenziale Quando è una strategia (4 di 5)

RCD 000503057-0001

Dep. 27.03.2006 CTM 007026032

Dep. 16.06.2008

Fun Factory GmbH

Classe 10

(75)

Strategia di deposito sequenziale Quando è una strategia (5 di 5)

RCD 001212351-0004 Dep. 03.05.2010

CTM 010961928 Dep. 13.06.2012

Classe 25

(76)

Grazie per l’attenzione!

Luisa Curiale Stefano Baldi

l.curiale@interpatent.com s.baldi@interpatent.com