CAPITOLO 2. IL CUMULO DI PROTEZIONE DEL DISEGNO INDUSTRIALE:
3. UNIONE EUROPEA: L’AMMISSIONE DEL CUMULO E LE RECENT
3.2. Cofemel e l’eliminazione dei requisiti intermedi per la proteggibilità ai sensi del
3.2.1. La decisione
La vicenda vede contrapposte due aziende produttrici di capi di abbigliamento. La società G-Star Raw CV (G-Star) è titolare di più marchi, tramite i quali produce e commercializza vari prodotti, tra cui i jeans “ARC” e il modello di felpe e magliette “ROWDY”. Cofemel – Sociedade de Vestuàrio SA (Cofemel) produce e commercializza jeans, magliette e felpe con il marchio “Tiffosi”.315
309 Si pensi al requisito del “valore artistico” ex art. 2 n. 10 l. aut. nell’ordinamento italiano, o la previsione
portoghese della “creazione artistica” ai sensi dell’art. 2 del Código do Direitos de Autor e dos Direitos Conexos (codice del diritto d’autore e diritti connessi); requisiti non presenti, invece, in altre normative, come quella francese.
310 L’articolo dispone quanto segue: “Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere [...]”
311 CGUE, causa C-5/08, Infopaq, 16 luglio 2009, ECLI: ECLI:EU:C:2009:465, para 37 312 CGUE, causa C-5/08, Infopaq, cit., para 37.
313 CGUE, C-310/ 17, Levola Hengelo, 13 novembre 2018, ECLI:EU:C:2018:899, para 39-40 314 CGUE, causa C-683/17, Cofemel, 12 settembre 2019, ECLI:EU:C:2019:721
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Nel 2013 G-Star agisce in giudizio davanti ai giudici portoghesi lamentando la violazione, da parte di Cofemel, del diritto d’autore sui propri modelli di jeans, felpe e magliette. Cofemel sostiene, per contro, che essi non fossero qualificabili come opere proteggibili dal diritto d’autore. Il giudizio di primo grado si conclude con il riconoscimento della violazione da parte di Cofemel.316
Quest’ultima ha proposto appello, ma il giudizio si è concluso con una conferma della sentenza di primo grado. Infatti, il giudice ritiene che l’art. 2 paragrafo 1, lett. i) del codice del diritto d’autore e dei diritti connessi portoghese317 debba essere interpretato
conformemente alla direttiva 2001/29, come interpretata dalla Corte di giustizia:318 per
poter essere proteggibili dal diritto d’autore, le opere devono essere originali, nel senso che costituiscono il risultato di una creazione intellettuale propria del loro autore, senza che sia richiesto un grado particolare di valore estetico o artistico. Conseguentemente, il giudice ritiene i capi di G-star opere proteggibili dal diritto d’autore e ne conferma la violazione.319
Cofemel ha impugnato la sentenza davanti al Supremo Tribunal de Justiça, la Corte Suprema portoghese. Tale Corte afferma che l’art. 2, par. 1, lett. i) del codice del diritto d’autore e dei diritti connessi garantisce la protezione ai sensi del diritto d’autore anche ai disegni e ai modelli, ma i giudici non specificano il livello di originalità richiesto per avervi accesso. Su tale questione, centrale per la risoluzione della controversia e dibattuta nella dottrina e nella giurisprudenza portoghesi,320 il Supremo Tribunal opera il rinvio.
316 CGUE, causa C-683/17, Cofemel, cit., para 19-21
317 Articolo 2 Código do Direitos de Autor e dos Direitos Conexos (codice del diritto d’autore e diritti connessi),
“Opere originali”, paragrafo 1: “Le creazioni intellettuali in campo letterario, scientifico e artistico, indipendentemente dal tipo, dalla forma di espressione, dal merito, dal modo di comunicare e dall’obiettivo, ricomprendono, in particolare: […] i) opere d’arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design che costituiscano una creazione artistica, indipendentemente dalla tutela della proprietà industriale; […]”.
318 CGUE, C-5/08, Infopaq, cit.; CGUE, C-145/10, Painer, cit. 319 CGUE, causa C-683/17, Cofemel, cit., para 22
320 CGUE, causa C-683/17, Cofemel, cit., para 24
Figure 4 e 5. I capi di abbigliamento di G-Star e Cofemel. Fonte: https://www.novagraaf.com/en/insights/g-star- clothing-designs-not-covered-copyright-protection
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Nello specifico, con la prima questione pregiudiziale, si chiede “se l’interpretazione data dalla Corte all’art. 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta ad una normativa nazionale [...] che garantisca protezione a titolo di diritti d’autore a opere d’arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design, che, al di là del loro fine utilitario, producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, di tal guisa che la loro originalità è il criterio centrale per l’attribuzione della protezione nell’ambito dei diritti d’autore”.
Con la seconda questione, si chiede “se l’interpretazione data dalla Corte all’art. 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta a una normativa nazionale [...] che garantisca protezione a titolo di diritti d’autore a opere d’arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design se, alla luce di una valutazione particolarmente rigorosa del loro carattere artistico e tenuto conto delle concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali, essi siano meritevoli di essere definiti come ‘creazione artistica’ o ‘opera d’arte’”.321
In sostanza, le due questioni poste alla Corte di Giustizia riguardano la soglia di accesso alla tutela autorale per i disegni e i modelli.322
Il ragionamento della Corte segue tre fasi: innanzitutto, muove dal concetto di opera e dalla sua interpretazione nella giurisprudenza europea; in seguito, valuta se i modelli sono tutelabili tramite il diritto d’autore; infine, si sofferma sul caso specifico dei modelli di abbigliamento.323
Per quanto concerne il concetto di opera, in assenza di una definizione normativa nella direttiva 2001/29, la Corte di Giustizia ribadisce gli orientamenti della giurisprudenza consolidata,324 secondo la quale si tratta di un concetto autonomo del diritto dell’Unione
che deve essere interpretato e applicato in modo uniforme. Il concetto “presuppone il ricorrere di due elementi cumulativi. Da una parte, tale nozione implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore”,325 ovvero ne deve rispecchiare la personalità.326 Questo si verifica
se l’autore ha manifestato le proprie scelte libere e creative:327 conseguentemente,
l’originalità è esclusa se la realizzazione di un oggetto è stata dettata da considerazioni di carattere tecnico.328 “D’altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono
espressione di tale creazione”.329
In seguito, la Corte valuta se un modello possa essere qualificato come opera. I giudici ricordano che la possibilità del cumulo della tutela autoriale con la protezione conferita dai disegni e modelli è ammessa esplicitamente dall’art. 17 della direttiva 98/71, che, si ricorda, dispone che “i disegni e modelli […] sono ammessi a beneficiare altresì della protezione del diritto d’autore […]”. Per quanto concerne il diritto d’autore, l’art. 9 della direttiva 2001/29 e il considerando 60 prevedono che tale direttiva non incide sulle
321 CGUE, causa C-683/17, Cofemel, cit., para 25
322 ALVANINI, I presupposti della tutela dell’industrial design, nota a CGUE, causa C-683/17, Cofemel, 12
settembre 2019, cit., 349
323 PEZZERA, Il diritto d’autore e le opere dell’arte applicata alla luce della sentenza Cofemel, nota a CGUE, causa C-
683/17, Cofemel, cit.
324 La Corte richiama, in particolare, CGUE, C-5/08, Infopaq, cit., para 37, 39 e CGUE, C-310/ 17, Levola
Hengelo, cit., para 33, 35-37
325 CGUE, causa C-683/17, Cofemel, cit., para 29 326 CGUE, causa C-683/17, Cofemel, cit., para 30
327 CGUE, causa C-683/17, Cofemel, cit., para 30; CGUE, causa C-161/17, Renckhoff, 7 agosto 2018,
ECLI:EU:C:2018:634, para 14; CGUE, C145/10, Painer, cit., para 88 e 89.
328 CGUE, causa C-683/17, Cofemel, cit., para 31, la Corte si riferisce al caso CGUE, C-604/10, Football Dataco,
1 marzo 2012, ECLI:EU:C:2012:115, punto 39
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disposizioni nazionali o dell’Unione che esistono in altri settori. Ciò significa che la direttiva “mantiene l’esistenza e la portata delle disposizioni in vigore in materia di disegni e modelli, compreso il principio del «cumulo»”.330 Da queste considerazioni, la Corte di Giustizia
deduce che i disegni e modelli siano qualificabili come opere se soddisfano le due condizioni sopra menzionate: l’originalità e l’identificazione obiettiva.331
Infine, la CGUE si domanda se, nel caso di specie, siano qualificabili come opere proteggibili dal diritto d’autore i modelli di capi di abbigliamento che, al di là del loro fine utilitario, producano un “effetto visivo loro proprio e rilevante dal punto di vista estetico”.332 Qui la Corte avrebbe dovuto decidere della legittimità di criteri aggiuntivi
previsti dai legislatori nazionali rispetto a quello dell’originalità. Nondimeno, essa si sofferma piuttosto sulla possibilità di subordinare l’accesso al diritto d’autore per le opere di industrial design ad una condizione di natura estetica alternativa rispetto all’originalità, anziché, appunto, aggiuntiva.333 Al quesito della Corte portoghese, interpretato in questo
modo, viene data risposta negativa: la circostanza che un modello generi un effetto rilevante dal punto di vista estetico, infatti, non è sufficiente per determinare se l’oggetto è originale, frutto delle scelte libere e creative dell’autore.334
Sulla scorta di questo ragionamento, la Corte risponde negativamente alla prima questione pregiudiziale. Di conseguenza, non si rivela necessario affrontare la seconda questione.