L’interpretazione giurisprudenziale post Star Athletica

Tendenzialmente, dopo la sentenza Star Athletica della Supreme Court, le corti hanno interpretato lo standard proposto discostandosene, aggiungendo, in alcuni casi, nuovi moduli linguistici al criterio presentato dai Supreme Justices o addirittura utilizzando test esplicitamente overruled dalla Corte.282

Ad esempio, nel 2017, la Corte del Southern District di New York ha affrontato il caso che vedeva contrapposti Triangl Group, azienda produttrice di costumi da bagno, e Jiangmen City Xinhui District Lingzhi Garment Company.283

Triangl agisce in giudizio lamentando la copia dei disegni neri a forma di T posti sulla superficie dei propri costumi e i bordi neri presenti sia nel pezzo superiore che in quello inferiore dei bikini. Triangl afferma, nello specifico, la violazione del copyright, trademark e trade dress.284 _{Inoltre, rileva che il convenuto, oltre ad aver copiato i propri bikini,}

ha anche copiato il catalogo online, come si può notare nella figura 2.

Nell’analisi sulla violazione del copyright, la Corte distrettuale, pronunciandosi in un default judgment in assenza del convenuto, stabilisce che, alla luce di Star Athletica, “la maggior parte dei disegni dell’attore sono copyrightable, perché le decorazioni del bordo nero e della forma di T sono fisicamente separabili e dimostrabili come opere d’arte”.285

282 _{ERIKSON, Ibidem, 59}

283 _{Triangl Grp. Ltd. v. Jiangmen City Xinhui Dist. Lingzhi Garment Co., Ltd., No. 16 Civ. 1498 PGG, 2017 WL}

2829752, at *1 (S.D.N.Y. June 22, 2017)

284 _{Triangl Grp. Ltd. v. Jiangmen City Xinhui Dist. Lingzhi Garment Co., Ltd., *11} 285 _{Triangl Grp. Ltd. v. Jiangmen City Xinhui Dist. Lingzhi Garment Co., Ltd., *8}

Figura 2. Il catalogo online di Triangle e Jiangmeng a confronto. Fonte: ERIKSON,Copyright Protection for Conceptually Separable Artistic Features Post-Star Athletica: A Useful Article on Useful Articles, cit.

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Si possono rilevare due errori in questo holding.286 _{In primo luogo, il giudice}

Gardephe ha utilizzato l’espressione “fisicamente separabili”, mentre, secondo Justice Thomas, come si è visto in precedenza, occorre far riferimento solo alla separabilità concettuale. In secondo luogo, la Corte non ha esaminato se il bordo nero e la forma di T fossero sufficientemente originali. Probabilmente, i giudici hanno mal interpretato Star Athletica, nel senso che ritengono i disegni che soddisfano il criterio della Supreme Court tutelabili dal copyright. Tuttavia, la soddisfazione del two-part test previsto in Star Athletica indica semplicemente la separabilità degli elementi artistici dallo useful article, ma, al fine della tutela, tali elementi devono soddisfare il requisito di originalità proprio del copyright.

Anche la Corte Distrettuale del New Jersey ha dovuto applicare il criterio per stabilire la separabilità promosso dalla Supreme Court in Star Athletica, nel caso Silvertop Associates v. Kangaroo Manufacturing 287_.

Silvertop, titolare del marchio Rasta Imposta, disegna, produce e vende costumi per adulti e bambini. Nel 2010, ottiene la registrazione del copyright per un costume full-body a forma di banana, che inizia a vendere dal 2011. Nel 2012, entra in affari con la compagnia Yagozoon, appartenente allo stesso gruppo di Kangaroo. Dopo la fine della relazione commerciale tra Rasta e Yagozoon, nel 2017, Kangaroo inizia a vendere un costume a forma di banana somigliante a quello di Rasta senza alcuna licenza.

Silvertop agisce in giudizio sostenendo, oltre alla concorrenza sleale, la violazione del copyright e del trade dress sul proprio costume a forma di banana. L’attore richiede una preliminary injunction.288

286 _{ERIKSON, Copyright Protection for Conceptually Separable Artistic Features Post-Star Athletica: A Useful Article on}

Useful Articles, cit., 74

287 _{Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc., 319 F. Supp. 3d 754 (D.N.J. 2018)} 288 _{Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc., cit., 760 (D.N.J. 2018)}

Figura 3. I costumi a forma di banana di Rasta Imposta (a sinistra) e Kangaroo (a destra e al centro). Fonte: https://blog.ericgoldman.org/archives/2019/08/copyright-protection-for-banana-costumes-is-uh-bananas-silvertop-v-

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La Corte Distrettuale afferma che i costumi sono useful articles, di conseguenza non sono proteggibili dal copyright per se, ma eventualmente la tutela autoriale potrà essere estesa solo ai disegni di tali costumi, laddove soddisfino il separability test esposto dalla Supreme Court in Star Athletica.289

Rasta ritiene che i propri disegni siano copyrightable poiché dotati di “unique features”: la forma generale, i fori ritagliati, le estremità di colore nero della banana, e le linee verticali nel corpo della banana.290

Tuttavia, secondo la Corte, il giromanica non è proteggibile, in quanto è solo funzionale per permettere ad un soggetto di indossare il capo. Nonostante ciò, gli altri elementi del costume sono considerati, invece, separabili, dunque capaci di essere identificati separatamente ed esistere indipendentemente dagli elementi utilitaristici. La Corte ha ritenuto che gli elementi del costume fossero dotati di qualità pittorica, grafica o scultorea:291 _{se immaginati separatamente, ad esempio sulla tela di un pittore, si tratterebbe}

di opere bidimensionali o tridimensionali che non replicherebbero l’uniforme stessa.

La district court esamina poi la questione della merger doctrine, che stabilisce che se l’idea e l’espressione non possono essere separate, l’espressione non è proteggibile, altrimenti si imporrebbe un monopolio sull’idea senza il rispetto delle condizioni previste dalla patent law.292 _{Secondo i giudici, Rasta ha provato che esistono numerose alternative alla}

rappresentazione di un costume a forma di banana rispetto alla propria.293

Per quanto concerne la scènes à faire doctrine, la Corte non la ritiene applicabile nel caso di specie, in quanto non vi è un’espressione comunemente riconosciuta di un “genere” di costumi a forma di banana.294

Pur riconoscendo una portata limitata dei diritti dell’attore, la Corte ha concesso la preliminary injunction ritenendo che Rasta avesse provato la verosimiglianza delle violazioni.295

Secondo alcuni,296 _{sarebbe stato corretto ritenere il costume funzionale nell’insieme:}

le caratteristiche, identificate dai giudici, costituiscono infatti l’intero costume e non possono identificarsi separatamente da esso.

Nondimeno, la Corte d’Appello del Third Circuit ha confermato la decisione.297 _Si

tratta della prima occasione in cui applica lo standard previsto in Star Athletica, e sottolinea come in quel caso i Supreme Justices avessero applicato il test all’insieme degli elementi artistici, non a ciascuno preso singolarmente.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che gli elementi artistici, presi nell’insieme, siano separabili e capaci di esistenza indipendente come un’opera d’arte: nello specifico, come

289 _{Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc., 762} 290 _{I Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc.bidem, 763}

291 _{La Corte enumera i vari elementi artistici che ritiene soddisfare il requisito della separabilità: “a) the overall}

length of the costume, b) the overall shape of the design in terms of curvature, c) the length of the shape both above and below the torso of the wearer, d) the shape, size, and jet black color of both ends, e) the location of the head and arm cutouts which dictate how the costume drapes on and protrudes from a wearer (as opposed to the mere existence of the cutout holes), f) the soft, smooth, almost shiny look and feel of the chosen synthetic fabric, g) the parallel lines which mimic the ridges on a banana in three- dimensional form, and h) the bright shade of a golden yellow and uniform color that appears distinct from the more muted and inconsistent tones of a natural banana.” (Silvertop, 764-765). Si veda anche ERIKSON, Copyright Protection for Conceptually Separable Artistic Features Post-Star Athletica: A Useful Article on Useful Articles, cit., 84

292 _{Herbert Rosenthal Jewelry Corp. V. Kalpakian, 446 F.2d 738 (9}th _{Cir. 1971)} 293 _{Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc., cit., 768}

294 _{Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc., 765 n.6, 768 n.11} 295 _{Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc., 768}

296 _{ERIKSON, Copyright Protection for Conceptually Separable Artistic Features Post-Star Athletica: A Useful Article on}

Useful Articles, cit., 85

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scultura. Tale scultura a forma di banana, una volta separata, non ha alcuna funzione utilitaristica e non replica il costume: può quindi essere copyrightable. Come la district court, nega protezione ai giromanica, equiparandoli alla forma delle divise per cheerleader, esclusa dalla protezione in Star Athletica.

Diversamente dal caso Triangl,298 _{qui la Corte non dimentica il requisito}

dell’originalità. Nonostante ciò, sottolinea come sia sufficiente un livello minimo di creatività ai fini della tutela d’autore.299

Tale sentenza è stata ritenuta un’applicazione attenta di Star Athletica.300 _{Tuttavia, è}

stata criticata poiché in realtà il colore e la forma di una banana nell’immaginario collettivo corrispondono alla rappresentazione del costume dell’attore: chi vorrà entrare nel mercato dei costumi a forma di banana dovrà aggiungere dettagli significativi per evitare che il proprio prodotto sia ritenuto substantially similar ai costumi precedenti. Ciò non provoca alcun vantaggio per i consumatori, ma aumenta semplicemente i costi di produzione e di entrata nel mercato, contravvenendo agli scopi della proprietà intellettuale.301

Si può comprendere come queste decisioni, più o meno coerenti con la sentenza Star Athletica, comportino un rischio di eccessiva espansione del copyright, in aggiunta rispetto agli altri diritti di proprietà intellettuale, con la creazione di un monopolio sempre maggiore senza l’effettivo bilanciamento dato dalla promozione della conoscenza.

3. UNIONE EUROPEA: L’AMMISSIONE DEL CUMULO E LE RECENTI