La normativa: la portata e le condizioni del cumulo di tutela tra disegni e modelli e

La disciplina comunitaria sui disegni e modelli prevede espressamente la possibilità di cumulare tale tutela con quella offerta dal diritto d’autore.

La direttiva 98/71, volta ad armonizzare le normative vigenti negli Stati membri sui disegni e modelli, dispone, all’art. 17, che “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma”. Inoltre, si precisa che “ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”.

Tale previsione è stata ripresa dall’art. 96 paragrafo 2 del successivo regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari.

Il principio del cumulo delle tutele, seppur in presenza della libertà degli Stati Membri di determinare la portata e le condizioni della tutela autoriale applicata ai disegni e modelli, è sottolineato anche ai considerando 8 della direttiva e 32 del regolamento.

298 _{Triangl Grp. Ltd. v. Jiangmen City Xinhui Dist. Lingzhi Garment Co., Ltd., cit.}

299 _{A tal proposito viene richiamato il precedente Kay Berry, Inc. v. Taylor Gifts, Inc., 421 F.3d 199, 207 (3d Cir.}

2005).

300 _{I.S. SACKS, E. GENTRY, The Third Circuit Goes Bananas (August 14, 2019), Marks, Works and Secrets Blog,}

Akerman LLP. https://www.akerman.com/en/perspectives/ip-the-third-circuit-goes-bananas.html

301 _{E. GOLDMAN, Copyright Protection for Banana Costumes Is, Uh, Bananas–Silvertop v. Kangaroo (August 6, 2019),}

in Technology and Marketing Law Blog, https://blog.ericgoldman.org/archives/2019/08/copyright-protection-for- banana-costumes-is-uh-bananas-silvertop-v-kangaroo.htm

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In tal senso, la previsione europea si conforma alla Convenzione di Berna, che, come si è visto in precedenza, ai sensi dell’art. 2 paragrafo 7, riserva alla legislazione dei Paesi contraenti la determinazione della sfera di applicazione e delle condizioni di protezione delle opere delle arti applicate alla stregua del diritto d’autore, ammettendo la possibilità di un cumulo di tutele. L’Unione Europea, pur non essendo parte della Convenzione, è tenuta a conformarvisi in virtù dell’art. 1, paragrafo 4, del Trattato dell’OMPI sul Diritto d’Autore,302 _{di cui essa è parte.}303

L’intento del legislatore europeo era quello di armonizzare la normativa sul tema, per evitare problemi di circolazione delle merci nel mercato interno.304 _{Di fatti, i Paesi}

membri utilizzavano approcci differenti per tutelare i prodotti del disegno industriale. Da una parte, vi erano Paesi che adottavano il cosiddetto “copyright approach”, permettendo la tutela autoriale anche per le opere dell’industrial design. Tra essi, la Francia, promotrice della teoria dell’unité de l’art, e i Paesi del Benelux. Dall’altra, vi era il “patent approach”, proprio di quei Paesi, tra i quali l’Italia, che tendevano piuttosto ad equiparare la disciplina dei disegni e modelli a quella delle invenzioni.305

Il punto di vista preferito dall’ordinamento comunitario è, invece, quello del mercato (design and market approach) volto a tutelare l’apparenza di un prodotto in quanto mezzo suscettibile di contribuirne l’affermazione sul mercato e in ragione del valore sociale degli investimenti economici rivolti al settore dell’innovazione delle forme.306

L’esigenza di armonizzazione è stata manifestata anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Nella sentenza Tod’s s.p.a. e Tod’s France s.a.r.l. c. Heyraud s.a.,307 _{la Corte}

afferma che “l’art. 12 CE, che sancisce il divieto generale di discriminazioni in base alla nazionalità, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che la legittimazione di un autore a reclamare in uno Stato membro la protezione del diritto d’autore accordata dalla legislazione di tale Stato, sia subordinata a un criterio di distinzione fondato sul paese di origine dell’opera”.308

Tuttavia, tale armonizzazione non si è realizzata completamente, proprio per il tenore della legislazione: essa prevede che la protezione autoriale delle opere dell’arte applicata sorga con la creazione dell’opera, mentre, al tempo stesso, gli Stati membri hanno la possibilità di prevedere eventuali requisiti aggiuntivi. Tale possibilità, nello specifico, ha

302 _{Trattato OMPI sul diritto d’autore (WCT) Concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996}

303 _{S. ALVANINI, I presupposti della tutela dell’industrial design, nota a CGUE, causa C-683/17, Cofemel, 12}

settembre 2019, in Il Diritto Industriale, 2020, IV, 348, 350

304 _{G. PEZZERA, Il diritto d’autore e le opere dell’arte applicata alla luce della sentenza Cofemel, nota a CGUE, causa}

C-683/17, Cofemel, 12 settembre 2019, in Giur. it., 2020, IV, 859-863; P. KAMINA, Arts appliquées, in Juris-

Classeur. Propriété littéraire et artistique, Lexis-Nexis, Fasc. 1155, n. 5

305 _{PEZZERA, ibidem; CORTESI, I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d’Autonomia. Uno studio}

Comparato nell’Esperienza Italiana e Francese, cit.; MORRI, Le opere dell’industrial design tra diritto d’autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?, cit.; A. KUR, Unité de l’art is here to stay— Cofemel and its consequences, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 15, Issue 4, April 2020, 290,

294, https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1093/jiplp/jpaa035

306 _{CORTESI, I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d’Autonomia. Uno studio Comparato nell’Esperienza}

Italiana e Francese, cit.

307 _{CGUE, causa C-28/04, Tod's, 30 giugno 2005, ECLI: ECLI:EU:C:2005:418. La controversia riguardava}

alcuni modelli di calzature di Tod’s. Tod’s agisce in giudizio lamentando la violazione del diritto d’autore per modelli che non avrebbero potuto godere di tale protezione secondo la legge italiana. Occorre precisare che i fatti del caso si sono verificati prima della scadenza del termine per il recepimento della direttiva 98/71 (il 28 ottobre 2001), ergo essa non viene presa in considerazione.

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permesso il persistere di differenti recepimenti della direttiva 98/71 negli ordinamenti degli Stati Membri.309

Per quanto riguarda il diritto d’autore, invece, la giurisprudenza europea ha elaborato una nozione unitaria di opera sulla scorta dell’art. 2, lett. a) della direttiva 2001/29.310 _{La Corte di Giustizia, infatti, nella sentenza Infopaq}311 _{ha ritenuto che il diritto}