Domanda  di  Registrazione  del  Marchio

Si possono seguire due strade per registrare un marchio in Cina, quella della registrazione nazionale e quella internazionale (domanda al WIPO con richiesta d’estensione alla Cina).

Il formulario per richiedere la registrazione è standard. Sono richiesti a pena di nullità i seguenti documenti:

- formulario di domanda;

- delega all’agenzia incaricata del deposito;

- copia del documento d’identità, se il depositante è una persona fisica, o della licenza commerciale, se trattasi di persona giuridica;

- se oggetto del marchio è un ritratto, il depositante deve presentare l’autorizzazione del soggetto ritratto debitamente legalizzata da notaio;

- in caso si voglia far valere una priorità acquisita all’estero, il richiedente è tenuto ad indicare nel formulario lo Stato dove la domanda è stata depositata per la prima volta, la data ed il numero di deposito;

- è possibile avvalersi della priorità entro i sei mesi dalla presentazione della prima domanda di registrazione. Il documento comprovante la priorità deve essere presentato all’Ufficio per i marchi entro tre mesi dal deposito della domanda pena la decadenza dalla priorità;

- se il marchio è stato registrato in un paese terzo o utilizzato nel corso di un’esposizione internazionale in Cina entro i sei mesi precedenti la domanda di registrazione all’Ufficio per i marchi, è possibile ottenere la retrodatazione di detta domanda al momento della registrazione o dell’utilizzo del marchio

sottoponendo idonee prove della registrazione o dell’utilizzo effettuati.²⁰⁰

La domanda di registrazione deve basarsi su una delle categorie contenute nella

Classificazione di beni e servizi.

Con la riforma del 2014, le procedure per la domanda di registrazione e il suo esame sono migliorate sotto diversi aspetti.

L’Art. 20 della Legge del 2001 e l’Art. 13 dei Regolamenti Attuativi statuivano che, se il richiedente avesse voluto utilizzare lo stesso marchio per beni e servizi situati in classi differenti, avrebbe dovuto presentare tante domande quante erano le classi di appartenenza dei beni o servizi di cui richiedeva la registrazione. Per facilitare la posizione del richiedente, la nuova revisione del 2014 consente di richiedere la registrazione dello stesso marchio in più classi di prodotti con una

sola domanda.201 Inoltre, è consentito l’invio della stessa, insieme ai documenti

necessari, anche in via telematica, così che tutta la procedura possa essere fatta soltanto elettronicamente. La Cina, in questo modo, ha ricucito il gap esistente rispetto alla maggior parte degli Stati occidentali, in cui la registrazione multi-classe è una prassi conclamata.

Il nuovo Art. 22 dispone: “The applicant shall indicate on the application the class of goods and describe the goods with which the mark is used, based on the prescribed schedule of classes of goods, and shall file an application. The applicant can apply the same trademark for goods in different classes with an application. The trademark registration applications and other relevant documents can be filed in writing or by other electronic means of data transmission.”²⁰²

Un ulteriore elemento, inserito nel 2014, permette di rafforzare l'efficacia della registrazione attraverso la fissazione di termini per l’esame preliminare o per la revisione. Nonostante, infatti, fosse previsto che tale procedura doveva essere effettuata in un periodo di tempo ragionevole, non erano espressamente previsti

termini perentori.²⁰³

201 E’ da notare che la “domanda multi-classe” era stata introdotta nell’emendamento del 1993 e poi nuovamente eliminata nel 2001. P. FENG, 263, op. Cit.

202 Vedi supra nota 166.

203 Durante la ricerca di pubblici commenti sulla nuova Legge, molte aziende si erano lamentate per la durata troppo lunga della procedura di esame e di approvazione della registrazione del

Pertanto, considerando i termini medi di effettuazione della procedura d'esame nella pratica, il nuovo Art. 28 prevede che il CTMO debba terminare l'esame preliminare entro 9 mesi dal ricevimento della domanda; in caso di necessità il termine può essere prorogato di 6 mesi.

Infine è stato riesumato il sistema, inserito nel 1993 e poi abbandonato, dell’avviso di richiesta di suggerimenti durante la registrazione. L’Art. 16 dei Regolamenti Attuativi statuiva, infatti, che se il CTMO sosteneva che la domanda di registrazione del marchio poteva essere approvata se revisionata, emetteva un avviso di richiesta di suggerimenti al ricorrente e richiedeva a quest’ultimo di effettuare modificazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento del bando. La

procedura, reintrodotta nell’Art. 29 della Legge Marchi 2014,204è rimasta la

stessa, con la differenza che il fallimento nel fornire le richieste spiegazioni o

correzioni non pregiudica la decisione sull’esame da parte del CTMO.²⁰⁵

L’esame dell’Ufficio Marchi si divide in due parti: formale e sostanziale.

Nella prima, verifica che tutti gli aspetti formali richiesti dalla legge siano stati rispettati. La domanda di registrazione è accettata solo dopo la sua positiva conclusione.

Essa deve contenere tutti questi elementi: - la documentazione richiesta dalla legge.

- i campioni dei marchi richiesti che rispettino le specifiche previste dalla legge. - la classificazione e la designazione dei beni e servizi che rispettino i dettami previsti dalla legge.

- il pagamento delle tasse richieste per proporre la domanda.

- tutte le procedure richieste per la registrazione ottemperino a quanto previsto dalle norme di legge.

marchio, che portava ad un incertezza nella tutela effettiva degli interessi dei richiedenti nel lungo periodo.

Tale esame, come detto, determina solo l’accettazione o meno della domanda di registrazione. L’effettivo rilascio del marchio sarà garantito solo dal superamento dell’esame sostanziale.

Quest’ultimo consiste nell’analisi, da parte del CTMO, del marchio nella sua essenza. Viene analizzato:

- il significato delle parole e dei segni e l’effetto delle combinazioni degli stessi. - se il Marchio rispetta i requisiti previsti dalla Legge del 2014 (carattere

distintivo, ordine pubblico e buon costume).²⁰⁶

- se la registrazione confligge con diritti precedenti.

- se il marchio potrebbe generare confusione nel pubblico, a causa della sua identità o similarità con un altro già registrato.

- se la combinazione tra il marchio e il bene può identificare l’origine del prodotto.

Dopo la conclusione positiva dell’esame sostanziale, il CTMO deve preliminarmente approvare la domanda e pubblicare la registrazione sulla

Gazzetta Ufficiale.²⁰⁷