Opposizione

Qualunque persona fisica, persona giuridica o altra organizzazione poteva presentare un’opposizione contro la registrazione di un marchio, dopo che a questo era stata garantita tutela.

Da un lato, permettere ad un terzo di proporre questa azione può intensificare la pubblica supervisione, permettendo di evitare errori durante l’esame di regolarità. Dall’altro, alle autorità è concesso il potere di salvaguardare i propri interessi autonomamente. Tale procedura può essere esperita da un soggetto che ha registrato un marchio precedentemente o che è in fase di approvazione o da qualunque terzo interessato (ad esempio il licenziatario o il concessionario). Le ragioni dell’opposizione possono essere, ad esempio, le seguenti: il marchio

213 H.XUE, Z. CHENSI, 260 ss. Op. Cit. e W.ZHANG, L.WEI, Y.LI, 558, op. Cit. 214 Vedi supra nota 166.

preliminarmente approvato non rispetta i requisiti posti dalla legge; il marchio così approvato confligge con diritti preesistenti di un altro soggetto.

La legge del 2001, negli Artt. 30 e 33, prevedeva che chiunque potesse presentare opposizione alla registrazione entro 3 mesi dall’annuncio della stessa. La procedura, doveva essere, in primo luogo, esaminata e decisa dal CTMO. Se una parte non era soddisfatta con quanto deciso da tale organo poteva presentare un ricorso al TRAB. Se anche questa statuizione non fosse stata accettabile, l'opponente o l’opposto potevano esperire un’azione di fronte al tribunale

competente in primo grado e, se necessario, in secondo grado.²¹⁵

Di conseguenza, mentre con la Legge del 1982, il ricorso al TRAB era l’ultima possibilità di revisione, il sistema utilizzato dal 2001 in avanti, in ottemperanza a quanto prescritto dai TRIPs, si concretizzava in quattro possibili istanze di revisione. Inoltre, il numero di soggetti che potevano proporre l’opposizione era pressoché illimitato e i motivi per richiederla troppo ampi. Tutto ciò, rendeva difficoltosa la gestione delle opposizioni e poteva ledere gli interessi dei

richiedenti.²¹⁶

Alcuni soggetti approfittavano di questo difetto per aumentarne il numero, prolungando la procedura per la registrazione, depositata da imprese concorrenti; alcuni sfruttavano un marchio identico o simile il più a lungo possibile, finché la registrazione non fosse finalmente approvata, così da aggirare eventuali responsabilità; altri, addirittura, depositavano un’opposizione in malafede solo per ricattare il richiedente: minacciavano, infatti, di non ritirare la richiesta fino a quando il titolare del marchio non avesse pagato. Questo è uno dei principali motivi per cui, in Cina, le opposizioni aumentano considerevolmente ogni anno. Pertanto, il miglioramento e la semplificazione del loro procedimento è stato uno degli obiettivi più importanti di questa terza revisione.

Da un lato, i soggetti legittimati sono chiaramente definiti. Soprattutto, secondo la lettera dell’Art. 33, i motivi di opposizione contro la registrazione sono

215 La stessa procedura, di fronte all’OAMI e agli organi giurisdizionali Europei, è prevista dall’Art. 41 del RMC.

esplicitamente previsti e divisi in due categorie:²¹⁷gli “impedimenti relativi”, in violazione degli Artt. 13.2, 13.3, 15, 16.1, 30, 31 e gli “impedimenti assoluti” in violazione delle Artt. 10, 11 e 12 della revisione del 2014.

Inoltre, ogni entità può ancora proporre opposizione contro gli “impedimenti assoluti” alla registrazione, ma solo il titolare di diritti preesistenti o una parte interessata, i cui interessi possono essere violati dalla registrazione del marchio, possono richiedere un’opposizione sulla base degli “impedimenti relativi”. Di

seguito, viene riportata una tabella che chiarifica i concetti espressi sopra:²¹⁸

Soggetto capace di proporre opposizione

Norme Correlate Basi Legali

Chiunque

【Art. 33】

Art. 10 Segni che non possono essere utilizzati

come marchi

Art. 11 Segni che non possono essere utilizzati

come marchi poiché privi del carattere distintivo.

Art. 12

La forma del marchio rappresenta solo la natura del prodotto, or la sua forma è richiesta per raggiungere un risultato tecnologico, la sua forma aggiunge un valore sostanziale al prodotto

Titolare di diritti

preesistenti o

terzo interessato.

Art. 13 (2) and (3) Riproduzione, Imitazione o traslazione di un altro Marchio Notorio.

Art. 15

Un agente registra un marchio di un suo dominus senza la sua

autorizzazione; richiede la

registrazione di un marchio identico o simile ad un marchio non registrato già utilizzato da un altro soggetto che ha un contratto, affari o altri rapporti con il richiedente.

217 Art. 33: “Any holder of prior rights, or interested party may, within three months from the date

of publication, in violation of the provisions of Article 13 Paragraph 2, Article 13 Paragraph 3, Article 15, Article 16 Paragraph 1, Article 30, Article 31, or Article 32, or any person may, in violation of the provisions of Article 10, Article 11, or Article 12, file to oppose a trademark application that has been published after a preliminary examination and approval. Where no opposition is filed after three months, the application shall be approved for registration, a certificate of registration shall issue, and the mark shall be published.” Vedi supra nota 166.

218 La tabella è stata tradotta liberamente e riportata dall’opera: W.ZHANG, L.WEI, Y.LI, Review

【Art. 33】

Art. 16 (1)

Un marchio contiene un'indicazione geografica di beni e le merci non provengono dalla regione qui indicata. Art. 30

Un marchio è identico o simile a quello di un altro soggetto a cui è ha già stata riconosciuta la registrazione dopo l'esame preliminare.

Art. 31 Un marchio è identico o simile a

quello di un altro soggetto la cui applicazione è depositata prima. Art. 32 ^{La domanda lede i diritti anteriori di} un'altra persona o il richiedente, con

mezzi illegittimi, si precipita a registrare un marchio che è già utilizzato da un’altra parte e ha una certa influenza.

Questa modifica è molto significativa, perché armonizza il regime cinese con quello internazionale, in un ambito in cui le differenze tra i due sistemi erano molto marcate. In primo luogo, la definizione esatta dei soggetti che possono richiedere l’opposizione assimila l’articolo sopra citato all’Art. 41 del RMC. In secondo luogo, la previsione espressa, di quelli che sono gli impedimenti relativi e assoluti alla registrazione, facilita enormemente il lavoro degli Uffici, sia durante

la procedura di registrazione sia in caso di eventuale contenzioso.²¹⁹

Dall’altro, la procedura di opposizione è semplificata. L’Art. 35.2 della Legge del 2014 prevede, infatti, che il CTMO entro 12 mesi, prorogabili, se necessario, di altri 3 mesi, deve esaminare il ricorso e deciderlo nel merito. Se non ritiene fondati i motivi dell’opposizione, può decidere di approvare la registrazione del marchio direttamente, senza dare la possibilità all’opponente di ricorrere al TRAB per la revisione, notificando l’atto per iscritto. Questi potrà solamente richiedere una dichiarazione di invalidità del marchio registrato.

Ciò rende la procedura molto più celere; la titolarità dei diritti sul marchio può essere confermata prima e, allo stesso tempo, l'opponente ha ancora un'altra opportunità di sollievo richiedendo al TRAB di dichiarare l’invalidità del marchio

219 Gli Artt. 7 e 8 del RMC individuano gli impedimenti alla registrazione ed i soggetti che possono eventualmente farli valere attraverso una procedura di opposizione. Per un’analisi

registrato secondo gli Artt. 44 e 45 negli stessi termini di cui sopra. Questo provvedimento potrà essere appellato di fronte al giudice competente entro 30

giorni dalla notifica della decisione.²²⁰

La semplificazione è in accordo con quanto disposto dai TRIPs. Ai sensi dell’Art. 62.5 dell’Accordo, le decisioni amministrative di opposizione o di cancellazione, applicate alle parti, devono essere soggette a revisione da parte di un'autorità giudiziaria o quasi altra autorità amministrativa.

Tuttavia, non vi è alcun obbligo di fornire un'opportunità di riesame delle decisioni in caso di opposizione infruttuosa, a condizione che i motivi di tali procedure possano costituire oggetto annullamento, che è esattamente il nostro caso. Se il CTMO, infatti, respinge l'opposizione, l'opponente può ancora azionare, utilizzando gli stessi motivi, una procedura di annullamento.

Nella pagina che segue si riporta una tabella esemplificativa.²²¹

220 Oltre ad accelerare la procedura, la nuova riforma inserisce i termini perentori visti sopra, in accordo con quanto già prestabilito per l’esame della registrazione. Il testo dell’Art. 35 recita: “Where an opposition is filed against a trademark application published after a preliminary

examination, the Trademark Office shall hear the facts and grounds submitted by the opposing party as well as the opposed, shall make a decision on whether or not to approve the application for registration within the twelve months from the date of publication after investigation and verification, and shall notify the opposing party and the opposed of its decision, in writing. If an extension is needed, upon the approval of the department of industry and commerce administration under the State Council, the time limit can be extended a further three months. If the Trademark Office makes a decision to approve an application for registration, a certificate of registration shall be issued, and the mark shall be published. If the opposing party is dissatisfied with the decision, it may file a request for invalidation of the registered trademark according to the provisions of Article 44 or Article 45 of this Law to the Trademark Review and Adjudication Board. Where the Trademark Office makes a decision to approve an application for registration, and if the opposing party is dissatisfied with the decision, it may file its dissatisfaction, within 15 days from the receipt of notification, in writing, to the Trademark Review and Adjudication Board for further review. The Trademark Review and Adjudication Board shall make a review decision within twelve months from the acceptance of the application, and notify the opposed and the opposing party in writing. If an extension is needed, upon the approval of the department of industry and commerce administration under the State Council, the time limit can be extended for another three months. If the opposing party is dissatisfied with the decision of the Trademark Review and Adjudication Board, it may institute legal proceedings with a People’s Court within thirty days from its receipt of notification. The People’s Court shall notify the opposing party in the trademark review proceedings, who shall participate in the proceedings as a third party.”

Vedi supra nota 166.