Gottschalk v. Benson: il software come formula matematica

La prima importante decisione assunta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, in merito alla possibilità o meno di brevettare un software, risale al 1972 con il caso Gottschalk v. Benson . 353

AREZZO, Tutela brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore: profili e critica di una

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dicotomia normativa, cit., 101.

Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972). In Rete: https://supreme.justia.com/cases/federal/

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L’invenzione, oggetto del contenzioso, riguardava un algoritmo matematico, che, una volta implementato in un sistema di elaborazione di dati, era in grado di convertire i numeri decimali in formato binario.

Il Patent Office rifiutò l’istanza di rivendicazione, mentre la corte d’Appello per i brevetti rigettò la decisione dell’Ufficio. Fu così richiesto il pronunciamento della Corte Suprema, che dovette valutare se l’invenzione in questione fosse brevettabile alla luce dei requisiti fissati dalla legge.

La Corte rilevò due fondamentali circostanze. Anzitutto sostenne che l’algoritmo non avrebbe potuto avere alcuna applicazione pratica fuori dal suo utilizzo all’interno di un elaboratore.

Secondariamente espose come la concessione della tutela brevettuale al trovato, così come rivendicato, avrebbe significato la sostanziale estensione della privativa alle formule matematiche, evenienza questa esclusa dalla legge, sulla base del fatto che esse sono entità astratte . 354

Un algoritmo, così come una formula matematica, rivendicato di per sé è non brevettabile perché rientra nella categoria dei fenomeni naturali e dei concetti astratti, che sebbene siano sicuramente oggetto di scoperta, sono strumenti basilari per l’attività scientifica e quindi non possono essere oggetto di privativa brevettuale . 355

La decisione rappresentò il punto di riferimento per l’esclusione dei programmi per elaboratore dall’ambito del brevettabile. Tuttavia, una disamina più approfondita del caso ci mostra come la Corte, già all’epoca, non fosse a priori avversa all’utilizzo dello strumento brevettuale per la tutela dei software . 356

La brevettabilità fu esclusa nel caso in esame perché l’invenzione non insisteva su alcuna applicazione sostanziale. Questo elemento di discrimine può essere spiegato più nella modalità in cui è stata presentata in concreto la domanda, che nella effettiva inidoneità di un programma per elaboratore alla risoluzione di determinati problemi tecnici . 357

Ibidem, cit. p. 409 U.S. 71: “The mathematical formula involved here has no substantial

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practical application except in connection with a digital computer, which means that, if the judgment below is affirmed, the patent would wholly preempt the mathematical formula and, in practical effect, would be a patent of the algorithm itself”.

Il principale mezzo per escludere gli algoritmi dalla tutela brevettuale fu la teoria del “mental

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steps”. Tale dottrina nacque negli anni sessanta e si basava sul non considerare brevettabile

tutto ciò che fosse riconducibile ad una sequenza di passaggi mentali. Tale tesi trovò applicazione nel programma per elaboratore stante la sua riduzione, in quel determinato periodo storico, ad un semplice algoritmo. Lo stesso algoritmo, quindi, viene ridotto a processo mentale. L’impiego di mezzi fisici, per produrre un certo risultato pratico, entra in gioco in un momento successivo all’attività inventiva. Il prodotto iniziale, il vero oggetto del brevetto, deve essere dunque considerato come una idea astratta. V. P. SAMUELSON, Benson Revisited: The

Case Against Patent Protection For Algorithms and Other Computer Program-Related Inventions, Berkeley Law Scholarship Repository, 39 Emory L.J. 1025 (1990), in Rete: http://

scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1908&context=facpubs; GATTEI, Il

brevetto di software, guida teorico pratica, pp. 185-189; GUGLIELMETTI, L'invenzione di software.

Brevetto e diritto d'autore, pp. 32-35.

In questo senso anche AREZZO, Tutela brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore:

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profili e critica di una dicotomia normativa, p. 101; GATTEI, Il brevetto di software, guida teorico

pratica, pp. 153-154.

Gottschalk v. Benson, cit. p. 409 U.S. 63: “It is said that the decision precludes a patent for

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La richiesta della privativa brevettuale fu quindi rigettata perché era inerente ad un algoritmo matematico “puro”, ossia ad una idea astratta, senza che ne fosse individuata della domanda una specifica applicazione pratica.

Dopo tale decisione, la tendenza fu quella di escludere i programmi da elaboratore dell’ambito del brevettabile, paragonandoli a formule matematiche e considerandoli privi di una concreta e sostanziale applicazione industriale.

L’idoneità di ricavare un’interpretazione “alternativa” della decisione di Gottschalk v. Benson, si rinviene nel caso Parker v. Flook . 358

L’invenzione in oggetto consisteva in un metodo di calcolo volto al controllo del processo di conversione del greggio in idrocarburi . Nella 359

fattispecie, un algoritmo gestiva e monitorava attraverso un procedimento computerizzato molte variabili chimiche, per garantire che le stesse rientrassero in determinati limiti.

La richiesta di Flock è particolare perché in essa il richiedente si premura di individuare l’ambito di applicazione pratica della formula. Sebbene il Patent Office in prima battuta respinse la richiesta, la corte di Appello ritenne il trovato brevettabile, sulla base dell’indicazione del settore di applicazione industriale. Tale interpretazione del precedente non persuase tuttavia la Corte Suprema.

La Corte individuò nell’algoritmo la sola componente originale dell’intenzione; componente che tuttavia, per sua natura, non poteva essere brevettata . 360

Tale circostanza si palesò perché nella richiesta di brevetto l’algoritmo rimase ad un livello astratto . Nella fattispecie, non fu sufficiente la mera 361

illustrazione dell’ambito industriale di applicazione, ma venne richiesta una completa descrizione del processo industriale in cui l’algoritmo è coinvolto. È necessario dare atto al concreto collegamento materiale, che deve sussistere tra utilizzo dell’algoritmo e risultato finale tangibile.

Le argomentazioni della Corte, tuttavia, trascendono i meri aspetti tecnici, focalizzandosi anche su questioni di più ampio respiro.

La Corte, in particolare, ritiene di non doversi sbilanciare sulla tipologia di tutela da offrire ai programmi per elaboratore stante l’enorme crescita che gli

Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978). In Rete: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/

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437/584/case.html.

L’invenzione prendeva il nome di: “Automatic monitoring alarming”.

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Parker v. Flook, cit. p. 437 U.S. 594: “Respondent’s process is unpatentable under § 101 not

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because it contains a mathematical algorithm as one component, but because, once that algorithm is assumed to be within the prior art, the application, considered as a whole, contains no patentable invention”.

La corte sviluppò quella che venne successivamente chiamata come dottrina o teoria del

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“point of novelty approach”. Durante l’esame di una domanda l’elemento di novità deve ricadere su un elemento tecnico affinché l’intera invenzione possa essere brevettabile. Nel caso di specie l’unica innovazione nel trovato, secondo la corte, era l’algoritmo, entità priva di contenuto tecnico e quindi non brevettabile. Sull’argomento v. M. A. LEMLEY, Point of Novelty, Northwestern University Law Review, Vol. 105, No. 3, 2011, in Rete: http:// scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1159&context=nulr.

stessi stanno avendo nel mercato. Il timore è quello di soffocare una industria in piena espansione . 362