Le Linee Guida: contributo tecnico, programma per elaboratore

Un elemento molto rilevante nell’analisi del brevetto di software in Europa, si fonda sulla interpretazione del concetto di programma per elaboratore considerato “in quanto tale” e di invenzione attuata a mezzo di programma per elaboratore. Per dare una corretta interpretazione alla lettera della convenzione è necessario rifarsi alle linee guida dettate da EPO.

Le Linee Guida furono pubblicate il 1° giugno 1978, e hanno il fine di fornire determinati criteri, basati sulle norme della convenzione, attraverso cui eterodeterminare l’operato degli uffici.

Con riguardo alla brevettabilità di una invenzione, le Linee Guida richiedono che abbia le caratteristiche della concretezza e della tecnicità.

Si esclude quindi, attraverso una interpretazione letterale dell’articolo 52, la brevettabilità di quelle entità che ex art. 52, comma 2, sono da considerarsi astratte e prive di carattere tecnico . 252

Ma cosa si intende per carattere tecnico? Stando alle Linee Guida: “the

concept of technical character implies that a patentable invention must relate to tecnica field, must be concerne with a tecnical problem and must be defined in the claim by tecnical features” . 253

Applicando tali concetti al software, rinveniamo una rigida interpretazione. Si stabilisce infatti che, a prescindere dal contenuto, un programma per elaboratore non è brevettabile in quanto tale . Non solo; la brevettabilità è 254

Art. 63, Durata del brevetto europeo: “1. La durata del brevetto europeo è di venti anni a

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decorrere dalla data di deposito della domanda. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di prorogare la durata di un brevetto europeo o di concedergli corrispondente protezione alla stessa stregua di quella dei brevetti nazionali allo scadere di detto termine, a) per tenere conto di un caso di guerra o di crisi simile di questo Stato; b) se l’oggetto del brevetto europeo è un prodotti o un procedimento di fabbricazione o un’utilizzazione di un prodotto che prima della sua messa in circolazione in questo Stato sottostà a una procedura amministrativa di autorizzazione prescritta per legge. 3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili per analogia ai brevetti europei rilasciati congiuntamente da gruppi di Stati contraenti ai sensi dell’articolo 142. 4. Ogni Stato contraente che prevede una proroga della durata di un brevetto o una protezione corrispondente conformemente al paragrafo 2 lettera b può, in base a un accordo concluso con l’Organizzazione, trasferire all’Ufficio europeo dei brevetti compiti relativi all’applicazione di dette disposizioni”.

European Patent Office, Guidelines, 1978 cit., cap. IV, 2.3, “An invention must be both a

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concrete and a technical character, in contrast to the list of things in Art. 52(2) with shall not be regarded as invention since they are either abstract or non-technical”.

Ibidem, cit., cap. IV, 2.3.

253

Ibidem, cit., cap. IV, 2.3: “a computer program claimed by itself or as a record on a carrier is

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esclusa qualora quel programma venga semplicemente caricato su un computer noto allo stato dell’arte. 255

Tuttavia, qualora il programma per elaboratore, fornisca, unitamente al sistema a cui accede, un determinato contributo tecnico allo stato dell’arte, allora l’invenzione, in questo senso considerata, -ossia l’invenzione di software- può essere brevetta . 256

Nel 1985 l’Ufficio Brevetti pubblicò il primo documento di revisione per le linee guida che le Divisioni d’Esame dovevano seguire durante la valutazione e l’analisi delle domande sui brevetti. Il documento, confermando la posizione già adottata dall’ufficio, stabilisce la brevettabilità dell’invenzione di software, quando lo stesso è in grado di fornire un contributo tecnico allo stato dell’arte (c.d contribution approach).

Tale verifica va effettuata anche sulla base del c.d “problem-solution

approach” . Si deve sottolineare come tale criterio è utile per sottoporre 257

l’innovazione al vaglio dell’originalità. Per valutarne la aderenza all’interno del

patentable subject matter, il criterio di riferimento è invece il contribution approach . 258

Se il problema viene risolto attraverso strumenti tecnici, e non meramente astratti (come ad esempio l’applicazione di formule matematiche), tali da portare un effettivo contributo allo stato della tecnica, allora la richiesta di brevettabilità può essere presa in considerazione.

Lo “strumento tecnico” richiesto, consta di un sistema tecnologico complesso di hardware e software, dove il “nuovo programma” o il “nuovo algoritmo”, siano stati ideati al fine di raggiungere un determinato risultato . 259

Quando il software è in grado di controllare un apparato informatico, allora il sistema integrato sarà brevettabile. Questa importante revisione delle linee guida rese possibile nello stesso anno la decisione del caso Vicom, di cui si parlerà nel capitolo successivo . 260

Nel 1994, fu presentato il rapporto annuale che rappresentava la posizione ufficiale di EPO in materia di brevetti su programmi per elaboratore. Relativamente all’esclusione dalla tutela brevettuale del software in quanto tale si registra che: “EPO is thus debarred from granting patents for compurter

programs as such; they can be protected by copyright. On the other hand, the EPC in no way prohibits the patenting of computer-related inventions or, more

Ibidem, cit., IV, 2.3: “The situation is not normally changed when the computer program is

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loaded into a known computer”.

Ibidem, cit., IV, 2.3: “Where subject-mater claimed is only concerned with the

program-256

controlled internal working of a known computer, the subject matter could be patentable if it provides a technical effect” e ancora, “If the subject matter, considered as a whole makes a technical contribution to the known art, patentability should not be denied merely on the ground that a computer program is involved in its implementation”.

V. European Patent office, Annual Report, 1985, pp.11-12.

257

V. infra, cap. IV, par. 2.3

258

EPO, Annual Report, 1985, cit., 12: “Programmable controllers and manufacturing or

259

monitoring systems operating under computer control can therefore generally patented. This is also the case when the internal operation of a known computer is controlled by a program so that a technical effect results. Crucial to this approach is that the inventive achievement may be based on a new program or algorithm”.

V. infra, cap. IV, par. 2.2.

precisely, of methods, systems, devices or products in which new computer software plays and important role” . 261

Si denota quindi come la tutela brevettuale venga concessa al prodotto tangibile, frutto di una interazione tra macchina e software. Nel contesto brevettuale europeo, quando si parla di “invenzione di software” non si intende il “software” o “il programma per elaboratore” nel senso lato del termine ma un 262

“trovato più complesso in cui il programma è una componente centrale” . 263

Quindi; qualora il programma per elaboratore venisse classificato “in quanto tale”, alla luce della convenzione sarebbe privo di una concreta applicazione pratica ovvero di un determinato risultato tecnico, e non sarebbe quindi brevettabile . 264

L’applicazione concreta richiede la partecipazione di un agente esterno, come ad esempio un determinato supporto hardware, in grado di implementare il contributo astratto in un risultato ora concreto e tangibile . 265

Similmente a quanto accadeva in Inghilterra prima della Convenzione, la tutela del software è ottenuta mediante la rappresentazione del legame che si instaura con la componente hardware . La sinergia tra le componenti è 266

brevettabile perché idonea ad apportare un contributo tecnico . 267

Con il progresso tecnologico, si deve preliminarmente rilevare come sia cambiata l’interpretazione della normativa dell’EPC, grazie all’impulso della giurisprudenza dell’EPO. Di conseguenza sono anche cambiate le linee guida fornite dall’ufficio brevetti. Quelle fornite oggi dall’Ufficio , sebbene nella loro 268

essenza non si discostino da quelle sopracitate, aggiungono sicuramente elementi di grande interesse, che tuttavia, stante appunto la loro origine giurisprudenziale , verranno analizzati nell proseguo del lavoro . 269

Si noti tuttavia come sia ancora presente il requisito del “contributo tecnico”, che il software può portare solo nel momento in cui “gira” su una

European Patent Office, Patenting Computer Software, in Annual Report, 1994, cit., 10.

261

Ossia il programma per elaboratore, espresso in qualsivoglia forma, come ad esempio in

262

codice sorgente od oggetto. Questo, se originale, può essere tutelato mediante diritto d’autore, in conformità della legge.

AREZZO, La brevettabilità del software e dei metodi commerciali elettronici nella

263

giurisprudenza dell’Ufficio Europeo Brevetti, cit., 11.

Sarebbe comunque un programma per elaboratore, e, come tale, suscettibile di una tutela

264

autoriale.

Interpretazione maggiormente accolta. V. GUGLIELMETTI, L'invenzione di software. Brevetto e

265

diritto d'autore; GATTEI, Il brevetto di software, guida teorico pratica; AREZZO, La brevettabilità

del software e dei metodi commerciali elettronici nella giurisprudenza dell’Ufficio Europeo Brevetti; AREZZO, Tutela brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore: profili e critica di

una dicotomia normativa.

LEITH, Software and patents in Europe, pp. 22-26.

266

Emblematica in tal senso la decisione del caso Schlumberger del 15 giugno 1981 (Cour

267

d’Appel de Paris, in Ann. 1982, 24). Pochi anni dopo il caso Mobil Oil, la corte, stante l’entrata in vigore della Convenzione concesse la brevettabilità di “un procedimento per l’analisi morfologica del sottosuolo”, che l’azienda aveva sviluppato per la ricerca di giacimenti petroliferi. Il sistema comprendeva al suo interno l’utilizzo di un programma per elaboratore, ma la corte interpretò l’articolo 7 della legge francese in maniera restrittiva, in linea con la EPC.

Guidelines for Examination in the EPO, Novembre 2016, Parte G, Capitolo II. In Rete:

268

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html. V. infra, cap. IV, par. 2. ss.

macchina . “L’invenzione di software”, o meglio una “computer-implemented 270

invention” può anche consistere in “un programma considerato in quanto 271

tale”, qualora lo stesso, implementato su un sistema hardware standard, permetta appunto di realizzare quel particolare contributo tecnico. 272

Se il software -inteso in quanto tale, nella sua accezione di “copyrightable subject matter”- è, in molti casi, una “computer-implemented invention”, quest’ultima solo in determinati casi, filtrati dalla giurisprudenza EPO, si esaurisce nel programma . 273