La procedura di registrazione del marchio

Mediante la registrazione di un marchio si acquisisce il diritto all’uso esclusivo dello stesso55 ed è pertanto possibile vietare a terzi l’uso di un marchio identico per i propri beni. Tale diritto, una volta concesso, retroagisce dal momento del deposito della domanda56 per il marchio nazionale, mentre per il marchio comunitario gli effetti decorrono dalla data di pubblicazione di registrazione del marchio57.

La registrazione ha durata decennale dalla data del deposito della domanda58 e può essere successivamente rinnovata per altri dieci anni senza alcun limite59.

Nell’ordinamento italiano il marchio riceve tutela sia se viene registrato, sia nel caso in cui esso venga usato, ma in assenza di registrazione. Quest’ultima fattispecie si definisce con l’espressione “marchio di fatto”. La legge prevede che qualora vi sia il rischio di confondibilità tra un marchio che si vuole registrare ed uno già presente nel mercato non registrato, vi sia tutela per quello anteriore solo se ne è stato fatto uso nel tempo e se ha acquisito una notorietà qualificata presso il consumatore. Questo è l’unico caso il cui il marchio di fatto viene tutelato e cioè solamente al fine

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PAOLA A. E. FRASSI, Brevi riflessioni sul valore sostanziale della forma, in Riv. dir. ind., 2008, 253.

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Art. 15, comma 1, c.p.i.; art. 20, comma 1, c.p.i.; art. 9, comma 1, Reg. 40/1994.

56 _{Art. 15, comma 2, c.p.i..} 57

Art. 9, comma 3, Reg. 40/1994.

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Art. 15, comma 4, c.p.i..

di scongiurare il rischio di confusione con uno identico o simile per il quale si vuole ottenere la registrazione. Al marchio di fatto si riserva quindi una tutela più debole rispetto a quello registrato, il quale gode invece del massimo grado di tutela prevista dall’ordinamento.

I soggetti aventi diritto ad ottenere la registrazione del marchio sono i diretti utilizzatori dello stesso che intendono impiegarlo nella produzione o nel commercio dei propri prodotti, siano esse persone fisiche, giuridiche o enti pubblici60. Essi possono presentare domanda presso gli appositi uffici di competenza che sono l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o gli uffici decentrati presso le Camere di Commercio per i marchi nazionali, mentre l’ Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) per registrare quelli comunitari.

L’ UIBM è l’ufficio che a livello nazionale opera in qualità di destinatario delle domande di registrazione dei brevetti, marchi, disegni e modelli. Ha inoltre il compito di valutare la regolarità tecnica e formale della domanda depositata e quindi decretarne il suo accoglimento o meno. Istituita dal 2009, la Direzione Generale non solo ha l’obiettivo di tutelare la proprietà industriale, di incrementarne il valore sia in ambito nazionale che internazionale, ma si occupa anche della lotta alla contraffazione; contribuisce infatti al supporto delle imprese italiane ed estere nella gestione delle loro innovazioni in modo da preservare la competitività nel mercato.

L’ UAMI, come già detto, è l’Ufficio che si occupa della gestione delle domande di deposito e della registrazione stessa di marchi o modelli provenienti dai paesi appartenenti alla Comunità Europea ed ha sede ad Alicante, in Spagna.

Nel momento del deposito della domanda di registrazione presso i suddetti Uffici, essa deve godere di precisi requisiti e contenere determinate informazioni61 tra le quali i dati identificativi del titolare, la riproduzione del marchio e l’elenco dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione (verifica della ricevibilità). Successivamente alla constatazione della ricevibilità della domanda, i rispettivi Uffici ne verificano la regolarità formale, ovvero si accertano che il contenuto della domanda sia completo e conforme a quanto disposto rispettivamente dagli articoli

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Art. 19, c.p.i.; art. 5 Reg. 40/1994.

156, primo comma, del c.p.i. e 36 del Regolamento n. 40 del 1994. L’elenco dei prodotti che la domanda deve contenere deve essere tale da raggrupparli secondo la loro natura e da consentire la classificazione di ogni singolo bene secondo le classi stabilite dalla classificazione internazionale dei prodotti e servizi, ovvero l’Accordo di Nizza62. Nel caso fossero presenti delle irregolarità formali, il richiedente ha la possibilità di porvi rimedio entro due mesi dalla data in cui la constatazione è stata comunicata. Oltre alla regolarità formale, gli Uffici provvedono a verificare anche la regolarità sostanziale della domanda63 focalizzandosi circa la validità del segno. Concretamente, ci si assicura che non vi siano impedimenti assoluti alla registrazione, accertandosi pertanto che il marchio sia dotato di capacità distintiva, che non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume e che non induca in inganno il consumatore. In questa fase della procedura vi è però una divergenza nella verifica della regolarità sostanziale: mentre la normativa comunitaria include nell’esame la presenza o meno del requisito della novità, per il marchio nazionale invece non vi è la verifica del possedimento di tale requisito. Superata tale verifica, la domanda viene considerata registrabile e viene pubblicata nel bollettino dei marchi d’impresa quella relativa ai marchi nazionali, mentre nel bollettino dei marchi comunitari per l’altra tipologia.

Nel caso del marchio comunitario vi è però un ulteriore passaggio prima di giungere alla pubblicazione della domanda: l’UAMI redige una relazione di ricerca al fine di verificare la situazione di marchi comunitari anteriori che potenzialmente potrebbero ostacolare la registrazione64. I risultati della ricerca sono trasmessi successivamente al richiedente, il quale ha un mese di tempo per apportare, se necessarie, delle modifiche alla sua domanda; dopodiché, l’Ufficio prevede alla sua pubblicazione65.

Mediante la pubblicazione della domanda si rende opponibile la registrazione del marchio, nazionale e comunitario, a terzi già in possesso di marchi identici o simili che vantano quindi diritti anteriori sul segno. Entro due mesi l’oppositore e il richiedente devono raggiungere un accordo in merito (art. 178.1 c.p.i.).

62 _{Art. 156, comma 1, lett. d), c.p.i..} 63

Art. 170, comma 1, lett. a), c.p.i..; art. 38, Reg. 40/1994.

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Art. 39, Reg. 40/1994.

L’opposizione deve essere costituita da determinati elementi pena il suo accoglimento66, quali i prodotti, l’identificazione del richiedente a cui essa si rivolge e le motivazioni che ne diano una valida giustificazione. La procedura di opposizione inizia dal momento in cui la domanda si dichiara ricevibile e si concluderà con la registrazione o meno del marchio, a seconda se l’Ufficio accoglie o respinge la domanda67. Per esempio, essa può essere respinta nel caso in cui l’opponente titolare di un marchio, anteriormente registrato da almeno cinque anni, non fornisca idonea documentazione circa l’effettivo uso del marchio per i propri prodotti68. Se invece la prova dell’uso è fornita, anche solo per una parte dei prodotti, l’opposizione si dichiara accolta solo per tale parte.

L’opposizione si presenta in qualità di impedimento relativo in quanto la legge permette la tutela del singolo e del marchio di sua proprietà registrato anteriormente, evitando il rischio di confusione che potrebbe insorgere da una nuova registrazione.

Sia in ambito nazionale che comunitario, nel caso in cui la domanda di registrazione venga rifiutata in favore dell’accoglimento di un’opposizione, il richiedente può entro 60 giorni appellarsi alla Commissione dei ricorsi sottoponendo la domanda a revisione69.

Oltre alle opposizioni, i terzi possono presentare all’Ufficio, durante la procedura della registrazione, delle osservazioni scritte di cui all’art. 175 del c.p.i e 41 del Regolamento n. 40 del 1994, ovvero possono indicare ed esporre le motivazioni secondo le quali il segno dovrebbe essere escluso dalla registrazione.

1.8 La nullità del marchio: impedimenti relativi e assoluti alla registrazione del