L’analisi del paradigma proprietario sotteso alle indicazioni geogra- fiche è in grado di generare significative ricadute operazionali? La ri-
139 P.R
ESCIGNO, Ascesa e declino della società pluralista, in ID., Persona e comuni-
tà, Bologna, 1966, 3, 20.
140 Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 maggio 2000 (C-388/95), in
Raccolta 2000, I-3146. F.ALBISINNI, Strumentario di diritto alimentare europeo, Tori-
no, 2009, 41, rileva come tale caso confermi “la privilegiata attenzione alla comunità locale dei produttori come garanzia di sicurezza e insieme di qualità dei prodotti”.
141 Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 maggio 2000 (C-388/95), cit.,
3166, punto 58.
142 Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 maggio 2000 (C-388/95), cit.,
3168, 65.
143 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla politica di quali- tà dei prodotti agricoli, 28 maggio 2009, COM(2009) 234 def., 10.
sposta è affermativa. In sede di introduzione si è ricordato il lascito me- todologico di Luigi Mengoni, che richiamava l’esigenza di coniugare l’indagine topica, cioè per problemi, con il pensiero sistematico144; in
questo capitolo si è anche rievocato il pensiero di un property theorist come Hanoch Dagan, che invita a guardare ai valori sottesi a ciascuno statuto proprietario per valutare criticamente le soluzioni ai problemi che emergono nella prassi145.
Ponendoci sulla scia di tali direttive, si proverà a delineare una solu- zione a due problemi, pratici, che interessano, in particolare, DOP e IGP. Entrambi riguardano il ruolo dei gruppi che, come visto nella se- zione precedente, rappresenta probabilmente il fronte oggi più caldo nella materia che qui ci occupa.
Si tratta anche del fronte che differenzia maggiormente il modello nordamericano da quello europeo: infatti, si è già notato come non si pongano particolari problemi interpretativi in relazione ai marchi collet- tivi e di certificazione, attesa la possibilità di individuare chiaramente un titolare del segno. Al contempo, si è messo in risalto come il pro- blema della titolarità, che apparentemente rappresenta il punctum dolens nella disciplina di DOP e IGP, non vada eccessivamente enfatizzato in ragione della presenza di una serie di indici che attribuiscono ai gruppi di produttori sempre maggiori poteri nella gestione della denominazio- ne o indicazione. La progressiva espansione dei poteri in capo ai gruppi di produttori non risolve però tutti i problemi applicativi che possono sorgere. Da ciò, come anticipato, il tentativo di avanzare una prima ri- sposta a due di essi.
La prima questione attiene al risarcimento del danno: cosa accade, ad esempio, se una DOP o IGP viene contraffatta da terzi? Il primo strumento a disposizione dei gruppi di produttori è rappresentato dalla tutela inibitoria. Si tratta di un’ipotesi che non genera particolari pro- blemi: tutti gli operatori della zona geografica di riferimento benefice- ranno dell’azione intrapresa dal gruppo, anche qualora non ne siano membri. Più delicato invece, il caso in cui il gruppo di produttori voglia chiedere il ristoro del danno subito.
144 L. M
ENGONI, Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico, in ID.,
Diritto e valori, Bologna, 2005, 11.
145 D
Come noto, il Codice della proprietà industriale italiano prevede, al- l’articolo 125, co. 1, che il titolare del diritto di proprietà intellettuale leso possa chiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione della privativa146. Poiché DOP e IGP sono annoverate tra i diritti di
proprietà industriale, può un gruppo di produttori chiedere il risarci- mento del danno? Se si ragiona in termini strettamente formalistici, la risposta dovrebbe essere negativa, eccezion fatta per i consorzi erga
omnes, ove è previsto che possano agire in tutte le sedi, giudiziarie e
amministrative, a tutela della denominazione o indicazione.
Alla mancanza di un titolare in senso formale si somma la difficoltà di stabilire quale sia il danno effettivamente patito dal gruppo/consorzio di produttori: quest’ultimo, infatti, non producendo nulla, potrebbe tutt’al più lamentare il mancato incasso dei contributi da parte dei produttori, i quali, come noto, dipendono dal volume di beni coperti da DOP e IGP effettivamente prodotti. Per cui se i produttori diminuiscono la loro produzione perché la DOP o IGP viene contraffatta, di rimbalzo anche il consorzio potrebbe subire un danno.
Il consorzio potrebbe probabilmente lamentare, poi, un danno di im- magine: ma, ancora una volta, si potrebbe sottilizzare che quella che viene lesa non è l’immagine del consorzio in sé, bensì della DOP/IGP, di cui il consorzio non è titolare.
Al contempo, lasciare lo strumento risarcitorio in mano ai soli pro- duttori potrebbe rivelarsi una soluzione non meno problematica. Il dan- no patito da ciascun singolo operatore potrebbe essere minimo, per cui questo non avrebbe incentivi ad agire in giudizio; a tacer del fatto che
146 Sul tema del risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà indu-
striale si veda ex multis AA.VV., Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e
da lesione della proprietà intellettuale, Milano, 2004; A.PLAIA, Proprietà intellettuale
e risarcimento del danno, Torino, 2005; G.FLORIDIA, Risarcimento del danno e rever-
sione degli utili nella disciplina della proprietà industriale, in Il diritto industriale,
2012, 5; P.PARDOLESI, Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il
modello nord-americano e quello europeo, in Il diritto industriale, 2012, 133; C.GAL- LI, Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno, in Il
diritto industriale, 2012, 109; D.A. SCHIESARO, Danni e restituzione nella violazione
della proprietà intellettuale, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2012, II, 799;
N.ROMANATO, Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell’art.
potrebbe essere molto problematico provare il quantum di danno effet- tivamente patito, poiché la violazione riguarda di per sé un segno utiliz- zato contemporaneamente da più soggetti, tutti danneggiati, pro quota, dalla condotta fraudolenta.
Una risposta che tenga conto dello statuto proprietario delle indica- zioni geografiche deve portare, al contrario, a valorizzare i gruppi, in quanto espressione della comunità dei produttori e catalizzatori di una serie di interessi altrimenti frammentati e difficilmente tutelabili. Con un importante caveat: non qualsiasi gruppo potrà ergersi a rappresen- tante della comunità dei produttori, ma solo quello che sia dotato di suf- ficiente rappresentatività e di una struttura interna democratica; in altri termini, dovranno essere considerati meritevoli di legittimazione solo i gruppi che hanno carattere inclusivo.
Le eventuali somme ricavate in sede risarcitoria non potranno essere ripartite a profitto dei singoli appartenenti al gruppo; semmai, dovranno essere utilizzate per i fini di tutela e promozione della denominazione/ indicazione violata. Ragionando diversamente, si lederebbe il valore della cooperazione che abbiamo visto essere centrale nel modello pro- prietario delle indicazioni geografiche e che giustifica l’aggregazione di una pluralità di operatori all’interno di una unica formazione sociale; soprattutto, si riproporrebbero i problemi di ripartizione dei danni effet- tivamente subiti dai singoli produttori. Ciò non toglie che il singolo im- prenditore possa decidere di agire in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti iure proprio. Questo potrebbe accadere nel caso egli riesca a dimostrare di essere stato particolarmente colpito dalla contraffazio- ne: ad esempio, quando la contraffazione ha trovato compimento in un paese terzo dove il nostro produttore era il maggiore esportatore del prodotto recante la DOP o IGP.
La seconda questione riguarda il c.d. merchandising147. Con tale
espressione si intende lo sfruttamento di un segno distintivo (tipicamen-
147 In tema di merchandising cfr. nella dottrina italiana, anche per ulteriori riferi-
menti bibliografici, V.DI CATALDO, I contratti di merchandising nella nuova legge
marchi, in G.GHIDINI (a cura di), La nuova legge marchi, Padova, 1995, 65; I.MAGNI,
Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell’immagine, Padova, 2002. Nella dottrina anglosassone J.A.ADAMS,J.B.HICKEY,
te, un marchio) al di fuori dei settori merceologici cui direttamente il segno si riferisce. Il titolare di un marchio celebre, che gode cioè di una rinomanza tale da poter essere considerata ormai indipendente dal pro- dotto cui il marchio è storicamente legato, può così utilizzare (o conce- dere) il segno per prodotti non collegati a quello che è il suo core busi-
ness. Nel caso di una DOP o IGP celebre (ad esempio, Champagne o
Prosecco), è possibile ipotizzare un’attività di merchandising? E chi è legittimato a disporre del segno, ad esempio concludendo contratti con terzi tramite cui concedere l’uso del segno?
Anche in questo caso una risposta che tenga conto delle peculiarità dello statuto proprietario che caratterizza DOP e IGP, e che miri a supe- rare una lettura rigidamente formalista di questi strumenti, deve portare a ritenere che un potere di questo tipo non possa che spettare ai gruppi dei produttori. Così, interpretando in via analogica le disposizioni che attribuiscono ai consorzi riconosciuti il potere di autorizzare terzi a im- piegare una denominazione o indicazione nell’etichetta dei propri pro- dotti, si potrebbe sostenere che i consorzi hanno anche il potere di sti- pulare negozi collegati ad attività di merchandising148.
Si potrebbe altresì far leva sulla norma che affida ai gruppi compiti di cura, promozione e valorizzazione della denominazione o indicazio- ne, fino a ricomprendervi attività di merchandising. Si tratta, infatti, di compiti che attengono alla promozione dell’immagine della DOP/ IGP149, cioè, genericamente, ad attività di marketing, in cui può essere
ricompreso anche il merchandising.
D.BURKITT, Trade mark licensing, London, 2005; H. STALLARD (ed.), Bagehot on
sponsorship, merchandising and endorsement, London, 1998.
148 Si è notato in precedenza che nulla vieta ad un consorzio di subordinare l’auto-
rizzazione ad utilizzare una denominazione o indicazione in etichetta all’adempimento di ulteriori obbligazioni, quali ad esempio il pagamento di royalties.
149 La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha sottolineato come la reputazio-
ne di DOP e IGP dipenda dall’immagine che questi segni hanno sul mercato: Corte di giustizia delle Comunità europee 16 maggio 2000 (C-388/95), cit., 3166, punto 56; Corte di giustizia delle Comunità europee 20 maggio 2003 (C-469/00), in Raccolta 2003, I-5085, 5103, punto 49; Corte di giustizia delle Comunità europee 20 maggio 2003 (C-108/01), in Raccolta 2003, I-5163, 5185, punto 64.
In aggiunta, il merchandising può essere considerato una pratica speculare rispetto a fattispecie di svilimento del segno (c.d. dilution)150.
Con questa ultima espressione si intende lo sfruttamento parassitario di un segno rinomato da parte di terzi su prodotti o servizi che possono anche non appartenere alla medesima classe merceologica in connes- sione alla quale il segno è stato registrato. Un esempio può essere utile a chiarire la fattispecie. Commercializzare un bagnoschiuma riprodu- cendo le fattezze di una bottiglia di Champagne e pubblicizzandolo o etichettandolo come lo Champagne dei bagnoschiuma può essere con- siderata una ipotesi di sfruttamento parassitario, che svilisce la notorietà del segno, compromettendone il valore. La nostra giurisprudenza, sep- pur ormai risalente, ha negato tutela a denominazioni utilizzate su pro- dotti diversi rispetto a quelli per cui erano state registrate151.
Le norme positive invitano oggi a perseguire una soluzione diversa. L’articolo 13, par. 1, lett. a) del regolamento 1151/2012 sembra tutelare DOP e IGP anche a fronte di ipotesi di svilimento152. Similmente, l’arti-
150 T.M
ARTINO, Trademark dilution, Oxford, 1996; S.I.FHIMA, Trademark dilution
in Europe and the United States, Oxford, 2011; M. AMMENDOLA, Lo sfruttamento
commerciale della notorietà civile di nomi e segni, Milano, 2004.
151 Si tratta di una vicenda che ha visto come protagonisti la denominazione Cham-
pagne e prodotti da bagno: Corte di Appello di Bologna, 30 luglio 1985, in Rivista di diritto industriale, 1985, II, 458, con commento anonimo Champagne e bagni schiuma, Rolls-Royce e birrerie, o dell’incertezza del diritto; Corte di Cassazione 21 ottobre
1988, n. 5716, in Giurisprudenza italiana, 1989, I, 1014, con commento di M.RICOLFI,
Champagne e bagni schiuma: i limiti alla tutela «allargata» dei marchi celebri nella giurisprudenza della Cassazione. Sulla vicenda si veda l’ampio commento critico di
R. FRANCESCHELLI, È proprio vero che il nome Champagne è in Italia di libera appro-
priazione come marchio a designare qualunque prodotto che non sia vino spumante?,
in Rivista di diritto industriale, 1989, II, 21. Di segno opposto le coeve o di poco suc- cessive sentenze francesi che, sempre occupandosi della denominazione Champagne, hanno stabilito che tale denominazione debba essere protetta anche a fronte di condotte che di fatto ne sviliscono il valore commerciale: Tribunale di Parigi, 5 marzo 1984, in
Rivista di diritto industriale, 1985, II, 260, con commento anonimo Difesa e svilimento del nome Champagne; Tribunale di Parigi, 28 ottobre 1993, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1994, 101, con commento di I. TELCHINI, Conflitto fra
marchi celebri.
152 La disposizione vieta l’uso commerciale del nome protetto per prodotti che non
colo 30 (come riformato nel 2010) del Codice della proprietà industria- le italiano vieta lo “sfruttamento indebito della reputazione della deno- minazione protetta”153. Secondo taluno, le due disposizioni innalzano il
livello di tutela previsto per DOP e IGP, per cui “potrà ad oggi essere proibita – in quanto si determini in concreto un agganciamento alla re- putazione della denominazione imitata […] – l’apposizione di [DOP/ IGP] su prodotti anche se effettivamente originari del luogo a cui essi si riferiscono, ma che non possono comunque fregiarsi della denomina- zione, perché, ad esempio, nulla hanno a che fare con la categoria mer- ceologica che il segno mira espressamente a tutelare; e vien dunque naturale richiamare alla mente la c.d. “tutela extramerceologica” già nota alla disciplina dei marchi che godono di rinomanza”154.
La specularità tra dilution e merchandising consiste nel fatto che la prima non è altro che il calco negativo della seconda: la prima, cioè, vieta che terzi sfruttino la reputazione del nome tutelato, mentre la se- conda consente al titolare del nome di sfruttare quel nome. Ci si può quindi chiedere se il fatto che i gruppi di produttori possano vietare condotte che comportano lo svilimento della notorietà di una denomi- nazione non implichi, in positivo, la possibilità di monetizzare tale no- torietà. L’interpretazione degli indici normativi che si è fin qui avanzata parrebbe consentire ai produttori di svolgere attività di merchandis-
parabili a quelli registrati, ma anche nel caso in cui si sfrutti sic et simpliciter la notorie- tà del nome protetto. Quest’ultima costituisce un’ipotesi di svilimento del segno.
153 L’art. 30 è stato riformato con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131: la versione origi-
naria della norma non conteneva alcun riferimento allo sfruttamento indebito della re- putazione commerciale di una denominazione. A commento della riforma cfr. M.C. BAL- DINI, La tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, in N. BOT- TERO (a cura di), La riforma del codice della proprietà industriale, Milano, 2011, 59;
A.CONTINI, La tutela delle denominazioni di origine, in C.GALLI (a cura di), Codice
della proprietà industriale: la riforma 2010, Milano, 2010, 40; G.E.SIRONI, La modifi-
ca della disciplina delle indicazioni geografiche, in Il diritto industriale, 2010, 536.
154 Così C
ONTINI, op. cit., 41. Ma in tal senso già C.GALLI, Globalizzazione del-
l’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, in Rivi- sta di diritto industriale, 2004, I, 60, 71, con riferimento all’art. 13, par. 1, lett. a) del
previgente reg. 510/2006; più recentemente S.MAGELLI, Denominazioni d’origine: pro-
fili di convergenza con il diritto dei segni distintivi, in Il diritto industriale, 2011, 144,
ing155: questo primo risultato interpretativo va però ulteriormente veri-
ficato alla luce dello statuto proprietario di DOP e IGP.
Un’interpretazione quale quella che si è qui proposta pare coerente con la promozione del valore sotteso allo statuto di DOP e IGP, vale a dire la cooperazione. A voler ragionare diversamente, si dovrebbe, in- fatti, giungere ad una delle due seguenti conclusioni: a) non è possibile promuovere attivamente la reputazione di una denominazione, ma è possibile solo tutelarla in chiave difensiva, sposando così una conce- zione di cooperazione chiaramente limitata e penalizzante; b) spetta ai singoli produttori che utilizzano la DOP o IGP promuovere attività di
merchandising, potendo così dar luogo però a “situazioni di licenze
plurime ed inconciliabili e comunque contesti di utilizzo idonei ad in- gannare i consumatori […], con la gravissima conseguenza che il segno stesso finirebbe per essere distrutto”156.
Se invece la cooperazione viene interpretata in senso proprio, come valore teso ad accrescere il benessere di una comunità e dei soggetti che in essa operano, allora pare corretto intenderla come attributiva anche di poteri proattivi, quale quello, ad esempio, di stipulare contratti di
merchandising.
Anche nel caso del merchandising vale il limite per cui non qualsia- si gruppo potrà autorizzare attività di merchandising, ma solo quel gruppo che sia inclusivo e rappresentativo; limitazione già evidenziata in precedenza su cui è inutile spendere ulteriori parole. Piuttosto, merita di essere sottolineata l’asimmetria tra dilution e merchandising. La tute- la a fronte di attività che sviliscano l’immagine della denominazione potrà essere esercitata solo nella misura in cui quest’ultima goda di no- torietà; non così invece per l’attività di merchandising, la quale potrà essere realizzata anche qualora la denominazione non goda di particola- re reputazione.
Ciò è dovuto al principio di relatività della tutela dei segni distintivi, in forza del quale i segni sono di norma protetti solo in connessione a determinate categorie merceologiche. La protezione extramerceologica offerta dalla dilution costituisce un’eccezione che si giustifica in ragio-
155 In senso conforme C
ONTINI, op. cit., 43-44.
156 C
ne del fatto che, se il segno è notorio, si potrebbero verificare casi di aggancio parassitario che pregiudicherebbe il valore economico del se- gno stesso. La dilution serve quindi a prevenire diminuzioni di valore del segno determinate da condotte parassitarie di terzi157. L’attività di merchandising, al contrario, mira ad accrescere il valore economico di
un segno, per cui pare corretto svincolarla da eventuali requisiti di noto- rietà158.