nelle strategie di internazionalizzazione delle imprese

CASANTI MIGANI

Marchi e Brevetti

nelle strategie di internazionalizzazione delle imprese

Camera di Commercio della Romagna Sede di Forlì

22 gennaio 2019

marchi - brevetti - copyright

Studi Professionali Collegati

Argomenti:

ü PMI e Proprietà Industriale

ü Possibili forme di sfruttamento della PI ü Principio di interdipendenza

ü Brevetti, Modelli di utilità e Design (definizioni, oggetto, requisiti)

ü Portata della protezione e vantaggi, ü Sistemi di registrazione,

ü Pianificazione della protezione in una strategia di

internazionalizzazione.

1. Introduzione: PMI e Proprietà Intellettuale

Qual è la funzione della Proprietà Intellettuale ?

ü Premiare gli sforzi compiuti dagli autori e dagli inventori,

ü Incentivare gli investimenti in creatività, ricerca ed innovazione,

ü Incentivare la diffusione dei risultati dell’attività creativa ed inventiva.

Qual sono i principali diritti di Proprietà Intellettuale ?

ü Brevetto per invenzione industriale, ü Brevetto per modello di utilità,

ü Marchio d’impresa, ü Design,

ü Diritto d’Autore.

Esistono poi i diritti su: segreti commerciali, sulle nuove varietà vegetali, sulle invenzioni

biotecnologiche, sulle indicazioni geografiche e sulle topografie dei prodotti a

semiconduttori.

Possibili forme di sfruttamento dei titoli di Proprietà Intellettuale

Diretto: tramite la commercializzazione dei prodotti o servizi che incorporano il titolo di PI.

Attraverso licenze: licenziando a terzi l’uso del titolo di PI.

Alienando i diritti sul titolo di PI: cedendo a terzi i diritti del titolo di PI.

Combinazioni delle precedenti 3 opzioni attraverso la gestione del portafoglio di

titoli di PI.

Criticità per la PMI

Scarsa consapevolezza:

a) Dell’importanza della conoscenza,

b) Del valore del proprio portafoglio creativo ed inventivo, c) Delle possibilità di protezione e valorizzazione,

d) Degli strumenti di protezione e delle relative strategie,

e) Dei costi reali e dei risparmi potenziali nel medio e lungo periodo,

f) Dell’internazionalizzazione, anche attraverso la cooperazione.

Principali vantaggi offerti alle PMI dalla Proprietà Intellettuale

a) Proteggere e salvaguardare il proprio prodotto, processo o tecnologia sul mercato.

b) Penetrare efficacemente in nuovi mercati e paesi.

c) Consolidare il proprio patrimonio ed utilizzare i titoli di PI in operazioni finanziari (lease back, collateral, ecc..).

d) Essere più attraenti per gli operatori di capitali di rischio (seed capital, venture capital, private equity, ecc..).

e) Essere più appetibili per operazioni di fusione e/o acquisizione.

f) Per i Brevetti, possibilità di scambiare tecnologie brevettate con terzi (Cross Licensing)

Perché le PMI risultano essere meno attive nell’utilizzo degli strumenti di Proprietà Intellettuale ?

a) Spesso errata percezione di costi e degli esiti,

b) Scarsa conoscenza delle varie combinazioni di opportunità disponibili, c) Complesso di inferiorità nei confronti delle grandi imprese,

d) Diffidenza nei confronti di qualsiasi divulgazione (a volte anche nei confronti del Consulente in PI !), e) Spesso errata percezione della presunta complessità della materia (troppo legalistica…),

f) Impossibilità di verifica immediata dell’efficacia della protezione (deposito => attacco….).

Principali rischi in caso di penetrazione in nuovi mercati:

a) Titoli ”deboli” : scarsa inventività (Brevetti), limitato carattere individuale (Design).

b) Nulla o insufficiente analisi di anteriorità.

c) Deposito di base contenente errori, imprecisioni o assente di elementi fondamentali (che si ripercuotono nelle successive estensioni internazionali).

d) Sottovalutazione dei costi e dei tempi per giungere a registrazione nei vari paesi esteri.

e) Mancato, o in alcuni casi eccessivo, ricorso alla priorità.

2. Principio di interdipendenza e alcuni casi

Vecchia impostazione

I titoli di PI gestiti come entità disgiunte e separate.

Singole protezioni su singoli prodotti.

Scarso o nullo ricorso a licenze o trasferimenti di tecnologia.

Nuova impostazione

I titoli di PI gestiti come entità collegate ed interdipendenti.

Protezioni plurime sullo stesso prodotto.

Valorizzazione dinamica con

ricorso frequente a licenze o

trasferimenti di tecnologia.

1° caso: Apple iPad

Risulta protetto da :

Brevetti: accelerometro (sensore di movimento: touch screen, ecc…) Marchi:

Design: innovativo aspetto estetico,

nonché dal diritto d’autore: sia il sistema operativo che la maggior parte delle app, sono tutelate in base alle normative sul diritto d’autore

2° caso: Smart

Risulta protetta da :

Marchi:

Design: Aspetto innovativo

nonché dal diritto d’autore: Aspetto estetico

3° caso: Piadyno

Risulta protetto da :

Marchio:

Design:

nonché dal diritto d’autore: Aspetto estetico, inoltre diritti sulla canzone e sul cartone

registrati presso SIAE

4° caso: Stramba

Risulta protetto da :

Brevetti: di prodotto e di processo

Marchio:

Design:

nonché dal diritto d’autore: l’aspetto

estetico è tutelato in base alle normative sul diritto d’autore

3. Pianificazione delle protezioni nelle strategie

di internazionalizzazione

Prima di avviare azioni di commercializzazione o trasferimento del know-how all’estero è necessario:

Predisporre un piano strategico che valuti:

ü Pianificazione dei tempi (lancio del prodotto, della tecnologia, distribuzione, ecc…), ü Valutazione della modalità di utilizzo (diretto, licenza, misto, ecc..) del portafoglio dei

diritti di PI già detenuti (marchi, brevetti, design, ecc..),

ü Valutazione della strategia di estensione per i diritti di PI di cui al momento non si dispone.

Accantonare risorse finanziarie necessarie per:

ü Contratti di licenza e loro trascrizione,

ü Avviare le procedure di estensione per i diritti di PI di cui non si dispone, ü Replicare ad eventuali obiezioni in fase d’esame,

ü Reagire in casi di contestazione e/o opposizione di terzi,

ü Attività di controllo e monitoraggio (sorveglianza, dogane, ecc..).

4. Brevetti per invenzione

ü È un testo scritto, ü È un mix di requisiti, ü È un mix di diritti, ü È una pubblicazione.

al fine di proteggere degli aspetti tecnici di un trovato sotto forma di concetti inventivi.

La protezione è ampia e comprende gli equivalenti (imitazioni non integrali, nelle quali permane la stessa idea inventiva: «triple identify test» stessa funzione, stessa modalità, stesso risultato).

Ai sensi dell’art. 45 del CPI: Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale

Cos’è un Brevetto?

Cos’è un’invenzione?

È la soluzione di un problema tecnico

Può consistere in un nuovo prodotto, nuovo procedimento, o in un miglioramento di un prodotto o di un procedimento esistente

Requisiti di brevettabilità

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni di ogni settore della tecnica, che siano nuove e che implicano un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale.

Novità: un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica (novità assoluta).

Non deve essere già accessibile al pubblico (divulgata) perché, ad esempio, è stata presentata in una pubblicazione, è stata presentata in una esposizione, ecc….

Attività inventiva: un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

Applicazione industriale: un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Durata: 20 anni dalla data di deposito (a patto che vengano pagate regolarmente le tasse per il mantenimento in vita).

Esempio

La mia invenzione è OMBRELLO CON APERTURA A SCATTO Sono già noti:

⁻ l’ombrello semplice,

⁻ dispositivi a scatto per allungare il manico, senza aprire l’ombrello è brevettabile ?

SI Novità: l’aspetto dell’apertura a scatto non è noto,

Inventività: l’aspetto dell’apertura a scatto, rispetto alla tecnica nota, risolve il problema di avere una mano libera durante l’apertura dell’ombrello, ciò non è suggerito da documenti anteriori, anche

considerati in combinazione tra loro.

Applicazione industriale: tacita

Cosa non è possibile brevettare

ü Le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici,

ü I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore,

ü Le presentazioni di informazioni

…. in quanto tali

e il software ?

Problemi e criticità della brevettazione del Software

Software:

insieme di informazioni memorizzate su di un supporto informatico ed utilizzate da un sistema per eseguire determinate operazioni

Programma:

serie di istruzioni che vengono fornite alla macchina per eseguire funzioni o risolvere determinati problemi.

Algoritmo:

procedimento che risolve un problema attraverso una serie finita di passi.

Pertanto il Software è qualcosa di più articolato e strutturato rispetto al Programma ed all’Algoritmo.

Definizioni

A seconda di cosa si intende proteggere (Algoritmo, Programma o Software) diverse possibili forma di tutela.

Brevetto per invenzione vs Diritto d’Autore

Negli anni ‘70 inizia il dibattito giuridico sulla natura del Software e sulla sua forma di protezione. Con il Computer software Amendment Act del 1980 il software venne equiparato ad una forma particolare di scrittura e quindi tutelabile con il Diritto d’Autore (più per ragioni politiche che per ragioni tecniche: evitare che la protezione offerta dal brevetto fosse troppo elevata e potesse ostacolare la competizioni).

Tale impostazione fu adottata anche da alcuni paesi europei e poi trasfusa nella Direttiva EU 91/250 (recepita in Italia modificando alcuni articoli della Legge 633/1941).

Quindi l’unica tutela espressamente prevista per il Software è quella stabilita dal Diritto d’Autore.

Però, se il software ha un carattere tecnico, quindi risolve un problema tecnico, ed offre una soluzione che abbia elementi che consentono di ottenere un effetto tecnico, può ottenere la brevettazione come qualsiasi altra invenzione.

Ad esempio, software di gestione della frenata di un veicolo.

Problema tecnico: migliorare le prestazioni di frenata, maggiore sicurezza, efficienza Effetto tecnico: ottimizzazione della frenata.

Quindi, essendo un mezzo tecnico che risolve un problema tecnico, può essere tutelato come Brevetto.

Software brevettabile se ha caratteristiche tecniche derivabili da un effetto tecnico ottenuto da funzionamento del software che va oltre la normale e semplice interazione tra il software e la macchina (decisione della Commissione dei ricorsi dell’EPO T1173/97).

Quali diritti al titolare del Brevetto ?

Diritto esclusivo sull’invenzione: cioè permette di escludere terzi (salvo consenso) dal godimento dei vantaggi economici derivanti dall’invenzione.

Se Brevetto per prodotto: vietare a terzi di produrre, usare, proporre, mettere in commercio, vendere, importare o esportare il prodotto (o prodotti che lo contengono) oggetto del Brevetto.

Se Brevetto per procedimento: vietare di applicare il procedimento nonché di usare, proporre, mettere in commercio, vendere, importare o esportare il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Se Brevetto di uso (nel settore farmacologico, attività farmacologica inaspettata di un composto o di una composizione, oppure minori effetti collaterali, rispetto a prodotti noti), vietare a terzi produrre, vendere, ecc… il prodotto anche in relazione a attività farmacologiche inaspettate (Caso Sildenafil: principio attivo messo a punto esclusivamente per curare disturbi cardiovascolari, ma si sono scoperte inaspettate e sorprendenti ulteriori azioni farmacologiche…… ).

Valutare la novità e portata della domanda di Brevetto: preferibile ottenere un brevetto se l’invenzione costituisce una rilevante innovazione (ad esempio, riduzione non trascurabile di costi di produzione, aumento significativo dell’efficienza, ecc..)

Verificare se i concorrenti stiano sviluppando (ed abbiano già brevettato) invenzioni identiche o simili: aumento del rischio di rifiuto al brevetto e rischio di contenziosi

Pianificazione strategica

Verificare se sul marcato sono presenti prodotti in grado di soddisfare medesimi bisogni Valutare attentamente i costi per l’industrializzazione dell’invenzione ed il time to market Valutare i paesi/mercati dove si commercializzerà l’invenzione

Valutare come commercializzare (diretto o in licenza) Come, dove e come proteggere l’invenzione

Anche se titolari di un Brevetto, prima di commercializzare o proporre, è necessario verificare la presenza di monopoli brevettuali di terzi, cioè verificare la nostra «libertà di attuazione» (freedom to operate) rispetto a diritti brevettuali anteriori di terzi

Ritorniamo all’esempio dell’ombrello con apertura a scatto.

Sono titolare del brevetto per l’apertura a scatto dell’ombrello, ma non del sistema di sblocco dell’ombrello. Non potrò mettere in vendita ombrelli con l’apertura a scatto, senza l’autorizzazione del titolare de brevetto del sistema di sblocco dell’ombrello.

Pianificazione strategica

Strategie di estensione di un brevetto

Principali criticità per le PMI nell’approccio ai Brevetti

a) Divulgazione antecedente alla data di deposito della domanda: presentazione in fiere, su sito internet e social, ecc…

b) Scarso, nullo od inadeguato ricorso ad accordi di riservatezza nella fase di messa a punto dell’invenzione

c) Sindrome del one man show: presunzione di poter redigere autonomamente una valida domanda di Brevetto,

d) Mancato utilizzo delle opportunità concesse dalla normativa: priorità, estensione PCT, e) Scarsa e non attenta gestione delle scadenze: mancato pagamento delle annualità, ecc…

f) Mancata pianificazione delle risorse finanziarie per attività di prosecution e enforcement

Strategia di estensione internazionale dei Brevetti

Copertura geografica:

ü Valutare attentamente in quali paesi estendere in relazione non solo alle attuali potenzialità di espansione commerciale, ma anche a quelle future,

ü Estendere anche dove si produce o si delega la produzione del prodotto brevettato, ü Estendere dove producono, o acquistano i concorrenti,

ü Estendere dove potrebbero essere più probabili sia contraffazioni/usurpazioni sia depositi da parte di terzi.

Diritti anteriori

ü Ricerca di anteriorità al fine di verificare di non violare diritti anteriori di terzi, ü Verifica della libertà di attuazione «freedom to operate»,

ü Rivolgersi a Consulenti in Proprietà Industriale per eseguire una approfondita ricerca di anteriorità.

Strategia di estensione internazionale dei Brevetti

Deposito di base: eseguire un primo deposito che possa essere coerente e funzionale con la successiva estensione internazionale.

Quando estendere: immediatamente a seguito del deposito di base, e comunque non oltre 12 mesi.

Dopo il deposito:

⁻ Avviare immediatamente le azioni di sfruttamento economico dell’invenzione al fine di disporre delle risorse necessarie per sostenere le successive spese di estensione (traduzioni, repliche a rilievi, pagamento tasse di concessione, annualità, enforcement, ecc….).

⁻ Sorvegliare il mercato per intercettare eventuali usi illeciti contraffattori o usurpativi.

5. Il Modello di utilità

Definizione: I nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti (art. 82 CPI).

Esempio: le specifiche tecniche di una nuova impugnatura (es. ergonomica) per un oggetto (es. attrezzo da lavoro).Gli eventuali aspetti estetici od ornamentali della stessa, possono essere oggetto di tutela tramite il Design.

Scopo: tutelare invenzioni che hanno ad oggetto migliore efficacia, comodità di applicazione o impiego di un prodotto già esistente.

La protezione: modalità, diritti e durata

Modalità: deposito di domanda presso UIBM

Diritti: vietare a terzi l’utilizzo (produzione, commercializzazione, ecc…) Durata: 10 anni

N.B. Se domanda di Brevetto per invenzione è ritenuta non soddisfare pienamente i requisiti, UIBM concede al richiedente la possibilità di convertirla in Modello di utilità.

Estensione internazionale di un Modello di utilità

Criticità: poiché, generalmente, un Modello di utilità ha un inferiore livello di inventività, molto difficile (e complicato) giungere a concessione.

Modalità: del tutto analoghe al Brevetto per invenzione.

Non in tutti i Paesi la normativa in PI prevede la distinzione tra Brevetto per invenzione e Modello di utilità.

Pertanto, qualora si estendesse un Modello di utilità, esso verrà trattato alla stregua di un Brevetto per invenzione.

6. Cos’è il Design

Il disegno o modello (definito semplicemente design) è l’aspetto estetico o decorativo di un prodotto (o di una sua parte).

Consiste nelle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto.

Protezione conferibile a disegni, immagini, estendibile anche a icone di applicazioni, siti internet, ecc..

Perché proteggere il Design

Una particolare forma del prodotto lo rende più attraente e piacevole, aumentandone il valore La registrazione come Design conferisce al titolare:

ü il diritto esclusivo di utilizzo,

ü Il divieto di utilizzo a terzi non autorizzati

ü Il potere di impedire la fabbricazione, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui sia incorporato il design

ü Il diritto si estende a Design che non suscitino nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa Requisiti:

ü Novità

ü Carattere individuale (se impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato, differisce dall’impressione generale suscitata da qualsiasi Design precedentemente divulgato)

ü Non divulgato da più di 12 mesi alla data di deposito della domanda di registrazione Durata: 5 anni rinnovabile, massimo 25 anni

Cumulo dei diritti

Il D.Lgs 95/2001, in attuazione della direttiva 98/71/CE, ha eliminato il divieto di cumulo delle tutele del disegno e del diritto d’autore contenuto nella precedente formulazione dell’art. 2 n.4 Legge 633/2941 Pertanto è consentita la doppia protezione limitatamente ad opere di design industriale connotate di per sé da carattere creativo e valore artistico

Il carattere creativo è stato ritenuto sussistere laddove il Design presenti un’impronta personale dell’autore, ravvisabile in varianti formali rispetto a quelle presenti in design già noti

Il valore artistico è stato interpretato come un’originalità sul piano estetico più spiccata rispetto alle forme già presenti sul mercato, dovuta all’apporto personale dell’autore che conferisce alla forma del prodotto un autonomo valore rappresentativo. In tal caso il designer ha il diritto non solo di sfruttare economicamente il design, ma anche di rivendicare la paternità dell’opera e di esserne riconosciuto autore.

Sistemi di estensione internazionale dei Design

Design Comunitario (Reg CE 06/2002): unico titolo valido contemporaneamente in tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea (ad oggi UK inclusa).

Sistema dell’Aja ai sensi dell’Accordo dell’Aja in seno a WIPO sul Design internazionale: fasci di titoli per ogni paese indicato nella domanda di estensione (domande soggette alle normative e prassi vigenti nei singoli Stati).

Nazionale estero, in quei paesi non aderenti all’Accordo dell’Aja: ad oggi , UAE, SA, Brasile, Argentina, ecc….ed anche San Marino (operativo dal 26 gennaio 2019)

N.B.⁻ Depositare la prima domanda (deposito di base) entro 12 mesi dalla data di prima divulgazione,

⁻ I requisiti di novità e carattere individuale sono assoluti e devono essere rispettati in ogni paese di estensione.

Strategia di estensione internazionale dei Design

Copertura geografica:

ü Valutare attentamente in quali paesi estendere in relazione non solo alle attuali potenzialità di espansione commerciale, ma anche a quelle future,

ü Estendere anche dove eventualmente si produce o si acquista il prodotto che sarà contraddistinto dal Desig, ü Estendere dove potrebbero essere più probabili sia contraffazioni sia depositi da parte di terzi

(principalmente: Cina, Turchia, Paesi arabi)

Diritti anteriori

ü Ricerca di anteriorità al fine di verificare di non violare diritti anteriori di terzi.

ü Rivolgersi a Consulenti in Proprietà Industriale per eseguire una approfondita ricerca di anteriorità in tutti i paesi di estensione.

Strategia di estensione internazionale dei Design

Deposito di base: eseguire un primo deposito che possa essere coerente e funzionale con la successiva estensione internazionale.

Quando estendere: immediatamente a seguito del deposito di base, e comunque non oltre 12 mesi.

Dopo il deposito:

⁻ Avviare immediatamente le azioni di sfruttamento economico dell’invenzione al fine di disporre delle risorse necessarie per sostenere le successive spese di estensione (traduzioni, repliche a rilievi, pagamento tasse di concessione, annualità, enforcement, ecc….).

⁻ Sorvegliare il mercato per intercettare eventuali usi illeciti contraffattori o usurpativi.

Grazie per l’attenzione !

Dr. Paolo Migani

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