Convergenza (straniera) sulla all-elements rule

Guardando alla posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità italiana, sembrerebbe che questa abbia dato un certo peso alle critiche sopra esposte, dato che non accoglie la all-elements

rule254. Alcune decisioni di merito, infatti, hanno espressamente respinto la pratica di ignorare caratteristiche rivendicate255, ma tali decisioni costituiscono casi eccezionali rispetto all’opposta posizione assunta dalla Suprema Corte.

Se si guarda però alla giurisprudenza degli altri Paesi analizzati in questo lavoro, ci si accorge che l’Italia è isolata nella

252 ROSSI F., Op. cit., p. 255 ss.

253 Ibid.

254 Esempio ne è la recentissima sentenza della cassazione del 2015, supra CAPITOLO I.5.2.E.

255 Trib. Padova, 8 Giugno 2006 e Trib. Milano, 12 Gennaio 1998, analizzate in GALLI C.-BOGNI M., Commento all’art. 52, in Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale, cit., p.640.

sua posizione. Stati Uniti, Inghilterra, e perfino Germania, per tradizione la più incline a stemperare il ruolo limitativo delle rivendicazioni, sembrano ormai aver adottato, senza tentennamenti, la all-elements rule256.

Degli Stati Uniti si è detto²⁵⁷. Si ricordi solamente che la Corte Suprema non consente alla dottrina degli equivalenti di essere applicata in modo da eliminare, nella sua interezza, un elemento rivendicato²⁵⁸.

Per quanto riguarda il Regno Unito, già si è detto che da circa la metà dello scorso secolo, tutti gli elementi rivendicati sono considerati sempre essenziali²⁵⁹. Ciò credo risulti anche dall’analisi del quesito proposto in Amgen: “What would a person skilled in the

art have understood the patentee to have used the language of the claim to mean?”.

Credo che la formulazione del quesito impedisca di sostenere che il brevettante abbia formulato la rivendicazione per descrivere un elemento non contribuente, in modo alcuno, alla delimitazione dell’ambito di protezione.

Il quesito Amgen, utilizzando le formule usate nel terzo quesito dell’Improver test, chiede all’interprete di capire se il

256 BOWLING A., Op. cit., p.584;

257 Supra CAPITOLO I.1.5.

258 U.S. Supreme Court, Warner Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 29-30 (1997).

brevettante ritenesse essenziale una stretta aderenza (strict

compliance) al significato primario delle rivendicazioni. La risposta

al quesito può solo che essere affermativa o negativa. Non c’è una terza via.

Se la risposta è affermativa, ovvero se la stretta aderenza è necessaria, allora l’ambito di protezione sarà limitato al significato primario del linguaggio usato nella rivendicazione. La contraffazione di quell’elemento potrà solo che essere letterale.

Se la risposta è negativa, ovvero la stretta aderenza al significato delle rivendicazioni non è necessaria, la rivendicazione potrà essere intesa quale embodiment di un trovato-base più generale, ricostruibile secondo i canoni della purposive construction. In questo caso, l’ambito di protezione comprenderà una serie di varianti, tutte riconducibili ad un trovato-base più generale, mentre la singola rivendicazione rappresenta solo una variante (generalmente la più efficace), che non esclude le altre varianti riconducibili al trovato-base. Diremmo che la contraffazione di quell’elemento potrà avvenire letteralmente o per equivalenti, se non fosse che l’approccio inglese rigetta per principio la dottrina degli equivalenti. La sostanza comunque non cambia: l’ambito di protezione non è limitato alla sola variante espressamente rivendicata.

In conclusione, l’elemento rivendicato sarà sempre essenziale, mentre lecito è chiedersi se la protezione garantita dalla rivendicazione sia limitata al significato letterale, o si estenda oltre

tale significato. Ma negare in assoluto che la rivendicazione contribuisca alla limitazione della protezione, non sembra essere una opzione.

Per quanto riguarda la Germania, una sentenza del 2007 della Corte Suprema tedesca ha espressamente affermato che tutte le limitazioni contenute nelle rivendicazioni hanno rilievo, per cui non è lecito distinguere tra elementi essenziali e non. L’assenza di caratteristiche rivendicate nella realizzazione accusata esclude la contraffazione, non potendosi sostenere che le caratteristiche omesse siano inessenziali²⁶⁰.

Una sentenza di qualche anno precedente²⁶¹, invece, si è pronunciata in tema di riproduzione di tutti gli elementi rivendicati, con modificazione di solo uno di essi. Il caso riguardava un brevetto per una pala spartineve. Secondo la rivendicazione principale del brevetto, la pala comprendeva uno strato di gomma o plastica racchiuso fra due placche di acciaio, ed era caratterizzata dal fatto che in tale strato erano inglobati grani di materiale rigido. Il prodotto accusato di contraffazione era una pala avente la stessa struttura, in cui però il materiale rigido inglobato nello strato di gomma era

260 Federal Supreme Court (BGH), 31 Maggio 2007, in GRUR 2007, 1057.

261 Federal Supreme Court (BGH), 18 Maggio 1999, in GRUR 1999, 977.

formato da barre anziché da grani

.

La corte di appello ha basato il suo giudizio di dipendenza essenzialmente sul fatto che l'insegnamento del brevetto in causa verrebbe realizzato mediante l'inglobamento di parti rigide nel corpo in gomma o plastica di una pala. Con questa considerazione ha oltrepassato i limiti interpretativi stabiliti dall'art. 14 della legge brevetti, in quanto ha sostituito la caratteristica dei grani in materiale rigido con il concetto generale dell'inglobamento di un materiale rigido. Ciò costituisce astrazione dalla rivendicazione nel senso di una riconduzione a un'idea generale, che supera i limiti posti all'interpretazione ed è quindi brevettualmente inammissibile.

In conclusione, se la giurisprudenza italiana rigetta la

all-elements rule, Stati Uniti, Regno Unito e Germania convergono

invece sull’opportunità della sua adozione.

Si cercheranno ora di esporre le ragioni per cui tale approccio risulta preferibile rispetto a quelli che tutelano il cuore dell’invenzione o che selezionano gli elementi essenziali, replicando alle critiche mosse precedentemente alla all-elements rule²⁶².