Prima applicazione: Winans v. Deanmead

4.1.  Prima applicazione: Winans v. Deanmead.

La contraffazione per equivalenti è stata elaborata anzitutto dalla giurisprudenza statunitense ancora nel XIX secolo. La prima occasione in cui venne applicata dall’organo giudiziario di vertice, la Corte Suprema, fu nella sentenza Winans v. Deanmead8485.

84 U.S. Supreme Court, Winans v. Denmead, 56 U.S. 15 How. 330 (1853).

85 Si tenga presente che nella decisione, la Corte non usa mai l’espressione “dottrina degli equivalenti”, sebbene è ciò di cui la Corte sta senza dubbio parlando. La prima decisione in cui venne usato il temine “doctrine of equivalents” fu in U.S. Supreme Court, McCormick v. Talcott , 61 U.S. 402, 405 (1857).

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Il brevetto in discussione riguardava la particolare forma di un vagone per il trasporto del carbone. L’arte nota conosceva già un normale vagone con fondo rettangolare. Il problema tecnico era dato dal fatto che una pressione eccessiva era esercitata sul fondo del vagone quando era carico di carbone, cosicché si rendevano necessari rinforzi alla struttura. Winans ottenne un brevetto per un particolare vagone di forma conica, in grado di risolvere il problema della pressione eccessiva sul fondo del vagone, attraverso una sua più equa distribuzione sulle pareti. Deanmead creò vagoni ottagonali e piramidali, che presentavano gli stessi vantaggi del vagone di Winans. La descrizione⁸⁶ del brevetto di Winans faceva espresso riferimento nella descrizione alla forma conica.

Il problema era dunque se una modifica rispetto alla forma descritta nel brevetto, che portava il prodotto asseritamente contraffattorio al di fuori dei confini tracciati letteralmente nel brevetto, poteva comunque costituire contraffazione dello stesso ad altro titolo.

La Corte decise per la sussistenza della contraffazione. Nella decisione, la Corte dimostrò di essere conscia dei rischi di un’apertura alla dottrina degli equivalenti: una volta ammessa la

86 In riferimento alla sentenza Winans parlo di descrizione e testo brevettuale, e non di rivendicazioni, perché il loro ruolo non era ancora centrale nella determinazione dello “scope of protection”. Lo sarà dal 1870.

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contraffazione per equivalenti, inevitabile è il generarsi di un certo grado d’incertezza in capo ai terzi sull’esatta portata della privativa, non essendo chiaro (almeno allora) fino a che punto, pur allontanandosi dal testo brevettuale, si rimanga all’interno dell’ambito di protezione⁸⁷.

Nonostante ciò, la Corte, in nome di una più ampia tutela del titolare del brevetto, accolse la dottrina degli equivalenti⁸⁸.

La Corte, nel cercare di individuare elementi precisi su cui ancorare il giudizio, enunciava nella sentenza due parametri. Sulla base di questi, un prodotto o un processo sarà equivalente a quello brevettato se riproduce sostanzialmente lo stesso “mode of

operation” e ottiene “the same kind of result”⁸⁹ del trovato

brevettato. Questi due elementi, dando per scontata l’identità del problema tecnico risolto da entrambi i trovati, anticipano il c.d. triple

87 U.S. Supreme Court, Winans v. Denmead, 56 U.S. 15 How. 330, 343 (1853): “Indeed it is difficult to perceive how any other rule could be applied, practicably, to cases like this. How is a question of infringement of this patent to be tried? It may safely be assumed that neither the patentee nor any other constructer has made or will make a car exactly circular. In practice, deviations from a true circle will always occur. How near to a circle, then, must a car be in order to infringe? May it be slightly elliptical, or otherwise depart from a true circle, and, if so, how far.”

88 Id, 347: “The patentee is obliged by law to describe his invention, in such full, clear, and exact terms that from the description the invention may be constructed and used. Its principle and modes of operation must be explained, and the invention shall particularly "specify and point" out what he claims as his invention. Fullness, clearness, exactness, preciseness, and particularity in the description of the invention, its principle, and of the matter claimed to be invented will alone fulfill the demands of Congress or the wants of the country.”

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test, che verrà formalizzato nella decisione Graver Tank, di cui si

parlerà nel capitolo II.

In questa sede si vuole sottolineare l’innovativo concetto, espresso dalla Corte, per cui una data invenzione può avere diversi

“embodiments” che, risolvendo il problema tecnico nello stesso

modo90, rientrano tutti nell’ambito di protezione, pur differenziandosi nella forma e pur non essendo indicati nel testo brevettuale. Dal caso Winans, la dottrina degli equivalenti ha fatto stabilmente ingresso nel patrimonio giuridico americano. La disciplina americana dei brevetti è collocata nel Title 35 of the U.S. Code. La sezione 271 è rubricata “infringement”, ma l’unica ipotesi considerata dalla disposizione è il “textual or literal infringement”. La dottrina degli equivalenti non è, quindi, prevista da alcuno Statute americano, essendo, invece, l’intera disciplina, rimessa alla case law.

90 Id, 341: “It is this new mode of operation which gives it the character of an invention, and entitles the inventor to a patent; and this new mode of operation is, in view of the patent law, the thing entitled to protection. The patentee may, and should, so frame his specification of claim as to cover this new mode of operation which he has invented; and the only question in this case is whether he has done so, or whether he has restricted his claim to one particular geometrical form.”

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4.2.  Il nuovo articolo 2 del Protocollo interpretativo

dell’art. 69 c.b.e. e il nuovo comma 3-bis dell’art.

52 C.p.i.

Per quanto riguarda l’Europa, la riforma della c.b.e. del 2000 ha inciso anche sul protocollo interpretativo dell’art 69, introducendo l’art. 2, rubricato “Equivalenti”. La c.b.e., nella versione riformata del 2000, è entrata in vigore alla fine del 2007. Nel 2010, l’Italia ha aggiunto il comma 3-bis all’art 52, mutuando la regola del Protocollo sugli equivalenti. Tale norma dispone che “per

determinare l’ambito di protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni”.

Si tenga presente che, in tutti i sistemi brevettuali, europei e non, la regola che vuole la tutela estesa anche all’attuazione dell’invenzione con mezzi simili a quelli precisamente indicati nel brevetto, è praticamente sempre esistita.

Fintanto che la tutela era riferita al contenuto complessivo del brevetto, e quindi anche a descrizione e disegni, la distinzione fra contraffazione letterale e per equivalenti non aveva grande portata. Se il brevetto tutelava l’idea inventiva generale, la dottrina degli equivalenti permetteva di ritenere contraffattori anche i trovati non

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identici, ma che replicavano tale idea essenziale91 . Come già visto, questa impostazione, prevalente in Italia e in Germania, era più propensa a proteggere l’inventore che a tutelare i terzi.

Dal momento in cui, invece, le rivendicazioni hanno assunto l’attuale ruolo limitativo della protezione brevettuale, la dottrina degli equivalenti è divenuta strumento essenziale d’interpretazione, per superare il senso stretto e letterale delle rivendicazioni, rispettando al contempo l’interesse dei terzi, che fanno ragionevole affidamento sul loro contenuto. ⁹²

Il protocollo non fornisce una definizione di equivalenza, per cui rimane il problema di individuare sia l’oggetto del giudizio, sia il criterio da utilizzarsi per determinare l’equivalenza. Nel prosieguo della trattazione si cercherà di dare risposta a tali problematiche.93