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La decisione in KSR ha invece delineato un modello di tecnico del settore non solo capace di combinare il lavoro preesistente, ma anche di risolvere i problemi applicando una ragionevole quantità di ingegno146 e ha dunque comportato un innalzamento dello standard delle conoscenze del PHOSITA, che nel sistema brevettuale statunitense viene oggi fissato ad un a livello decisamente più alto rispetto al passato.147
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ha criticato l’orientamento della giurisprudenza federale di ritenere il PHOSITA come un modello di persona privo di qualunque creatività o capacità inventiva, e lo ha invece delineato come un modello di persona capace di compiere ragionamenti che vadano oltre la semplice esecuzione delle istruzioni e dunque dotato di capacità creativa.150
Per quanto riguarda il livello di conoscenza attribuibile alla persona esperta del ramo le Guidelines del SIPO, sempre al punto 2.4, specificano inoltre che se il problema tecnico che deve essere risolto spinge la persona esperta del ramo a cercare mezzi tecnici in un altro settore diverso da quello in cui si colloca l’invenzione, si presume che egli abbia accesso anche all’arte nota rilevante, alle conoscenze comuni del settore, ai mezzi sperimentali e routinari dell’altro settore della tecnica che viene in considerazione.
Queste indicazioni rinvenibili nelle Guidelines sono di carattere generale e ciò che rileva in chiave di analisi comparatistica è dunque come vengono applicate in concreto dagli interpreti; sotto questo profilo, è infatti da osservare che, a differenza della situazione esistente negli Stati Uniti e in Europa, in Cina è riscontrabile più discrezionalità nelle decisioni circa il livello di conoscenza attribuibile alla persona esperta del ramo, poiché non esiste una casistica giurisprudenziale, o comunque linee giuda emanate dalla Corte Suprema sul punto.151
La definizione di persona esperta del ramo delineata dalle Guidelines del SIPO viene ritenuta applicabile sia al giudizio di non ovvietà dell’invenzione, sia a quello di sufficienza di descrizione, e la distinzione esistente tra questi due aspetti non risulta essere stata oggetto di un approfondimento in dottrina.152
150 Sotto questo profilo si veda ancora la decisione della Corte Suprema in KSR v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (U.S. 2007), che ha parimenti rilevato che “a court can take account of the inferences and creative steps that a person of ordinary skill in the art would employ…a person of ordinary skill in the art is also a person of ordinary creativity, not an automaton”. In Italia, come si è visto sopra, il modello di persona esperta del ramo viene ritenuto un “soggetto mediamente esperto nel settore”, (così Ghidini Gustavo, De Benedetti Fabrizio, Codice della Proprietà industriale, cit., p. 143), che in qualche modo dunque si pone in una posizione intermedia tra gli orientamenti emersi nel sistema brevettuale statunitense e cinese.
151 Così Xiang Li, Dai Lingli, Ouyang Shiwen, Zhu Ning, “A comparative analysis of the inventive step standard in the EPO, SIPO and USPTO”, cit., p. 542.
152 Sul punto si veda Lin Heather, Jia Gavin, Zhong Shengguang, Wang Richard, Miao Jonathan,
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Questo profilo, è stato invece oggetto di un’ampia disamina negli Stati Uniti e in Italia, in cui viene di norma valorizzato che al modello di PHOSITA che viene in considerazione ai fini del giudizio di non ovvietà viene attributo un livello di conoscenze di norma più alto rispetto a quello che rileva per il giudizio di sufficienza di descrizione, poiché il suo scopo è quello di risolvere un problema tecnico alla luce delle sue cognizioni, mentre il modello di PHOSITA che sottende al giudizio di sufficienza di descrizione (enablement) è un mero utilizzatore della tecnologia in questione.
Viene infatti ritenuto che il modello di PHOSITA che rileva per la sufficienza di descrizione sulla base dell’35 U.S.C. 112(a) non è necessariamente dotato di attività creativa e, se mostra abilità di problem-solving, lo fa solo al fine di colmare le lacune lasciate dall’inventore nella descrizione del trovato.153
Prima dell’entrata in vigore dell’AIA154, un’ulteriore distinzione tra il modello di PHOSITA considerato ai fini del giudizio di non ovvietà e quello di sufficienza di descrizione era stata individuata anche in relazione al momento in cui tale modello doveva essere ricostruito; per quanto riguarda il primo era infatti pacifico che il giudizio dovesse essere svolto sulla base delle conoscenze esistenti al momento dell’invenzione, momento in cui appunto veniva valutata la non evidenza del trovato, mentre, per il secondo, il giudizio veniva pacificamente effettuato in base alle cognizioni diffuse al memento del deposito della domanda di brevetto.155
Zhang Wilson, Liu Hailong, “The patentability criterion of inventive step / non-obviousness”, AIPPI National Group, Question Q217, che osservano che “in accordance with the judicial interpretation issued by the Supreme Court, as well as opinions from the Beijing High Court, the concept of the skilled person applies during claim construction and determination of equivalent (Doctrine of Equivalent) in patent infringement cases”.
153 Così Burk Dan, Lemley Mark, “Is Patent Law Technology-Specific?”, cit., p 1190, che osservano che “If the enablement PHOSITA shows any problem-solving ability, it is in tapping the prior art to fill in gaps left by the inventor's disclosure-a rather different skill than that of the obviousness PHOSITA”.
154 Leahy-Smith America Invents Act, le cui disposizioni sono entrate in vigore, alcune il 16 settembre 2012, e altre, comead esempio il principio del “first inventor to file” il successivo 16 marzo 2013.
155 A seguito dell’entrata in vigore del Leahy-Smith America Invents Act (AIA), che come si è visto ha sancito il passaggio del sistema brevettuale americano dal principio “first to invent”, in base al quale il diritto di brevetto spettava al soggetto che avesse dimostrato di aver elaborato per primo l’invenzione, al “first to file” (The first inventor to file -FITF), entrambe le valutazoni debbono
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Negli stessi termini, anche la giurisprudenza italiana più recente ha in più occasioni ribadito che è necessario distinguere tra la figura dell’esperto del ramo a cui riferirsi per la valutazione del requisito di attività inventiva (art. 48 C.P.I.) e la figura dell’esperto del ramo da prendere in considerazione per la valutazione del requisito della sufficienza di descrizione (art. 51 C.P.I), rilevando in particolare che “Pur se dimostrano le medesime abilità e le medesime conoscenze tecniche generali comuni al settore tecnico di pertinenza, la prima, oltre alle conoscenze tecniche generali comuni, ha accesso alla tecnica anteriore del settore di pertinenza ed è altresì fortemente stimolato a cercare soluzioni in tutta la tecnica anteriore del settore per risolvere il problema tecnico posto (e dunque ha presumibilmente accesso anche a quelle conoscenze del settore non propriamente generiche – la cosiddetta “Enhanced Knowledge” – quali brevetti anteriori o pubblicazioni scientifiche o manuali tecnici specifici), mentre la seconda ha a disposizione, oltre alle già dette conoscenze generali comuni del settore, il brevetto esaminato, e la tecnica anteriore citata nel brevetto stesso, ma non è indotto, e neppure si può pretendere che sia costretto, a cercare nella tecnica anteriore documenti e soluzioni occorrenti ad interpretare il brevetto in esame.156
L’esperto del ramo a cui riferirsi per la valutazione del requisito della sufficienza di descrizione disporrebbe unicamente delle conoscenze dello stato della tecnica normali dal punto di vista professionale mentre l’esperto del ramo delineato ai fini del giudizio di non ovvietà farebbe presumere una conoscenza complessiva dello stato anteriore della tecnica e quindi necessariemente più ampia.157
essere effettuate sulla base delle conoscenze esistenti al momento del deposito della domanda di brevetto. Una distinzione sotto questo profilo, come si vedrà alle pp. 222 e ss., alle quali si rinvia, permane per quanto concerne la ricostruzione del PHOSITA ai fini della contraffazione per equivalenti, che negli Stati Uniti deve essere pacificamente valutata tenendo in considerazione il momento in cui è avvenuta la contraffazione.
156 Così Trib. Milano, 26 febbraio 2015 e, nello stesso senso si veda anche Trib. Milano, 3 febbraio 2015, entrambe in www.giurisprudenzadelleimprese.it. Di contrario avviso sembrano essere le Guidelines dell’EPO, che al punto 3, Capitolo VII, Parte G, precisano che “the skilled person has the same level of skill for assessing inventive step and sufficient disclosure”. Nello stesso senso, si vedano le decisioni del Board of Appeal dell’EPO T 60/89, T 694/92 e T 373/94.
157 In tal senso di veda Marchetti Piergaetano, “Convenzione sul brevetto europeo”, in Le Nuove
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Sembra dunque superato l’orientamento della dottrina meno recente, formulato sulla scia di un’interpretazione diffusa in Germania, secondo cui sarebbe stato necessario prospettare una concezione unitaria del modello di tecnico del ramo, senza alcuna distinzione in relazione al giudizio che deve svolgere, al quale andrebbe attribuita una base comune di esperienze e conoscenze derivanti dalla provenienza del settore ove in via ordinaria avviene la fabbricazione di apparecchiature strutturalmente simili al nuovo trovato.158