113
principi generalmente applicabili per individuare le conoscenze attribuibili alla figura ipotetica della persona esperta del ramo, rilevando che se il problema tecnico spinge l’esperto a cercare la soluzione in un altro settore della tecnica, il modello di persona esperta deve essere identificata nello specialista di quel determinato settore.
Talvolta la persona esperta del ramo può essere rappresentata da un gruppo di persone, e in particolare è stato ritenuto che di norma non si suppone che l’esperto sia a conoscenza di brevetti o letteratura tecnica in settori tecnici distanti.
In particolari circostanze, tuttavia le conoscenze di un team composto di persone aventi diverse aree di specializzazione possono essere prese in considerazione.
Questo caso ricorrerebbe in particolare se un esperto in un campo particolare fosse adatto a risolvere una parte del problema, mentre per un’altra parte fosse necessario cercare un altro esperto in un’area differente.131
In questo caso, le capacità del tecnico del ramo non sono solo quelle caratteristiche intellettuali e di formazione professionale che di norma gli appartengono, ma ad esso, essendo tale figura individuata in un gruppo di ricerca, andrà attribuito anche un certo grado medio di organizzazione degli elementi sia personali che materiali.132
114
che il giudizio circa non evidenza dell’invenzione va condotto sulla base delle conoscenze di un “ordinary mechanic acquainted with the business”, il quale rappresenta, appunto, il predecessore del PHOSITA.134
Sul punto, è stato osservato che il termine “ordinary” ricorda ai giudici e a coloro che lavorano nel settore che al momento dell’invenzione non è sempre possibile prevedere tutti i futuri sviluppi dell’arte che a posteriori sarebbero apparsi ovvi135: lo standard del PHOSITA deve, dunque, essere ricostruito sulla base delle cognizioni di un tecnico ordinario e non di un esperto con cognizioni superiori alla media, che potevano ad esempio appartenere all’inventore, per evitare una valutazione retrospettica della validità del trovato rivendicato.136
Anche la dottrina statunitense ha osservato che talvolta la persona esperta del ramo può essere rappresentata da un gruppo di persone che possiedono competenze che non sono di norma aggregate in un’unica persona137; anche se questo aspetto non sembra invece essere ancora stato oggetto di un ampio approfondimento nella giurisprudenza federale.138
È stato poi osservato che, anche se in via di principio la giurisprudenza chiarisce l’importanza di procedere prima all’identificazione del livello di competenza da attribuire al PHOSITA per poi poter condurre un giudizio
Suprema si rinvia alle pp. 43 e ss.
134 Sul punto si vedano le decisioni Smith v. Springdale Amusement Park, Ltd., 283 U.S. 121, 123 (1931), che chiarisce che la decisione deve essere effettuata “within the range of ordinary mechanical skill”; Haughey v. Lee, 151 U.S. 282, 283 (1894), che si riferisce all’“ordinary mechanical knowledge and skill”; Am. Stainless Steel Co. v. Ludlum Steel Co., 290 F. 103, 107 (2d Cir. 1923), che riferisce il giudizio al “man skilled in the art”.
135 Così Darrow J. Jonathan, “The neglected dimension of patent law’s PHOSITA standard, in Harv J Law & Tech, 23, 2009, 227 e ss., spec. a. p. 234.
136 Si veda a titolo esemplificativo la decisione Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc., 793 F.2d 1565, 1574 (Fed. Cir. 1986), che ha rilevato che “The primary value in the requirement that level of skill be found lies in its tendency to focus the mind of the decisionmaker away from what would presently be obvious to that decisionmaker and toward what would, when the invention was made, have been obvious, as the statute requires, to one of ordinary skill in the art”.
137 Così, Durie J. Daralyn, Lemley A. Mark, “A Realistic Approach to the Obviousness of Inventions”, in Wm. & Mary L. Rev., 50, 2008, 989 e ss., spec. a p. 993
138 Solo alcune decisioni hanno preso in considerazione la possibilità di ricostruire il modello di PHOSITA come un team di esperti. A titolo esemplificativo si veda la decisione Symbol Techs., Inc. v. Lemelson Med., Educ. & Research Found., LP, 422 F.3d 1378, 1383 (Fed. Cir. 2005), citata anche dal report del Gruppo Aippi sulla Question Q213, mentre altre decisioni hanno invece approfondito questo aspetto sotto il profilo del giudizio di sufficienza di descrizione: si vedano ad esempio Enzo Biochem, Inc. v. Calgene, Inc., 188 F.3d 1362, 1373-74 (Fed. Cir. 1999); In re Brown, 477 F.2d 946, 950 (C.C.P.A. 1973); In re Naquin, 398 F.2d 863, 866 (C.C.P.A. 1968).
115
obiettivo di non ovvietà, in realtà spesso accade che nella motivazione delle decisioni questo passaggio venga saltato o comunque venga sottovaluta l’importanza di determinare a priori le conoscenze attribuibili al PHOSITA.139
Sotto questo profilo, la giurisprudenza della C.A.F.C. ha elaborato una serie di fattori da prendere in considerazione per determinare il livello di competenza del PHOSITA, che impongono di verificare: il livello di conoscenza dell’inventore e di un generico operatore del settore, il tipo di problemi incontrati nel settore in cui l’invenzione si colloca, le precedenti soluzioni fornite a tali problemi; le tempistiche relative al raggiungimento di invenzioni in quel determinato settore e il livello di sofisticatezza della tecnologia.140
Parte della dottrina ha però ampiamente criticato il primo di questi fattori, rilevando che non è corretto ritenere che le conoscenze di una persona esperta del ramo siano equivalenti a quelle dell’inventore del trovato rivendicato: un’analisi svolta in questi termini rischia infatti di trasformare “a supposedly objective standard into a more subjective analysis based on the inventor’s particular education and training”.141
139 Così Takenaka Toshiko, “Patent Law and Theory”, Edward Elgar Publishing, 2009, p. 445. In tal senso di veda anche Burk Dan, Lemley Mark, “Is Patent Law Technology-Specific?”, cit., p.
1202, i quali rilevano che i giudici dovrebbero “spend more time and effort fleshing out the PHOSITA, who in many opinions seems to be mentioned only perfunctorily”. Sul punto si veda altresì Meara P. Joseph, “Just Who Is the Person Having Ordinary Skill in the Art? Patent Law’s Mysterious Personage”, in Wash. L. Rev., 77, 2002, 267 e ss., spec. a p. 268, che ha osservato che
“this critical factual inquiry has received comparatively little attention from the Federal Circuit”.
140 In tal senso, tra le molte, si veda Environmental Designs, Ltd., v. Union Oil Company, 713 F.2d 693 (Fed. Cir. 1983), nella quale è stato rilevato che “Not all such factors may be present in every case, and one or more of these or other factors may predominate in a particular case. The important consideration lies in the need to adhere to the statute, i.e., to hold that an invention would or would not have been obvious, as a whole, when it was made, to a person of "ordinary skill in the art"-not to the judge, or to a layman, or to those skilled in remote arts, or to geniuses in the art at hand”.
141 In tal senso si veda Mandel Gregory, “The Non-Obvious Problem: How the Indeterminate Nonobviousness Standard Produces Excessive Patent Grants”, cit., p. 73; si veda ancora Meara P.
Joseph, “Just Who Is the Person Having Ordinary Skill in the Art? Patent Law’s Mysterious Personage”, cit., pp. 296-297, che osserva che “The inventor's educational level is legally infirm and apt to confuse courts into equating the inventor's skill with that of a Phosita. Courts often make findings on the educational level of active workers in the field but the use of this information, other than acting as a rough proxy for high or low skill, has been limited. Factors that more closely reflect the challenge of problems faced by a Phosita and the way such a "person" thinks about problems would provide valuable insight into the nonobviousness of an invention”.
116
Sennonché la necessità di valutare il livello di conoscenza dell’inventore ai fini della ricostruzione del modello di PHOSITA è stata ribadita anche nella decisione del caso Daiichi Sankyo142, nella quale la C.A.F.C., dopo aver precisato che i summenzionati fattori non sono da ritenere esaustivi essendo semplici linee guida per determinare il livello di conoscenza del PHOSITA, ha però sostanzialmente concluso per l’ovvietà dell’invenzione alla luce di una figura di tecnico del ramo elaborata sulla base delle conoscenze specifiche degli inventori del trovato rivendicato, che nel caso di specie, erano professori universitari e ricercatori, e quindi soggetti dotati di conoscenze di norma superiori rispetto a quelle da attribuire al tecnico del ramo.143
Il ruolo del PHOSITA è stato, come si è visto alle pp. 53 e ss, ampiamente valorizzato anche nella decisione della Corte Suprema KSR, che ha di fatto innalzato lo standard di non ovvietà dell’invenzione, evidenziando che “A person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton”.144
Prima dell’intervento interpretativo della Corte Suprema in KSR, il PHOSITA veniva ritenuto dalle corti federali come un soggetto di scarsa intelligenza, consapevole dell’arte, ma privo di qualunque creatività o capacità inventiva.145
142 Così Daiichi Sankyo Co. v. Apotex, Inc., 501 F.3d 1254, 1256-57 (Fed. Cir. 2007).
143 Ibidem. La Corte d’Appello ha ritenuto che, a fronte di un brevetto che rivendicava un metodo per trattare infezioni batteriche alle orecchie, la decisione impugnata avesse errato nel ritenere che il tecnico del ramo andasse identificato in un pediatra e non un ricercatore farmaceutico. In particolare, la Corte ha valorizzato il fatto che nel caso di specie gli inventori fossero “university professor specializing in otorhinolaryngology ...clinical development department manager ...research scientist”, e quindi decisamente soggetti dotati di competenze superiori alla media.
144 KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007), nella quale, come si è parimenti visto, è stato anche valorizzato il senso comune che il PHOSITA possiede, poiché “Common sense teaches, however, that familiar items may have obvious uses beyond their primary purposes, and in many cases a person of ordinary skill will be able to fit the teachings of multiple patents together like pieces of a puzzle”.
145 Secondo la giurisprudenza federale “Phosita is not the inventor, but rather an uncreative person that thinks along conventional lines, never seeking to innovate”, così Meara P. Joseph,
“Just Who Is the Person Having Ordinary Skill in the Art? Patent Law’s Mysterious Personage”, cit., p. 276, che richiama la decisione Standard Oil v. American v. Cyanamid, 774 F.2d 448 (Fed.
Cir. 1985), nella quale è stato osservato che il PHOSITA “is only that hypothetical person who is presumed to be aware of all the pertinent prior art. The actual inventor's skill is irrelevant to the inquiry, and this is for a very important reason. The statutory emphasis is on a person of ordinary skill. 6Inventors, as a class, according to the concepts underlying the Constitution and the statutes that have created the patent system, possess something - call it what you will - which sets them apart from the workers of ordinary skill, and one should not go about determining obviousness
117
La decisione in KSR ha invece delineato un modello di tecnico del settore non solo capace di combinare il lavoro preesistente, ma anche di risolvere i problemi applicando una ragionevole quantità di ingegno146 e ha dunque comportato un innalzamento dello standard delle conoscenze del PHOSITA, che nel sistema brevettuale statunitense viene oggi fissato ad un a livello decisamente più alto rispetto al passato.147