Come si è visto, in tutti e tre i sistemi presi in esame, è pacifico che il giudizio di non evidenza del trovato vada condotto valutando gli insegnamenti che avrebbe considerato la persona esperta del ramo per risolvere il problema tecnico obiettivo sotteso all’invenzione, partendo dalla closest prior art.
In Italia il paradigma del tecnico del ramo è frutto di un’elaborazione e di un cammino costante della dottrina e giurisprudenza, che l’hanno formato in un momento storico in cui, superata ogni discussione circa la necessità di rinvenire la presenza di creatività nell’invenzione, era emersa l’esigenza di valutare oggettivamente l’apporto dell’invenzione, per consentire all’indagine di essere fondata su un criterio tratto dalla realtà che consenta di definire l’invenzione in se stessa o comunque di rilevare uno dei suoi requisiti salienti.123
La costruzione del modello astratto di persona esperta del ramo comporta in via preliminare l’individuazione del bagaglio di conoscenze e capacità del suddetto modello, che vanno ricostruite partendo dal settore in cui si colloca l’invenzione, ovvero in cui si pone il problema tecnico presumibilmente risolto dalla privativa, e quindi attribuendogli le capacità proprie dell’operatore di quel determinato settore della tecnica, selezionate sulla base delle capacità che
123 Così Sordelli Luigi, “Il paradigma della persona esperta del ramo nella legge sulle invenzioni”, cit., p. 198.
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vengono attribuite a tale modello e del problema che l’invenzione si prefigge di risolvere.124
Al tecnico del ramo, oltre alla conoscenza integrale del settore in cui l’invenzione si colloca, andranno attribuite anche le conoscenze di settori diversi in modo decrescente, via via che aumenta la distanza dal settore pertinente.125
Il “ramo” è dunque il settore in cui l’invenzione è attuata ed utilizzata, ma può accadere che il trovato sia stato realizzato in un campo e applicato in un altro settore, oppure sia frutto dell’apporto di più settori, come di norma accade con le invenzioni di equipe. In questi casi il settore pertinente dovrà essere ricostruito non tramite la scelta di uno specifico settore tra i molti, ma attraverso la combinazione di tutti che vengono in considerazione.126
L’aggettivo “esperto” indica poi che dovrà trattarsi di un operatore al quale vanno attribuite capacità medie appartenenti ai tecnici del settore, comprese anche tutte le false conoscenze ed i pregiudizi che in quel momento li affliggono.127
Tale figura è stata individuata in un professionista del settore orientato al senso pratico e non in uno studioso o un accademico, che sia in grado di eseguire solo immediate associazioni logiche tra soluzioni presenti nella tecnica nota e lavori di routine, mentre è escluso che modello di esperto sia dotato di attività creativa, pur essendo in grado di comporre le diverse informazioni in suo possesso secondo uno schema logicamente coerente; per questo motivo, è stato infatti precisato che il modello astratto di esperto del ramo non può essere identificato
124 Si veda in tal senso la decisione del Board of Appeal dell’EPO T 422/93.
125 In tal senso si veda Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, “Manuale di diritto industriale”, cit., p. 409.
126 Così Di Cataldo Vincenzo, “L’originalità dell’invenzione”, cit., pp. 64-65, che distingue tra la prospettiva del product function approach, che fa riferimento al settore in cui viene utilizzato il prodotto, e al problem-solving approach, che fa riferimento al settore in cui viene affrontato il problema sotteso all’invenzione e sembra aver ottenuto anche nella giurisprudenza straniera più ampi consensi; sul punto si veda anche Ammendola Maurizio, op. cit., p. 137-138, che rileva che, in ogni caso, “le invenzioni devono essere considerate in sé e per sé, a prescindere dal loro particolare uso, onde porne in risalto il settore tecnico di usuale provenienza; ed è proprio da quest’ultimo che occorre estrapolare l’homme du métier”. Degna di nota sotto questo profilo è la sentenza Trib. Bergamo, 15 febbraio 1997, in Giur. Ann. Dir. Ind. 1997, 629, che ha osservato che l’individuazione del settore in cui l’invenzione si colloca “non va compiuta con esclusivo riferimento al settore di utilizzazione del trovato stesso (c.d. product function approach), ma anche con riguardo al tipo di problema tecnico da risolvere (c.d. problem solving approach)”.
127 Così Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, “Manuale di diritto industriale”, cit., p. 410.
112 con il consulente tecnico nominato dal giudice.128
Queste conclusioni hanno trovato esplicita conferma anche nella nostra giurisprudenza nazionale più recente, che ha in particolare chiarito che l’esperto del ramo deve essere individuato in quel “generico professionista, operante nel settore tecnico sopra menzionato, che abbia conoscenze e abilità medie, ovvero che sia in grado di eseguire solo immediate associazioni logiche tra soluzioni note alla tecnica, oltre ad essere capace di eseguire lavori di routine e semplici esperimenti noti nel settore tecnico di pertinenza” mentre “è naturalmente escluso che la figura dell’esperto del ramo sia dotata di attività creativa, pur se sicuramente è in grado di comporre le diverse informazioni in suo possesso secondo uno schema logicamente coerente. Ovviamente, l’esperto del ramo dispone non solo di mere capacità applicative, ma anche di capacità di rielaborazione del patrimonio tecnico, limitatamente a collegamenti ovvi che potrà stabilire fra le varie anteriorità rilevanti. Siffatto generico professionista ha a disposizione le cosiddette conoscenze generali comuni del settore alla data di priorità della privativa in esame, come ad esempio desumibili da testi scolastici o manuali tecnici con data certa, oltre ad avere accesso potenzialmente a tutta la tecnica anteriore nota, ivi compresi gli anteriori documenti brevettuali disponibili al pubblico alla data di priorità della privativa in esame”.129
Le Guidelines dell’EPO, punto 3, Capitolo VII, Parte G, specificano inoltre che si deve ritenere che l’esperto del settore abbia avuto accesso a tutto quanto è compreso nello stato della tecnica ed in particolare ai documenti indicati nel rapporto di ricerca.130
Nella decisione T 26/98 il Board of Appeal dell’EPO ha individuato i
128 Il consulente tecnico d’ufficio al quale viene richiesto di valutare la sussistenza del requisito dell’attività inventiva nel trovato non potrà dunque prendere sé stesso come modello di riferimento, dato che di norma il consulente “non è un operatore medio del settore ma un osservatore qualificato” e dunque è un tecnico che “supera sicuramente la media, perché si colloca a livelli superiori della cerchia”, così Di Cataldo Vincenzo, “L’originalità dell’invenzione”, cit., p. 69.
129 Trib. Milano, 26 febbraio 2015 e Trib. Milano, 3 febbraio 2015, entrambe in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
130 “He should also be presumed to have had accessed to everything in the ‘‘state of the art’’, in particular the documents cited in the search report”
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principi generalmente applicabili per individuare le conoscenze attribuibili alla figura ipotetica della persona esperta del ramo, rilevando che se il problema tecnico spinge l’esperto a cercare la soluzione in un altro settore della tecnica, il modello di persona esperta deve essere identificata nello specialista di quel determinato settore.
Talvolta la persona esperta del ramo può essere rappresentata da un gruppo di persone, e in particolare è stato ritenuto che di norma non si suppone che l’esperto sia a conoscenza di brevetti o letteratura tecnica in settori tecnici distanti.
In particolari circostanze, tuttavia le conoscenze di un team composto di persone aventi diverse aree di specializzazione possono essere prese in considerazione.
Questo caso ricorrerebbe in particolare se un esperto in un campo particolare fosse adatto a risolvere una parte del problema, mentre per un’altra parte fosse necessario cercare un altro esperto in un’area differente.131
In questo caso, le capacità del tecnico del ramo non sono solo quelle caratteristiche intellettuali e di formazione professionale che di norma gli appartengono, ma ad esso, essendo tale figura individuata in un gruppo di ricerca, andrà attribuito anche un certo grado medio di organizzazione degli elementi sia personali che materiali.132