La Corte Suprema prese le distanze dalla rigida applicazione del TSM test adottata dalle Corti federali nei decenni precedenti nel noto caso KSR v. Teleflex del 2007, riaffermando al contempo l’impostazione della sentenza Graham e con essa il “functional approach” di Hotchkiss.139
Il caso esaminato dalla Corte Suprema aveva in particolare ad oggetto la validità di un’invenzione su un pedale regolabile per automobili dotato di un sensore elettronico atto a rilevare la posizione, che era stato ritenuto privo di attività inventiva dalla District Court e successivamente ritenuto poi valido dalla Federal Circuit in sede di impugnazione, poiché, secondo la corte, KSR non avrebbe offerto prove sufficienti per dimostrare la sussistenza di una motivazione o di un suggerimento verso quella determinata combinazione dell’arte nota.140
La Corte Suprema, pur non mettendo in discussione l’utilità pratica del TSM ai fini dell’accertamento della non evidenza dell’invenzione, chiarì in
137 I Graham factors intervengono dunque in un momento successivo, per contestare la prova della
“prima facie case of obviousness”. Sul punto si veda anche la decisione Eli Lilly & Co. V. Zenith Goldline Pharm. Inc., 471 F.3d 1369, 1379-80 (Fed. Cir. 2006), ove viene osservato che “to establish a prima facie case of obviousness based on a combination of elements in the prior art, the law requires a motivation to select the references and to combine them in the particular claimed manner to reach the claimed invention”.
138 In tal senso In Re Hans Oetiker, 977 F.2d 1443 (Fed. Cir. 1992). La prima facie case of obviousness opera dunque come presunzione di ovvietà del trovato. Sul punto si veda Mueller M.
Janice, “Patent Law”, cit., p. 419 e ss.
139 KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007). Sul punto si veda anche l’analisi di Scuffi Massimo, Franzosi Mario, “Diritto industriale italiano”, Padova, 2014, p. 564.
140 Per un commento si veda Firmati Leonardo, “KSR v. Teleflex, ovvero una sentenza storica (forse)”, in Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in proprietà Industriale, giugno 2007, 17 ss.
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particolare che un’invenzione può risultare ovvia anche nel caso in cui non sia riscontrabile nello stato della tecnica una motivazione o un suggerimento a compiere quella determinata combinazione e il TSM, dunque, “need not to become rigid and mandatory formulas, and when it is so applied, the …is incompatible with our precedent. The obviousness analysis cannot be confined by a formalistic conception of the word teaching, suggestion and motivation”.141
La Corte Suprema, nelle sue motivazioni, ha in particolare individuato quattro imperfezioni nell’applicazione del TSM test operata dalla C.A.F.C.; in particolare un primo errore commesso dalla Corte federale consisteva nell’aver preso in considerazione esclusivamente il problema tecnico soggettivo, ovvero il problema specificatamente indicato nel brevetto dall’inventore che in realtà può essere solo uno dei tanti problemi tecnici che il trovato è atto a risolvere, mentre, secondo la Corte Suprema, ogni problema esistente nello stato della tecnica al tempo dell’invenzione può fornire una motivazione per combinare gli elementi nel modo rivendicato.142
Sempre sotto questo profilo, la C.A.F.C. avrebbe dunque errato nel porsi l’interrogativo circa l’ovvietà della combinazione agli occhi dell’inventore, considerando appunto il problema da esso indicato nel testo brevettuale, non considerando invece il punto di vista dell’esperto del ramo (PHOSITA), che è senz’altro quello corretto per rendere il giudizio più obiettivo possibile.
Il secondo errore individuato dalla Corte Suprema nell’accertamento della C.A.F.C. consisteva nell’aver ritenuto che il tecnico del ramo avrebbe considerato solo quegli insegnamenti che sono diretti alla soluzione del problema indicato, mentre il senso comune (common sense) insegna che “familiar items have obvious uses beyond thier primary purpose, and in many cases a person of ordinary skillwill be able to fit the teachings of multiple patents together like pices of a puzzle”: è stato dunque valorizzato il bagaglio di conoscenze proprie dell’esperto
141 KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007).
142 Così Franzosi Mario, “Definizione di invenzione brevettabile”, cit., p. 28, che rileva che
“questa osservazione si avvicina all’impostazione europea che suggerisce di non considerare il problema tecnico soggettivo” ma ne differisce poiché “limita il problema tecnico oggettivo ad un’unica soluzione”.
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del ramo, che deve essere individuato in una figura dotata di ordinaria creatività,
“not an automaton”, e che quindi è in grado di considerare anche problemi ulteriori rispetto a quello risolto dall’invenzione.
Proprio quest’ultima precisazione della Corte Suprema è in realtà stata oggetto di numerose critiche in dottrina, poiché da un lato l’introduzione di un concetto ambiguo come quello del senso comune (common sense) può di fatto rendere più semplice dimostrare l’assenza di attività inventiva nel trovato, quanto meno durante lo step del prima facie case of invalidity143, e dall’altro può portare ad interpretare diversamente il concetto di non ovvietà in relazione allo specifico settore tecnologico in cui l’invenzione si colloca, portando gli interpreti a fissare uno standard di livello inventivo più alto in un settore rispetto ad un altro.144
La Corte Suprema, come si vedrà ampiamente alle pp. 135 e ss. alle quali si rinvia, ha poi attribuito maggiore credibilità al paradigma dell’obvious to try, rilevando che il terzo errore metodologico compiuto dalla C.A.F.C. consisteva nell’aver ritenuto che un’invenzione non potesse essere ritenuta ovvia semplicemente dimostrando che la combinazione tra gli elementi dell’arte nota
143 Così Mueller M. Janice, “Chemicals, Combinations, and “Common Sense”: How the Supreme Court’s KSR Decision Is Changing Federal Circuit Obviousness Determinations in Pharmaceutical and Biotechnology Cases”, in N. Ky. L. Rev. 35, 2008, 1 e ss., spec. a p. 4, che osserva che
“Making nonobviousness determinations turn on undefined and non-statutory concepts like common sense and predictability does not advance the analysis or provide much in the way of practical guidance for decision makers. Injecting these ambiguities into the mix tends to unmoor the analysis away from the statute, 35 U.S.C. § 103(a), and the Graham framework”; si veda anche Nock Jennifer, Gadde Sreekar, “Raising the Bar for Nonobviousness: An Empirical Study of Federal Circuit Case Law Following KSR”, in Fed. Cir. B.J., 20, 2011, 369 e ss., spec. a p. 17, che ha osservato che, a seguito di KSR, “Courts cannot limit the obviousness inquiry to teachings found in published literature because very basic information is often not published, and it “may be the case that market demand, rather than scientific literature, will drive design trends.” These holdings reject the Federal Circuit’s exclusive use of the TSM test for obviousness, make it easier to find an innovation obvious and are likely to increase the number of patents denied or invalidated”.
144 In tal senso si veda Mandel Gregory, “The Non-Obvious Problem: How the Indeterminate Nonobviousness Standard Produces Excessive Patent Grants”, in UC Davis L. Rev., 2008, 57 e ss., spec. a p. 75, che rileva che “The level of creativity will vary notably depending on who the person of ordinary skill is determined to be. The ordinary creativity of a person working in a research laboratory, for instance, may often be greater than the ordinary creativity of a consumer who simply uses a product. The effect of (correctly) recognizing the creativity of the person of ordinary skill is that the level of ordinary skill in the art will vary by technological field. Persons of ordinary skill in highly sophisticated arts generally will display greater inventiveness than persons of ordinary skill in simple technological arts. Consequently, the level of ingenuity necessary to satisfy the nonobviousness requirement may be greater in more sophisticated arts than in less sophisticated ones”.
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fosse “obvious to try”, poiché il tecnico del ramo “has good reason to pursue the known options within his or her technical graps”.145
Un altro punto che merita di essere sottolineato è che la Corte Suprema nella decisione in esame è anche intervenuta sul rischio, insito in ogni sistema brevettuale, che nel condurre il giudizio di non evidenza venga effettuata un’analisi a posteriori, e in particolare ha messo in guardia le Corti inferiori nei confronti di un’eccessiva preoccupazione di commettere un’analisi ex post facto (hindsight), osservando che “rigid preventative rules that deny facts finders recourse to common sense are neither necessary under our case law nor consisten with it”.
La ridefinizione del giudizio di non ovvietà operata dalla Corte Suprema è stata poi seguita anche dall’USPTO, che ha successivamente emendato le Guidelines for patent examination in senso conforme all’interpretazione più flessibile della non ovvietà dell’invenzione delineata nella sentenza KSR, il che ha poi portato all’aumento degli accertamenti di invalidità dei trovati.146
Evidenti preoccupazioni sono state poi condivise anche dalla nostra dottrina circa il fatto che, a seguito della decisione KSR e della conseguente modifica dell’approccio dell’USPTO, gli esaminatori statunitensi non sarebbero più tenuti a motivare analiticamente le loro conclusioni, potendosi invece limitare a sostenere l’ovvietà alla luce del “common sense”, o riconoscendo che il mercato sentiva quel bisogno o problema, e pertanto il tecnico medio si sarebbe senz’altro mosso nella stessa direzione dell’inventore.147
145 Ibidem. “[w]hen there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense.” Il paradigma dell’obvious to try verrà diffusamente esaminato alle pp. 135 e ss., alle quali si rinvia.
146 Sotto questo profilo, l’allora direttore dell’USPTO David Kappos ha osservato che “Because the Supreme Court clarified that teaching-suggestion-motivation was not the sole test of obviousness, the Graham analysis is not to be carried out in a rigid manner. As a result, some claims that may have been found to be non-obvious before KSR will now correctly be found to be obvious”, così David A. Kappos’ Public Blog, The Impact of KSR, November 24, 2009- Consultabile al sito web http://www.uspto.gov/blog/
147 Così Firmati Leonardo, “KSR v. Teleflex, ovvero una sentenza storica (forse)”, cit., p. 20.
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