L’azione di contraffazione e l’onere della prova

L’azione di contraffazione del marchio d’impresa, che ha natura reale, “tutela il diritto

assoluto all’uso esclusivo del segno distintivo come bene autonomo sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, sicché non è esperibile allorquando si lamenti la potenziale confondibilità tra prodotti generata dall’accostamento, ai fini della vendita, tra quelli con un certo marchio ed altri di diversa o ignota provenienza355_”.

Tale azione consente al titolare del marchio di far valere il proprio diritto esclusivo verso i terzi che utilizzano in maniera illecita il marchio356_.

Attraverso tale azione, il titolare del marchio può proporre diverse domande al giudice, tra cui quella di accertamento, di inibitoria, di ritiro dal commercio, di distruzione, di risarcimento del danno, di restituzione dei profitti e di pubblicazione della sentenza.

Per quanto concerne la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione, la stessa spetta al titolare del marchio registrato od in corso di registrazione e del marchio non registrato357 _{ai sensi del co. 1 art. 120 c.p.i.}

353 _{AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, Diritto Industriale proprietà intellettuale e}

concorrenza, Giappichelli, Torino, 2012, 134 e ss.

354 _{AUTERI,FLORIDIA,MANGINI,OLIVIERI,RICOLFI,SPADA, op. cit., 134 e ss., riportano il seguente esempio: “i}

segni denominativi “bike” e “baik” sono simili solo dal punto di vista visivo ma identici dal punto di vista fonetico. Un marchio figurativo costituito dalla raffigurazione grafica di un puma può essere simile dal punto di vista logico-concettuale al marchio denominativo “Puma” anche se con esso non presenta punti di contatto visivi o fonetici”; Corte Giust., 12/01/2006, C- 361/04, in Giur. it., 2006, 1187.

355 _{Cfr. Cass. Civ., sez. I, 10/11/2015, in Giust. civ. mass., 2015, n. 22952; dello stesso avviso: SENA, I}

segni distintivi, Giuffrè, Milano, 2007, 211; VANZETTI, DI CATALDO, op. cit., 265; RICOLFI, Trattato dei

marchi, cit., 1042 e ss.; VANZETTI, La sospensione del processo per pregiudizialità nelle controversie

industrialistiche, in Riv. dir. ind., 2014, fasc. 2, 75; Cass. Civ., sez. I, 25/09/1998, in Giur. it., 1999, 6;

FLORIDIA, Il riassetto della proprietà industriale, Giuffrè, Milano, 2006, 491; Trib. Torino 20/08/2008, in

Sez. Spec. P.I., 2008, 377; AUTERI,FLORIDIA,MANGINI,OLIVIERI,RICOLFI,SPADA, op. cit., 127 e ss.

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Al fine di vietare l’uso di un marchio successivo confliggente, il titolare del marchio registrato anteriore non deve fornire dimostrazioni circa la fattispecie costitutiva del suo diritto, in quanto a ciò provvede la registrazione in sé358_{, né si ritiene necessario}

che il soggetto debba dar prova di ulteriori circostanze sia soggettive che oggettive. Quindi, sul versante del diritto positivo, la legittimazione spetta solamente al titolare del marchio e al suo licenziatario; gli altri soggetti, pur potenzialmente interessati all’eliminazione di segni confondibili sul mercato (come le associazioni di consumatori, i consumatori stessi e gli stessi concorrenti del contraffattore359_),

risultano privi della legittimazione attiva.

Il soggetto passivo dell’azione di contraffazione è il contraffattore, vale a dire colui che ha posto in essere atti che costituiscono violazione del diritto di marchio altri. Rivestono il ruolo di contraffattori coloro che abbiano prodotto beni violando il diritto esclusivo di marchio altrui, coloro che abbiano impresso detto segno distintivo in maniera illecita sul prodotto ed altresì chiunque abbia collaborato oltre che nella produzione, anche nella distribuzione e ne faccia uso a livello commerciale ed industriale360_.

Oltre all’azione di contraffazione è utile porre attenzione sull’azione di accertamento negativo della contraffazione. Detta azione può essere promossa dal presunto contraffattore (che in tale situazione si definisce legittimato attivo), nei confronti del titolare del marchio, con l’obiettivo di chiarire se i comportamenti contestati dal titolare stesso siano leciti o illeciti361_{. Questa azione può essere posta in essere}

solamente laddove la parte vi abbia interesse362_{, vale a dire quando vi sia stata}

qualsiasi forma di contestazione da parte del titolare del marchio.

357 _{Qualora la domanda sia in corso di registrazione non si parlerà di contraffazione bensì di violazione}

del diritto.

358 _{AUTERI, Le tutele reali, in NIVARRA (a cura di), L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili}

sostanziali e processuali, Giuffrè, Milano, 2005, 3 ss., 7.RICOLFI, Trattato dei marchi, cit., 1047.

359 _{Questi soggetti possono azionare contro l’uso di un marchio confusorio e decettivo i rimedi}

dell’azione di concorrenza sleale e di decadenza della registrazione. RICOLFI, Trattato dei marchi, cit., 1049.

360 _{SENA, I segni, cit., 212 e ss.; Cfr. Cass., 4/12/1999, n. 13592, in Mass. giust. civ., 1999, 2449.}

361 _{BOSSI, Le azioni di accertamento negativo della contraffazione ed il forum commissi delicti, in Giur. It,}

2014, 3, 587; Trib. Torino, sez. I, 30/04/2014, in Il Foro, 2014, 6, I, 1943; SENA, I segni, cit., 213; Trib.

Napoli, 8/11/1996, in GADI, 1997, 3520.

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Ai sensi del co. 1 art. 120 c.p.i. la giurisdizione per le azioni in materia di marchi nazionali ed internazionali è esercitata dall’Autorità giudiziaria ordinaria italiana, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti coinvolte363_.

Inoltre, con l’introduzione del comma 6 bis nel medesimo articolo364_{, si ammette}

espressamente la proposizione di domande volte all’accertamento negativo del fenomeno contraffattivo, oltre che nei giudizi di merito altresì in sede cautelare365_{. Da}

ciò si evince la volontà del legislatore di favorire - anche nella proprietà industriale - la diffusione di un ulteriore strumento; l’effetto di un simile orientamento di politica legislativa si concentra sull’ottenimento di una pronuncia anticipata sulla legittimità (o non legittimità) del diritto di produrre, commercializzare e pubblicizzare un certo bene, in tempi ragionevolmente brevi366_{. E’ opportuno definire che la competenza in}

materia di concorrenza sleale, proprietà industriale, diritto d’autore, e la violazione della normativa antitrust dell’Unione europe appartiene alle Sezioni Specializzate in materia d’Impresa367_.

Per quanto attiene all’onere probatorio, il co. 1 dell’art. 121 c.p.i. (rubricato “Ripartizione dell’onere di prova”) prevede che, a differenza dei casi di nullità e di decadenza in cui l’onere della prova grava su chi “in ogni caso impugna il titolo”, esso ricada sul titolare del marchio. La norma in questione deriva dall’applicazione generale del principio dettato all’articolo 2697 del cod. civ. che testualmente afferma “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il

fondamento” ed in aggiunta “chi eccepisce l’inefficienza di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

In giudizio il legittimato attivo oltre ad esibire il titolo stesso a dimostrazione dell’effettiva esistenza del marchio e dei relativi diritti368_{, dovrà documentare}

l’effettivo uso da parte del contraffattore del marchio uguale o simile. Tale attività

363 _{V. co. 1, art. 120 c.p.i.}

364 _{Operata dall’art. 52 del d. lgs. 13/08/2010, n. 131.}

365 _{SIROTTI GAUDENZI, Sì agli accertamenti negativi in via cautelare, in Guida Dir., Dossier, 2010, 7, 100;}

GALLI, Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010, IPSOA, Milano, 2010, 152.

366 _{CUONZO,VALENTI, Provvedimenti di urgenza e tutela dichiarativa: le azioni di accertamento ex art. 700}

c.p.c. nelle controversie relative a diritti di proprietà industriale, in Riv. dir. ind., 1997, I, 98.

367 _{Istituite con d. lgs. 27 giugno 2003 n.168, pubblicato sulla G.U. n. 159 del 11-7-2003, aggiornato}

con D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27. Aggiornamento visualizzabile al seguente indirizzo internet: http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/03/27/legge-di-

conversione-del-dl-liberalizzazioni.

368 _{I requisiti di validità del marchio sono presunti, tranne nel caso in cui il marchio sia in corso di}

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probatoria può sostanziarsi con l’esibizione - in sede di giudizio - del prodotto oggetto della controversia, dei relativi scontrini fiscali369_{, bolle di accompagnamento}

dépliants commerciali, fotografie ed altri documenti inerenti la pubblicità370_.

L’onere della prova nel caso del titolare del marchio che gode di rinomanza è - per converso – “sostanzialmente” differente. Di fatti, in sede di giudizio, come già descritto al paragrafo 2.2.4 del presente lavoro, il titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari per godere della tutela extramerceologica, vale a dire dello stato di rinomanza del proprio segno e dell’indebito vantaggio ottenuto dal contraffattore.