Nullità e decadenza del marchio

Il diritto di esclusiva conferito al titolare del marchio viene meno con il decorrere di dieci anni dalla data di registrazione stabiliti dalla legge130 _{o allorché sopravvengano}

determinati vizi inerenti al marchio, e si possa incorrere nella decadenza del marchio. Inoltre, affinché il marchio sia effettivamente valido e possa essere utilizzato nei modi e nei tempi stabiliti dal titolare, esso deve essere in possesso dei requisiti di validità; ove questi non si verifichino il marchio può essere soggetto ad un’azione di nullità131_.

Inoltre, in virtù dei concetti espressi dall’articolo 25 c.p.i., intitolato per l’appunto “Nullità”, il venir meno di uno degli elementi fondamentali del marchio causa al tempo stesso la nullità del segno distintivo. La lista contenente le cause di nullità

129 _{Principio della territorialità.} 130 _{V. art. 15 c.p.i.}

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coincide altresì con i presupposti di validità della registrazione, enunciati agli artt. 7, 8, 10, 12, 13, 14 co.1 e 19 co. 2 del c.p.i.132_{. La nullità può essere definita relativa,}

qualora essa possa essere fatta valere solamente dal titolare o dall’avente diritto, come nei casi di violazione di diritti anteriori di terzi o dal deposito di un soggetto non legittimato; al contrario, la nullità è assoluta quando può essere fatta valere da chiunque abbia interesse ad esercitare tale azione nei confronti del marchio registrato e dal Pubblico Ministero133_.

La declaratoria della nullità del marchio si caratterizza per avere effetti ex tunc, cioè per la retroattività degli effetti giuridici, poiché la registrazione è invalida ab origine e, come stabilito dall’art. 123 c.p.i., essa ha efficacia erga omnes.

La giurisprudenza134 _{ravvisa la possibilità che la nullità parziale possa riguardare}

soltanto una parte dei servizi o prodotti per cui il marchio è stato registrato, come per esempio il caso in cui il marchio sia privo di certe caratteristiche o sia decettivo solo in relazione a certi prodotti o servizi.

La nullità relativa può essere sanata nel caso in cui l’avente diritto, ossia il titolare del diritto anteriore, tolleri consapevolmente questa circostanza per un periodo non superiore a cinque anni ed, in aggiunta, tale fattispecie è vista, in base alle disposizioni dell’art. 28 c.p.i., come convalidazione del marchio, poiché è ideologia diffusa che, nell’arco temporale di cinque anni, il marchio in conflitto abbia acquisito una certa notorietà e credibilità all’interno del mercato. Inoltre, la declaratoria di nullità, in virtù dell’art. 21, co. 3 c.p.i., vieta a qualsiasi soggetto di utilizzare il marchio quando “la causa di nullità comporta la illeceità dell’uso del marchio135_”.

L’articolo 26, definisce i casi in cui il marchio possa decadere, cioè per volgarizzazione136 _{per illeceità sopravvenuta}137 _{ed infine stabilisce che si possa}

incorrere in questa situazione qualora il segno distintivo non venga utilizzato138_(c.d.

non uso). Nelle ipotesi dette i diritti esclusivi, sul marchio si estinguono al

132 _{FAZZINI, Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi, in Riv. dir. ind. 1993, I, 159 ss.;}

SCUFFI,FRANZOSI, op. cit., 290.

133 _{V. art. 122, co. 1, co.2 c.p.i.} 134 _{V. art. 27 c.p.i.}

135 _{SENA, Il diritto dei marchi marchio nazionale e comunitario, Giuffrè, Milano, 2007, 192,193; SCUFFI,}

FRANZOSI, op. cit., 291 e ss.

136 _{V. Art. 13, co.4, c.p.i.}

137 _{Ai sensi dell’art. 14, co. 2, c.p.i.} 138 _{V. Art. 24, c.p.i.}

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sopravvenire di una di queste cause di decadenza e pertanto gli effetti operano ex

nunc, a differenza della nullità.

L’azione di decadenza può essere fatta valere da chiunque abbia interesse e dal Pubblico Ministero in virtù dell’art. 122, co.1 c.p.i. e, qualora si arrivasse alla pronuncia di decadenza, essa avrà un’efficacia erga omnes (art. 123 c.p.i.). Ai sensi dell’art. 27 del c.p.i., la decadenza può riguardare solamente una parte dei prodotti o dei servizi contraddistinti per cui il marchio è stato registrato (decadenza parziale). Di seguito si illustreranno le cause di decadenza del marchio stabilite dal relativo articolo.

Il primo comma dell’art. 24, prevede la c.d. decadenza per volgarizzazione ai sensi dell’art. 13 comma 4, ed è la situazione in cui il marchio abbia perso la propria capacità distintiva iniziale e sia diventato nel commercio denominazione generica del prodotto o del servizio a causa dell’attività o inattività del titolare. Tale fenomeno è più frequente di quanto si possa pensare, può succedere quando un prodotto non corrispondente ad una tipologia già nota al pubblico, riscuota un ampio successo di mercato sotto il marchio scelto dal produttore di esso per contraddistinguerlo139_.

Esempi di volgarizzazione del marchio, sono ravvisabili nei marchi “cellophane” e “Biro” che nel linguaggio comune sono utilizzate per identificare in maniera generica il prodotto e quindi perdendo la propria capacità distintiva iniziale.

Il marchio decade per decettività [art. 25, co.1, lett. b, ed art. 14, co.2, lett. a)] e questa previsione si collega alla fattispecie in cui il marchio è diventato idoneo ad ingannare il pubblico, in “particolare circa la natura , qualità o provenienza dei prodotti o servizi,

a causa del modo e del contesto in cui viene usato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato140_{”. In questa ottica il marchio viene preso in}

considerazione dal legislatore come messaggio unilaterale tra l’imprenditore verso il pubblico. L’articolo in esame si riferisce ad una illeceità sopravvenuta, ovvero sia quando il marchio inizialmente registrato e conforme alla legge diventi, in un secondo momento, decettivo ed ingannevole. Questo “inganno” sopravvenuto, potrà essere frutto di un deterioramento qualitativo del prodotto non esplicitato dal titolare, oppure di una situazione in cui ci sia un mutamento dell’uso del marchio, che in qualche maniera sia idoneo ad attribuire al prodotto nuove qualità che non gli

139 _{VANZETTI,DI CATALDO, op. cit., 287.} 140 _{V. art. 14, co. 2, lett. a, c.p.i.}

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appartengono.

La decadenza del marchio per non uso, disciplinata all’art. 26, co.1, lett. c) c.p.i., sopravviene allorché il segno distintivo non venga utilizzato entro cinque anni dalla registrazione. Tale previsione è volta ad evitare che si arrivi ad una situazione caratterizzata da monopoli “cartacei” su segni non utilizzati, per i quali non è giustificato da ragioni di mercato un permanere dell’esclusiva141 _{e coerentemente si}

assicura che i diritti di esclusiva derivanti dal marchio siano assicurati solamente per coloro che usino effettivamente tale segno distintivo nel mercato. Ed inoltre, sempre secondo una visione pro-concorrenziale dell’articolo, la decadenza per non uso del marchio consente di sanare quei fenomeni negativi determinati dall’accaparramento di marchi e condotte abusive ed illegali di appropriazione di segni, al fine di sottrarli alla disponibilità dei soggetti concorrenti del mercato142_{. Con riferimento alla}

decadenza per non uso, è opportuno ravvisare i casi in cui essa non potrà essere esercitata; la decadenza per non uso non si genera qualora il titolare non utilizzi il segno per un legittimo motivo, infatti la giurisprudenza ha affermato che tale situazione incorre solamente in situazioni tali da rendere l’uso del marchio irragionevole o impossibile, vale a dire in quelle circostanze caratterizzate da fattori indipendenti dalla volontà del titolare143_.