La novità del marchio

L’art 12 del c.p.i., che come sopra accennato definisce la c.d. novità del marchio. L’articolo si compone di tre commi principali, nel cui primo sono presenti differenti casi di mancanza di novità suddivisi in lettere: le lettere a), b) ed f) si riferiscono alla fattispecie caratterizzata da un conflitto con un anteriori marchi di fatto o altri segni distintivi non registrati, mentre le lettere c) d) ed e) si ricollegano al conflitto con un marchio anteriore registrato.

Pertanto nelle prime ipotesi l’assenza del requisito della novità è data da un fatto per lo più sostanziale mentre nelle restanti ipotesi la mancanza di novità è dettata da un dato formale116_.

Per quanto concerne l’ipotesi del conflitto esistente con un marchio di fatto (art. 12, co.1, lett. a), c.p.i.) si può affermare che essa sia palese qualora siano presenti due

112 _{SCUFFI,FRANZOSI, op. cit., 186.}

113 _{Trib. Milano, 14 febbraio 2005, in GADI, 2005, n. 4854, 687; App. Milano, 4 dicembre 2008, in Riv.}

dir. ind. 2009, II, 318; ivi a pag. 26.

114_{VANZETTI,DI CATALDO, op. cit., 208;BOTTERO,TRAVOSTINO, op. cit., 44.}

115 _{Comm. Ricorsi UAMI, 29 settembre 2004, in riferimento al suddetto marchio “Bin Ladin”.} 116 _{VANZETTI,DI CATALDO, op. cit., 187 e ss.}

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condizioni: in primis, che il marchio anteriore (precedente) sia già noto, ed in secundis che si crei un rischio di confusione, inteso anche come rischio di associazione.

La caratteristica della notorietà del marchio anteriore, ossia della conoscenza del segno presso il pubblico, dona al marchio il potere per l’appunto invalidante nei confronti del segno posteriore, e in assenza di essa non potrebbe sussistere il c.d. rischio di confusione tra i due marchi. Nel linguaggio giuridico corrente, l’ipotesi di esistenza e di utilizzo di un marchio anteriore ( o anche di un qualsiasi altro segno distintivo non registrato) come detto viene definita “preuso” del segno; affinché si determini il preuso è fondamentale la notorietà qualificata del segno e non il mero utilizzo da parte di un soggetto117_{. La notorietà presenta la caratteristica della}

variabilità in quanto può aumentare o diminuire, ossia passare da una dimensione ridotta localmente ad una nazionale e viceversa a seconda di vari fattori propri del mercato; pertanto per il giudizio di novità volto ad identificare quale sia il livello di notorietà del marchio preusato, la data rilevante presa in giudizio è costituita dalla data di deposito della domanda di registrazione. Inoltre si contempla anche la situazione in cui il preuso del marchio non costituisca un ostacolo alla registrazione da parte di un terzo soggetto (ossia uso senza notorietà e uso con notorietà puramente locale) stabilendo, sempre all’art. 12 co.1 lett. a) che il preutente possa continuare ad utilizzare il proprio marchio anche a fini pubblicitari, purché rientri nei “limiti della diffusione locale”. Pertanto detto soggetto non può estenderne l’uso sul piano territoriale, né aumentare le quantità dei prodotti o dei servizi immessi sul mercato118_.

Il preuso preso in considerazione fino a tale momento dall’art. 12 co. 1 lett. a) è quello posto in essere da un soggetto differente di chi intende registrare il proprio marchio; nell’ultimo verso della medesima lettera dell’articolo viene menzionata la situazione in cui è lo stesso preutente che procede alla registrazione, ed in aggiunta si asserisce che codesto preuso non è invalidante, bensì un rafforzamento tra il marchio preusato e quello successivamente registrato, senza alcuna probabilità di confusione poiché entrambi appartengono allo stesso titolare soggetto119_.

117 _{SCUFFI,FRANZOSI, op. cit., 194.}

118 _{VANZETTI,DI CATALDO, op. cit., 191 e ss. Inoltre, ciò è confermato dall’artico 2571 c.c. che stabilisce}

che l’uso del marchio dal preutente può proseguire “nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.

119_{VANZETTI,DI CATALDO, op. cit., 191 e ss; VANZETTI,GALLI, op. cit., 81; RICOLFI, I segni distintivi, cit., 88;}

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Nel prosieguo, la lettera b) definisce l’ipotesi del conflitto con segni distintivi anteriori

diversi dal marchio non registrati, ossia indica quali segni distintivi possano anticipare

il marchio come l’insegna, la ditta la denominazione sociale ed i segni atipici e pertanto privare il marchio posteriore della caratteristica della novità. Il potere invalidante, così come nell’ipotesi definita alla lettera a) del medesimo articolo, ricorre solamente se tali segni distintivi godano della c.d. notorietà qualificata e se si riscontri la notorietà generale120_{. A differenza della lettera precedente, in questo caso}

la norma non fa riferimento al fatto che il preutente senza notorietà o con notorietà circoscritta a livello locale abbia diritto a proseguire nell’uso del segno, ma si ritiene che questo diritto sia presente, ovviamente in conformità ai limiti del preuso effettuato, e che qualora sussista tale situazione sia possibile la coesistenza tra il marchio posteriore registrato e il segno distintivo anteriore nella zona del preuso121_.

In conformità a quanto stabilito nella lettera anteriore, i segni enunciati alla lettere b) dell’art. 12 c.p.i. privano di novità il marchio posteriore, se oltre a godere di una notorietà generale sussista la possibilità del rischio di confusione per i consumatori. Le lettere c), d) ed e) del medesimo articolo, riguardano il caso in cui sussista un conflitto con un marchio anteriore registrato. In queste fattispecie svolge un ruolo fondamentale il deposito anteriore di una domanda di marchio, ossia il c.d. dato formale (ovviamente è necessario che la domanda sfoci in una valida e corretta registrazione, come stabilito dalla legge in materia dei marchi). La mancanza di novità del marchio posteriore può verificarsi non solo nei casi di marchi italiani, bensì anche di marchi internazionali o dell’UE presenti in Italia, come affermato alla lettera

e) vale a dire che conferma che la sussistenza della rinomanza del marchio anteriore,

deve essere identificata sul piano Comunitario, e pertanto, secondo parte della dottrina, è necessaria e sufficiente la presenza rinomata del marchio in qualsiasi Stato della Unione Europea122_.

Le lettere c) d) ed e) dell’art. 12 c.p.i. si riferiscono alla situazione illecita della contraffazione tra i marchi, ricorrente quando un marchio posteriore presenta caratteristiche simili ad un marchio anteriore [v. altresì art. 20 co. 1 lett. a), b) e c) del medesimo codice].

120 _{Cfr. Cass. 1 settembre 1993, n. 9230, GADI 1993, 60.}

121 _{SCUFFI,FRANZOSI, op. cit., 200 e ss.;VANZETTI,DI CATALDO, op. cit,, 193-194; RICOLFI, I segni distintivi, cit.,}

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Nello specifico, la lettera e) dell’art. 12 c.p.i, prevede la mancanza di novità del marchio posteriore qualora lo stesso sia identico ad un marchio anteriore in relazione anche ai prodotti o ai servizi contraddistinti, pertanto qualora ci sia affinità anche tra le diverse classi merceologiche; la lettera d) definisce la situazione caratterizzata da un rischio di confusione per il pubblico e quindi un errata associazione dei prodotti all’impresa produttrice, ed infine la lettera e) stabilisce l’impossibilità di costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa dei segni che siano identici o simili ad un marchio anteriore che gode di rinomanza: il legislatore mediante tale previsione impedisce al marchio posteriore di trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore ed evitare pertanto che si rechi qualsivoglia tipo di pregiudizio all’impresa nota contraddistinta dal marchio celebre o rinomato. Anche nel medesimo caso, il giudizio di novità viene effettuato tenendo conto delle date delle rispettive registrazioni e dei relativi prodotti presi in esame.

Il secondo comma dell’articolo 12 c.p.i. ha una funzione garantistica, nei casi previsti dalle lettere c), d) ed e) e non toglie la c.d. novità il marchio anteriore che sia scaduto da due anni ( tre anni invece nel caso di marchio collettivo) o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell’art. 24 c.p.i. al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità123_.