3.2 Il Grant Agreement: introduzione Cenni procedurali
3.2.1 La sezione terza del Grant Agreement Le regole relative al background
documenti fondamentali: le Rules for Participation, relative ad Horizon 2020 (il già ricordato Regolamento n. 1290/2013, di seguito RfP), e il Model Grant Agreement (MGA) applicabile allo specifico bando cui si partecipa, disponibile nel Participant Portal706. In questa sede, per semplicità espositiva, si farà riferimento al General Multi-Beneficiary Model Grant Agreement per il Programma Horizon 2020707 e all’Annotated Model Grant Agreement708, il quale trova applicazione alle sovvenzioni (“grants”) relative ai progetti che rientrano, rispettivamente, nelle categorie “research and innovation actions (RIA)”, “innovation actions (IA)” e “coordination and support actions (CSA)” (art. 1.1). Si procederà leggendo alcune, specifiche, clausole contrattuali del modello del Grant Agreement, in parallelo con le corrispondenti previsioni delle Rules for Participation.
Il modello del Grant Agreement è, per sua stessa natura, universale e adattabile al caso concreto. Una volta negoziato e sottoscritto, nel Grant Agreement si rintracciano le regole fondamentali da applicare alla relazione tra
cit., 9. 705Ibidem. 706 In Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html>. Esistono diversi modelli generali di Grant Agreement (General MGA), parametrati sul tipo di sovvenzione erogata e sul programma di lavoro. Il General MGA si distingue in multi e Mono- Beneficiary; inoltre, sono previsti Specific MGAs relativi, ad esempio, alle azioni promosse dall’European Research Council e le Azioni Marie Sklodowska-Curie, o allo Sme Instrument, ecc. 707In Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga- multi_en.pdf>. 708 In Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020- amga_en.pdf>, aggiornato al 30 ottobre 2015.
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partecipanti e Commissione, in particolare quelle relative alle gestione degli IPRs. Esso, pertanto, rappresenta la fonte giuridica da cui può avere inizio un’analisi ragionata del Consortium Agreement.
Focalizzandosi sulla terza sezione, intitolata “Rights And Obligations Related to Background And Results”, all’art. 23a.1 il GA prescrive, letteralmente, “l’obbligo di adottare misure per l’attuazione della raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento della conoscenza”. Università e altre organizzazioni pubbliche di ricerca, laddove beneficiarie, devono attivarsi al fine di realizzare i principi posti alle base di un Code of Practice allegato alla Raccomandazione del 2008 della Commissione europea, relativa alla gestione della IP nelle attività di trasferimento della conoscenza709; il Codice riunisce una serie di regole generali che tendono alla promozione dello sfruttamento e della diffusione dei risultati della ricerca. La stessa Commissione sottolinea la natura di “best effort obligation” di tale prescrizione: i beneficiari devono assicurarsi della conformità della loro strategia gestionale con i principi contenuti all’interno del codice di buone pratiche (vengono citati in particolare i punti primo e secondo). L’allegato auspica, al punto primo, lo sviluppo di “una politica della PI come parte integrante di una strategia e di una missione di lungo termine degli organismi pubblici di ricerca e divulgarla a livello interno ed esterno, designando un referente unico” e, di conseguenza, “promuovere l’individuazione, la valorizzazione e, dove opportuno, la protezione della proprietà intellettuale, in linea con la strategia e la missione degli organismi pubblici di ricerca e allo scopo di massimizzare i benefici socio-economici” (punto terzo)710. “Questa politica dovrebbe indicare regole chiare per il personale e gli studenti, per quanto attiene in particolare alla diffusione di nuove idee con potenziale interesse commerciale, alla proprietà dei risultati della ricerca, alla tenuta di registri, alla gestione dei conflitti di interesse e ai rapporti con i terzi” (punto secondo).
L’obiettivo del documento in questione, ossia l’utilizzo dei risultati della ricerca finanziata pubblicamente, deve essere perseguito in molteplici forme: si suggerisce di “prendere in considerazione tutti i possibili tipi di meccanismi di valorizzazione (quali concessioni di licenze e creazione di spin-off) e tutti i possibili partner (quali spin-off o imprese esistenti, altri organismi pubblici di ricerca, investitori o servizi o agenzie di sostegno all’innovazione) e selezionare i più adeguati” (punto ottavo).
Porre la necessaria attenzione sulle finalità che si propone la Commissione (dichiarate anche in apertura della sezione terza del GA) impone di leggere in quest’ottica le clausole successive, tutte incentrate sulla corretta
709
Raccomandazione della Commissione CE del 10 aprile 2008 relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca, notificata con il numero C(2008) 1329 def., 2008/416/CE. In Rete: <http://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0416&from=IT>.
710
“A tal fine”, si suggerisce, “possono essere adottate strategie differenti, quali, ad esempio, gli approcci dominio pubblico o innovazione aperta”.
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amministrazione del sapere in possesso dei partecipanti e dei risultati scaturenti dal progetto che è stato selezionato dalla Commissione.
A questo proposito, la clausola immediatamente successiva tratta del c.d. “Agreement on Background”. Al suo interno vengono in luce le c.d. conoscenze preesistenti: quelle che, ai sensi dell’art. 2.1(4) delle Rules, sono composte da “i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti, come i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai partecipanti prima della loro adesione all’azione, ii) necessari ai fini della realizzazione dell'azione o dello sfruttamento dei risultati dell'azione; e iii) identificati dai partecipanti conformemente all’articolo 45”. Tale categoria racchiude ogni tipo di conoscenza, nella definizione più ampia e generale che può essere attribuita a tale termine, e tutti i diritti di proprietà intellettuale che si rivelano necessari al fine di compiere l’attività pianificata, o il progetto (e di sfruttare i risultati della futura ricerca)711. Il background, quindi, fa riferimento ad ogni input, tangibile o intangibile, che esiste prima della firma del Grant Agreement. L’input corrisponde non solo a tutto ciò che è di proprietà del partner, ma potenzialmente si estende a tutto quello che il beneficiario detiene legalmente (ad esempio, attraverso una licenza che attribuisce il diritto di sublicenza). Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, è sufficiente che la domanda sia stata depositata prima della conclusione del GA. Inoltre, il b. deve essere considerato con riferimento all’intera università (e non al singolo dipartimento) o società partecipanti712.
Ai sensi dell’art. 24 del GA, i beneficiari devono identificare ed accordarsi per iscritto circa le conoscenze preesistenti rispetto all’azione, al fine di essere in grado di garantirvi l’accesso713: il relativo agreement, a detta della Commissione, può assumere qualsiasi forma, potendo esso tradursi in una lista negativa o positiva714, divenire l’oggetto di un accordo separato, o costituire parte integrante del Consortium Agreement.
A questo genere di conoscenze, antecedenti allo svolgimento del progetto, e ai risultati scaturenti dalla futura attività sovvenzionata (art. 31 GA), sono dedicati gli “Access Rights”715. L’art. 47.2 delle RfP espressamente statuisce che “un partecipante beneficia di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tali conoscenze preesistenti sono necessarie al primo per svolgere il suo lavoro nell’ambito dell’azione, fatte salve le restrizioni o le limitazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3”716: in particolare,
711Cfr. GUARDA, Consortium Agreement and Intellectual Property Rights within the European Union Research and Innovation Programme, cit., 41.
712
Ibidem.
713La Commissione, a questo fine, incoraggia le parti ad accordarsi sul background prima della
firma del GA. Non è obbligatorio per i beneficiari agire in questo modo, certamente si tratta di un “advice” che rientra nell’insieme delle buone pratiche che assicurano una più serena gestione del progetto di ricerca.
714V. infra 3.3.3. 715
Art. 2.1(1): “[…] i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento”.
716
Art. 46.3 RfP: “i partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione giuridica o limitazione
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l’Unione prevede che tali diritti di accesso siano concessi a titolo gratuito (salvo diverso accordo dei partecipanti, venuto in essere prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione).
I diritti di accesso, come previsti nel Grant Agreement, non vengono concessi automaticamente. È all’articolo 25 che il GA disciplina l’esercizio di tali diritti: al primo comma viene introdotta la nozione di “request for access”, e si aggiunge l’obbligo da fare tale richiesta per iscritto717: una prescrizione che si rivela particolarmente apprezzabile sotto il profilo del’IPR management718. Inoltre, è previsto che, salvo diverso accordo, i diritti di accesso non includono il diritto di sublicenza: si tratta di una regola generale che viene dedotta anche nell’art. 46.2 RfP719.
I beneficiari, in linea generale, devono concedere ad ogni altro partner gratuitamente (“on a royalty-free basis”) gli Access Rights, necessari per l’esecuzione dei propri compiti relativi all’azione. Vi è tuttavia una duplice eccezione. La regola principe rimane la garanzia dell’accesso, a meno che, ai sensi del secondo comma, il beneficiario che detiene il background, prima di aderire all’accordo in parola, abbia informato gli altri beneficiari che l’accesso alle proprie conoscenze (preesistenti) è soggetto a restrizioni legali o a limiti, inclusi quelli imposti dai diritti delle terze parti (compresi quelli del personale)720, o si sia accordato con gli altri beneficiari per un accesso non di tipo gratuito.
Se uno (o più) partner del progetto necessita del background di un altro beneficiario per lo sfruttamento dei propri risultati, può ottenere l’accesso, ma sulla base di condizioni eque e ragionevoli721. Per “fair and reasonable conditions” le Rules intendono “condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l'accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto”. Il medesimo trattamento (sempreché non venga diversamente previsto nel Consortium Agreement) viene riservato alle c.d. Affiliated Entities: “un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o
nell’accesso alle loro conoscenze preesistenti. Qualsiasi accordo concluso successivamente da un partecipante per quanto riguarda le conoscenze preesistenti garantisce la possibilità di esercitare tutti i diritti di accesso”.
717
Da rilevare che il medesimo precetto è valido anche per le rinunce ai diritti di accesso.
718Cfr.EUROPEAN COMMISSION,Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects. Version 3,
cit., 22.
719
Art. 46.2 RfP: “Salvo diverso accordo del proprietario dei risultati o delle conoscenze preesistenti per i quali è richiesto l’accesso, i diritti di accesso non comprendono il diritto di cedere sub-licenze”. Si sottolinea fin d’ora che questa è una disposizione contenente principi generali in materia di diritti di accesso, pertanto si applica sia alle conoscenze preesistenti, sia ai risultati (o, perlomeno, in parte).
720
L’Annotated Model GA riporta il caso di un accordo preesistente (ad esempio, una licenza esclusiva), che preclude la concessione di diritti di accesso.
721
A meno che, sostiene il terzo comma dell’art. 25, il beneficiario che detiene il background, prima di aderire all’Accordo in parola, abbia informato gli altri beneficiari che l’accesso alle proprie conoscenze (preesistenti) è soggetto a restrizioni legali o a limiti, inclusi quelli imposti dai diritti delle terze parti (compresi quelli del personale).
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sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, o che controlla direttamente o indirettamente un partecipante” e che, ai fini delle disposizioni di cui al Grant Agreement, è stabilito in uno Stato Membro o in un Paese associato (quindi, un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con l’Unione)722. I c.d. soggetti collegati possono ottenere l’accesso nel caso in cui ciò sia necessario per lo sfruttamento dei risultati generati dai beneficiari a cui sono legati.
Gli Access Rights, però, non vengono concessi esclusivamente ai partecipanti (coloro che, in definitiva, prendono parte all’azione indiretta finanziata dall’Unione) e ai soggetti loro collegati, perché l’art. 25.5 prende in considerazione, infatti, anche le c.d. terze parti. Si tratta di entità legali che non partecipano nello stesso progetto, sebbene possano essere partner attivi di un altro “H 2020 project”. Laddove previsto nel Grant Agreement, alcune terze parti possono eseguire parte del lavoro nel progetto (in questo caso, si può trattare di subcontraenti, soggetti affiliati o membri di una “joint research unit”)723. Conseguentemente, nel GA viene prevista una opzione per il c.d. “trans- national access to research infrastructure”, nel qual caso il fornitore dei diritti di accesso, ove non vi siano restrizioni legali o limiti, conferisce gratuitamente il proprio background a quei soggetti che lo devono utilizzare necessariamente per attuare l’azione. Si può notare, infine, come non sia stato inserito nel modello contrattuale uno specifico Access Right per le terze parti, nonché per le istituzioni europee, per gli Stati Membri, per le joint undertakings, come viene rilevato nell’Annotated Model GA.
Una considerazione conclusiva (e, per certi versi, anticipatoria) è d’obbligo. Essendo il progetto basato sulla collaborazione di diversi partecipanti, le questioni relative agli Access Rights, ad esempio le licenze e i diritti di utilizzazione delle conoscenze preesistenti e dei risultati, sono di massima importanza e dovrebbero essere debitamente affrontate nel Consortium Agreement. Si è detto, ad esempio, che la richiesta di accesso al background di un altro partecipante deve essere fatta per iscritto: il formato esatto dovrebbe essere definito nell’accordo consortile724.