L’ approccio seguito dalla giurisprudenza USA

L’approccio seguito dalle Corti USA rispetto alle richieste di inibitoria e ritiro dal commercio formulate da titolari di brevetti SEPs è molto rigoroso e si fonda sull’applicazione dei principi delineati dalla Suprema Corte nel caso E-Bay v. MercExchange224.

Seguendo questa giurisprudenza, nel decidere in merito alla concessione di un ordine di inibitoria, spetta al giudice valutare l’irreparabilità del pregiudizio, l’inadeguatezza dei rimedi risarcitori, l’allocazione delle responsabilità e l’interesse pubblico, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e senza prendere posizioni aprioristiche.

Più precisamente l’attore che richieda l’emanazione di un ordine di inibitoria deve dimostrare che: i) stia subendo un danno irreparabile225, ii) il risarcimento del danno è un rimedio inadeguato a compensare tale pregiudizio, iii) tale rimedio è

224 Sentenza e-Bay Inc v MercExange LLC, 547 US 388 (2006).

225 L’onere della prova è posto in capo al titolare della privative che deve dimostrare la perdita di avviamento, la perdita di clientela o l’erosione del prezzo finale, sino al danno reputazionale come attesta la sentenza Verizon Service Corp. v. Vonage Holdings Corp., 503 F.3d 1295, 2007. Generalmente, requisito per accedere alla tutela inibitoria è rappresentato dalla concorrenza di titolare della privativa ed implementatore sul medesimo mercato; tuttavia, in due casi in cui i titolari delle privative erano università, le corti hanno concesso l’inibitoria, sulla base della considerazione che la perdita di reputazione, di quote di mercato e di prestigio sono elementi che difficilmente si prestano ad essere compensati tramite il risarcimento del danno (si veda Johns Hopkins, 513 F. Supp. 2d at 578).

invocabile anche considerato il bilanciamento di interessi tra attore e convenuto226 e iv) l’adozione di tale rimedio non sia d’ostacolo all’interesse pubblico227.

Con questa storica pronuncia, la Corte Suprema ha sancito il principio secondo il quale i tribunali hanno sia il potere che la responsabilità di decidere se il titolare di un brevetto abbia diritto al rimedio inibitorio e se l’imposizione di tale rimedio possa causare un indebito pregiudizio all’implementatore del brevetto o all’interesse pubblico, capovolgendo l’approccio precedentemente seguito dalle corti di merito, per le quali la sola violazione del brevetto legittimava l’adozione dell’inibitoria nei confronti del contraffattore228.

E’ importante sottolineare come la sentenza E-Bay non abbia mutato l’assetto attuale, trasformando il diritto dei brevetti da un sistema proprietario ad un meccanismo di licenza obbligatoria, retto da una regola di responsabilità, in cui al titolare della privativa contraffatta resta il solo rimedio del risarcimento del danno. In realtà, i principi derivanti da questa decisione si applicano soltanto in via interpretativa ed in ambito giudiziale e possono valere come incentivo per l’innovazione solamente di riflesso, incoraggiando lo sforzo innovativo

226 Nella balance of hardship vengono in rilievo: la dimensione imprenditoriale del contraffattore, specialmente nei confronti del titolare della privativa, il ridotto investimento nello sviluppo del prodotto contraffatto, il giro d’affari complessivo del contraffattore. Si veda la seguente casistica: Callaway Golf, 585 F. Supp. 2d at 622, TiVo, 446 F. Supp. 2d at 670, Power-One, 2008 WL 1746636, Martek, 520 F. Supp. 2d at 559.

227 Dalla sentenza della Suprema Corte, sopra citata, si legge che: “the Patent Act also declares that:’patents shall have

the attributes of personal property, including the right to exclude others from makin, using, offering for sale, or selling the invention’, but this ‘long tradition of equity practice does not entitle a patentee to a permanent injunction or justify a general rule that such injunctions should issue”. Successivamente ad e-Bay, le corti hanno concentrato la verifica del

quarto fattore ai casi che riguardavano dispositive medici e farmaci. La casistica delle decisioni delle corti di merito successivamente alla pronuncia in esame ed aggiornata al 2010 è stata riportata da uno studio condotto dalla FTC, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition, del marzo 2011, pag. 272, disponibile online all’indirizzo: https://www.ftc.gov/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-remedies-competition .

228 Una raccolta della casistica aggiornata dalla sentenza e-Bay ad oggi è disponibile al sito:

http://patstats.org/Patstats2.htmail . La sentenza e-Bay accoglie un principio idoneo ad essere applicato per far fronte alle richieste di inibitoria avanzate da NPEs, i cui corollari, anche in termini di quantificazione del danno per la violazione futura, saranno sviluppati nel capitolo conclusivo. Si veda, in proposito, M.A. LEMLEY, The Ongoing Confusion Over Ongoing Royalties, in 76 Mo. L. Rev. 695, 2011; M.JONES, Permanent

Injunction, A Remedy by Any Other Bame Is Patently Not the Same: How E-Bay v. Mercexchange Affects the Patent Rights of Non-Practicing Entities, in Geo. Mason L. Rev. 1035, 1052-53, 2007.

dell’implementatore che assume il rischio della propria attività nella misura in cui le conseguenze dell’eventuale contraffazione siano di natura risarcitoria e non escludente.

Sempre per via mediata, la sentenza E-bay può incentivare il titolare della privativa disvelare il contenuto (e quindi a far conoscere la consistenza) del proprio portafogli brevettuale ai terzi, pena la limitazione del potere escludente conferito dalla privativa229.

Figura 106: statistiche relative all’emanazione di ordini di inibitoria dopo la sentenza e-Bay

Seguendo la giurisprudenza e-Bay, in Microsoft Corp. v Motorola Inc., il tribunale rifiutò la richiesta di inibitoria avanzata da Motorola applicando due dei fattori

229 Si veda, D.CRANE, Intellectual Liability, in 88 Tex. L. Rev., 2009 254. L’Autore suggerisce che l’intero sistema della licenza obbligatoria sia rivisto al fine di includervi i brevetti aggregati, il cui effetto anticompetitivo verrebbe ridotto dalla presenza di un obbligo a contrarre con i potenziali licenziatari.

della giurisprudenza E-Bay v. MercExhange e ritenendo, in particolare, che l’impegno di Microsoft ad assoggettarsi a condizioni di licenza FRAND fosse idoneo ad impedire il verificarsi di un danno irreparabile per Motorola.

Un accordo di licenza costituirebbe in questo senso il punto d’incontro delle pretese delle parti ed il rimedio appropriato per la soluzione della controversia230. Allo stesso modo, nel caso Apple v. Motorola, la richiesta di inibitoria cautelare è stata respinta sulla base della considerazione che, in presenza di un impegno ad assoggettarsi ad una richiesta di royalty FRAND, un ordine restrittivo possa essere emesso soltanto laddove la compensazione monetaria si riveli inadeguata231. Il medesimo caso ha posto in luce come la qualificazione di “willing licensee” non venga meno per il rifiuto di assoggettarsi ad un certo canone di licenza, ma richieda, invece, che il potenziale licenziatario abbia intrapreso le negoziazioni con il licenziante in buona fede232.

La pronuncia resa dal giudice Robart nel caso Microsoft v Motorola è di particolare rilievo anche relativamente alla selezione dei criteri per la determinazione del canone di royalty perché ha identificato i fattori che devono essere presi in considerazione nelle controversie sul tema FRAND e ha stabilito che la royalty ragionevole deve comprendere non solo il valore del brevetto in quanto

230 Microsoft Corp v Motorola Inc, order granting Microsoft’s motion dismissing Motorola’s claim for injunctive relief of November 2012, C-10-1823JLR, ove al p. 29, 15 si legge che: “Motorola’s obligation to grant such a

RAND license to Microsoft far preceded the onset of this litigation, meaning that all the times during this litigation, the issue was not if, but when and under what terms, a license agreement would be established between Microsoft and Motorola”. La

pronuncia è rilevante anche per aver indicato un criterio per determinare il valore di un canone di licenza FRAND (si veda infra).

231 Apple Inc and others v Motorola Inc and others, 869 F Supp 2d 901 (2012), ove si legge che: “the proper method of

computing a FRAND royalty starts with what the cost to the licensee would have been of obtaining, just before the patented invention was declared essential to compliance with the industry standard, a license for the function performed by the patent…The purpose of the FRAND requirements is … to confine the patentee’s royalty demand to the value conferred by the patent itself as distinct from the additional value – the hold-up value, conferred by the patent’s being designated as standard-essential.”

232 Ibidem, par. 18 – 19: “I don’t see how, given FRAND, I would be justified in enjoining Apple from infinging the [patent

nr.] unless Apple refuses to pay a royalty that meets the FRAND requirement. By committing to license its patents on FRAND terms, Motorola committed to license the [patent nr.] to anyone willing to pay a FRAND royalty and thus implicitly acknowledges that a royalty is adequate compensation for a license to use a patent. How could it do otherwise? How could it be permitted to enjoin Apple from using an invention that it contents Apple must use if it wants to make a cell phone with UMTS capability – without which it would not be a cell phone.”

incorporato in uno standard, ma riflettere il valore oggettivo del trovato, desumibile sulla base delle negoziazioni tra licenziante e licenziatari avute luogo in epoca anteriore all’incorporazione del brevetto nello standard.

Applicando questi fattori, la corte ha esaminato l’importanza del brevetto essenziale di Motorola in relazione allo standard che lo incorpora, al mercato ed i prodotti Microsoft (fattori 6, 10 e 15), valutando altresì il problema dell’accumularsi delle privativa sul prodotto (fattore 15), gli accordi di licenza all’interno di patent-pools, terze parti e altri indicatori di mercato (fattori 1, 2 e 12). In particolare, i patent-pools e gli usi consuetudinari sono stati identificati come validi indicatori per determinare il canone FRAND, nonostante vi siano alcune differenze tra i patent-pools e le negoziazioni aventi ad oggetto gli standard, non ultima la dimensione escludente del processo di standardizzazione stesso233.

In ogni caso, i giudici appaiono riluttanti nel procedere alla determinazione di una royalty FRAND, qualora l’andamento complessivo del processo non sembri dare adito alla risoluzione definitiva della controversia tra le parti.

Nel caso Apple Inc v Motorola Inc il giudice si è rifiutato di determinare il canone di royalty appropriato sulla base del fatto che l’attore non si era dimostrato disposto, neppure nel corso del giudizio, ad accettarne il valore vincolante, ma pensava di utilizzare la decisione del giudice come valore orientativo per i futuri contratti di licenza234.

Questa decisione è particolarmente rilevante perché pone in evidenza come non sia realistico che il tribunale determini un modello matematico universale per la determinare il valore di un portafoglio brevetti in un determinato mercato

233 Per maggior approfondimento si veda Barazza, op. cit., pag. 478.

234 Apple Inc v Motorola Mobility Inc, Case No. 11-cv-178-bbc, ordinanza 8 novembre 2012. Questa impostazione è stata successivamente accolta anche dal Department of Justice e dal USPTO che, l’8 gennaio 2013, hanno congiuntamente reso pubblica la Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject

to Voluntary F/RAND Commitments. Nel comunicato si legge, alla pagina 10, che nell’esame dei quattro

fattori che vengono in rilievo per l’emanazione di un ordine di inibitoria ai sensi della dottrina e-Bay, la considerazione del quarto fattore, l’interesse pubblico, preclude il ricorso ad ordini di inibitoria relativi a brevetti FRAND.

tecnologico, senza tener conto delle variabili quali l’esistenza di licenze incrociate, l’ambito di protezione offerto dal brevetto, le garanzie e le controgaranzie e la durata dell’accordo235.

Per quanto riguarda l’ambito pubblicistico, l’enforcement antitrust statunitense relativo alle licenze di brevetti nel settore smartphone ha avuto ad oggetto le condizioni di approvazioni da parte del DoJ di tre acquisizioni236.

Nel febbraio 2012 il Department of Justice ha concluso che il livello di concorrenza nel mercato non avrebbe subito pregiudizi sostanziali all’esito di:

1) acquisizione da parte di Google di 17000 brevetti e 6.800 domande di brevetto di Motorola;

2) acquisizione da parte di Apple di circa 900 brevetti detenuti da una coalizione di cui fanno parte la Apple stessa, unitamente a EMC, Microsoft e Oracle;

3) acquisizione da parte di Apple, Microsoft e RIM di 6000 brevetti disponibili all’esito del fallimento di Nortel.

La promessa degli acquirenti di concedere in licenza le privative oggetto di acquisizione ha costituito l’elemento centrale per l’approvazione delle transazioni da parte del DoJ, sebbene, rispetto all’acquisizione di Google, abbia rilevato che la proposta di quest’ultima di non adire al rimedio inibitorio solo a condizioni di reciprocità, riguardo a dispute scaturenti dalle condizioni di licenza e non dalla validità delle privative, desti preoccupazione per il futuro237.

235 In Apple v Motorola, par. 10, si legge che: “it is not realistic to think that a court could construct a ‘method’ into which

the parties could insert numbers to produce a fair valuation of a company’s patent portfolio in a given area of technology, nor that it could use a simple percentage method to this aim and that the plaintiff had not ecpleained how it would be possible to determine a rate without details on other variables.”

236 Si veda, Dept. of Justice, Statement of the Department of Justice’s Antitrust Division on Its Decision to Close Its

Investigations of Google Inc.’s Acquisition of Motorola Mobility Holdings Inc. and the Acquisitions of Certain Patents by Apple Inc., Microsoft Corp., and Research in Motion Ltd., at 3 (Feb. 13, 2012),

http://www.justice.gov/opa/pr/2012/February/12-at-210.html [DOJ letter].

237 In questo senso, M.A.CARRIER, A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND Licensing, in CPI