Soluzioni ex ante, profilo pubblico: functional claims ed altezza inventiva

Sotto il profilo dell’intervento pubblico nel settore brevettuale, è stata recentemente discussa l’opportunità di innalzare e rendere più severi i requisiti di accesso alla brevettazione, riducendo così, contemporaneamente, sia il numero di brevetti “deboli”, che gli incentivi al ricorso, da parte di rent-seekers, ai rimedi escludenti nei confronti degli implementatori, che abbiano ad oggetto tali brevetti302.

Nel paragrafo che precede è già stato evidenziato come l’utilizzo di functional claims nella formulazione delle rivendicazioni dei brevetti IT comporti un’ampiezza eccessiva delle medesime, che pregiudica i costi di realizzazione delle componentistica elettronica sul mercato downstream.

Rivendicazioni troppo ampie ed enforcement (o minaccia di) di brevetti deboli costituiscono infatti una delle cause dell’incremento del contenzioso brevettuale legato all’implementazione di ogni prodotto che, indipendentemente dalle forme della sua realizzazione, porti al risultato rivendicato dal brevetto303.

302 Sul punto, si veda D.BURK E M.LEMLEY, Is Patent Law Technology-Specific?, in 17 Berkeley Tech. L.J. 2002, pp. 1156 e ss.; J.COHEN E M.LEMLEY, Patent Scope and Innovation in the Software Industry, in 89 Cal. L. Rev., 2001, pp. 1-87; M.LEMLEY E D.MELAMED, Missing the Forest for the Trolls, cit.. Si veda anche R.POSNER, On

Reforming the Patent System, online sul blog

http://www.becker-posner-blog.com/2013/07/on-reforming-the-patent-system-becker.html

303 A livello internazionale, un’attuazione rigorosa della regola 5.1 del Regolamento PCT, rispondente ad un principio di precisione, consentirebbe, altresì, di limitare l’operatività dei functional claims, laddove richiede un’indicazione specifica ed analitica degli elementi che implementano la soluzione tecnica della quale si

Nell’alternativa tra innalzare i requisiti di accesso alla brevettazione nel settore IT e rendere più rigorosa l’implementazione dei requisiti esistenti, un’interpretazione maggiormente restrittiva del requisito di non ovvietà (attività inventiva) dell’invenzione consentirebbe di selezionare e di consentire la brevettazione soltanto a quelle soluzioni che si differenzino in maniera qualificata dallo stato della tecnica, anche con riferimento alla continua evoluzione dei prodotti IT, senza necessità di modificare la legislazione vigente304.

Deve essere qui ribadito come l’analisi del mercato IT, proposta nel secondo capitolo, ha messo in luce come le peculiarità della domanda e le interazioni strategiche delle imprese operanti dal lato dell’offerta, rendano il settore dei brevetti un ambiente nel cui ambito ogni intervento di natura pubblica deve essere ben calibrato e tenere conto di molte variabili tra esse correlate.

In questo senso e volendo privilegiare una dimensione prudenziale, un’implementazione più rigorosa del requisito di dell’altezza inventiva risponderebbe, inoltre, alla ratio giustificatrice del monopolio brevettuale, che è conferito per e nei limiti in cui vi sia un contributo al progresso tecnico apportato dall’invenzione e divulgato tramite la brevettazione305.

A ciò si aggiunga che la normativa esistente, tramite la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 138.1 lett. b CBE, che impone al titolare del

richiede la privativa. L’implementazione di questo principio eviterebbe così di penalizzare, in termini di aggravio dei costi di implementazione, la c.d. subsequent innovation. Sul punto, si veda GHIDINI, op. cit., pag. 96.

304 Il requisito dell’attività inventiva è disciplinato in sede europea dall’art. 56 CBE del 1973 ed è stato recepito senza modifiche dall’art. 48 c.p.i., come giudizio di non evidenza rispetto allo stato della tecnica e rapportato all’attività di una persona esperta del ramo e supportato dalla presenza di indizi di originalità, quali, ad es., l’aver corrisposto ad un bisogno precedentemente insoddisfatto, il successo commerciale dell’invenzione, il comportamento dei concorrenti.

305 Dall’interpetazione del requisito dell’attività inventiva in termini di mera non ovvietà (si veda la Nota all’art. 27.1 TRIPS che prevede come sinonimo di inventive step il termine "non-obvious"), si riscontrano ad oggi i primi segni di una rinnovata attenzione al problema del patent surrounding sia nella revisione della CBE (EPC 2000), che ha aumentato le modalità di opposizione nel corso della procedura di rilascio del brevetto europeo,

brevetto – a pena di nullità – un onere di sufficiente descrizione, se implementata in modo rigoroso, consentirebbe di limitare il ricorso ai functional claims nei brevetti software, concedendo il diritto di esclusiva unicamente ai brevetti che consentono un’attuazione pratica del trovato306.

L’accoglimento di questa soluzione da parte dei PTOs e delle corti, adite nei giudizi di nullità, ridurrebbe il numero di brevetti “deboli” nel settore IT e stimolerebbe un funzionamento efficiente dei mercati secondari delle licenze, diminuendo i costi transattivi legati alle negoziazioni ed alla costituzione di diritti di garanzia sui brevetti e ridimensionando il fenomeno dei patent thickets307. Il rimedio qui proposto, applicabile alla generalità delle privative di un settore caratterizzato più di altri dal proliferare di titoli brevettuali, costituirebbe un primo valido banco di prova per un ripensamento dei requisiti di accesso alla brevettazione, più rispondente alle dinamiche di mercato del settore dell’innovazione ed alle dimensioni delle imprese in esso operanti e sarebbe coerente con la considerazione secondo cui la protezione brevettuale deve avere ad oggetto soltanto quella determinata soluzione tecnica descritta e rivendicata dal titolare e non già una funzionalità che interessi tutte le potenziali tecniche attuative.

306 L’onere di sufficiente descrizione impone che l’invenzione sia descritta in modo ufficientemente chiaro e completo per consentire ad ogni persona esperta del ramo di attuarla; nel Regolamento di attuazione della CBE (Rule 42) è precisato che la descrizione sia corredata da disegni, ove necessari, e indichi i caratteri e lo scopo del brevetto.

307 Sul brevetto quale strumento di garanzia si veda C.GALLI, Guida alle garanzie sui diritti di proprietà industriale ed

intellettuale, 2011 e A.TOSATO, Security interests over intellectual property, in Journal of Intellectual Property Law &

Practice, 2011, 6 (2): 93-104, ove si legge che: “within the information society, the ability to use intellectual property rights (IPRs) as the object of security interests is gradually being recognised as an attractive prospect, rather than a mere eccentricity”. Un’interpretazione rigorosa del requisito di non ovvietà è necessitata dalla di non frapporre

barriere legali allo sviluppo di un mercato tecnologico competitivo. Se è vero che un facile accesso al brevetto consente un altrettanto facile “aggiramento” delle rivendicazioni da parte dei concorrenti, è altresì vero che tale approccio non considera la struttura del mercato IT e la potenziale valenza anticompetitiva della creazione di patent thickets, ovvero di numerosissimi brevetti, di dubbia robustezza, creati e detenuti allo scopo di ostacolare l’attività dei concorrenti.