Le decisioni delle corti di merito europee

Sul versante europeo, invece, la concessione dell’inibitoria e del ritiro dal commercio sono subordinate alla prova della mancata qualità di potenziale licenziatario in capo al convenuto.

Rispetto alla casistica nordamericana sopra richiamata, l’impostazione accolta nel caso Orange Book delinea una nozione più restrittiva di “willing licensee”, laddove impone il duplice requisito dell’assunzione di un impegno vincolante ad onorare il contratto di licenza ed il pagamento ovvero l’accantonamento delle somme da corrispondersi a titolo di royalty.

La giurisprudenza di merito successiva ha introdotto come ulteriori requisiti244: 3. l’esplicito riconoscimento da parte del potenziale licenziatario del potere

del titolare del brevetto di risolvere il contratto di licenza qualora il licenziatario contesti la validità dei brevetti oggetto di licenza e

4. il pagamento di una somma a titolo di danno da parte del licenziatario per l’uso pregresso della tecnologia SEP.

In Olanda, la difesa FRAND, che muove dalla premessa di poter qualificare la parte che la propone come willing licensee, è stata accolta nel caso LG Electronics v Sony, alla luce della pendenza di trattative tra le parti e dell’esistenza di un impegno vincolante, assunto dal licenziante di un brevetto essenziale, di rivolgersi

243 La questione è stata approfondita, in senso propositivo, da C.CHIEN E M.LEMLEY, Patent Holdup, the Itc and

the Public Interest, in 98 Cornell L. Rev., 1 2012, che hanno suggerito l’implementazione di un approccio che

tuteli maggiormente i prodotti esistenti, concedendo, l’accantonamento di una somma a garanzia per il titolare del brevetto.

244 OLG Karlsruhe 6 U 136/11; si veda anche, Motorola v Apple [2011] LG Mannheim 7 O 122/11: in questo caso, la Corte d’Appello ha stabilito che il licenziatario, a seguito dell’accettazione della propria offerta da parte del licenziante era vincolato ad abbandonare tutte le azioni di invalidità intentate avverso i titoli oggetto della licenza.

ad un tribunale arbitrale, in caso di dispute aventi ad oggetto le condizioni di licenza FRAND245.

Nel caso olandese della vicenda Samsung v Apple è stato chiarito come non si applichino i principi restrittivi della dottrina Orange Book sia quando il potenziale licenziatario faccia il suo ingresso sul mercato prima di ottenere la licenza e il titolare del brevetto sia a conoscenza di tale uso e lo tolleri, che quando le parti siano coinvolte in trattative tanto da far apparire abusivo il ricorso al rimedio inibitorio, utilizzato quale strumento di indebita pressione per far concludere l’accordo di licenza a condizioni non FRAND246.

Nel procedimento italiano tra le medesime parti, la Sezione Specializzata del Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta cautelare di Samsung di ottenere un ordine di inibitoria sulla considerazione che le parti erano state coinvolte in serie negoziazioni per oltre un anno e che sembrava che Apple potesse rientrare nella definizione di “willing licensee”, nonostante il fallimento delle trattative247.

245 LG Electronics v Sony, Corte distrettuale dell’Aia, 10 marzo 2011, Do. nr. KG ZA 11-269.

246 Samsung Electronics Co Ltd v. Apple Inc, Corte distrettuale dell’Aia, 20 giugno 2012, cause riunite 400367/HA ZA 11-2212, 400376/HA ZA 11-2213 e 400385/HA ZA 11-2215.

247 Tribunale di Milano, ord. 5 gennaio 2012, in RIVISTA SPI 2011-2012, ove si legge che: “Nell'ambito della

tutela brevettuale degli standard tecnologici, nei settori dell'industria e della tecnica in cui è richiesto un certo livello di interoperabilità e di dialogo tra i diversi prodotti e le differenti applicazioni, il diritto del titolare della privativa di vietare a terzi l'utilizzo della propria tecnologia può subire restrizioni per consentire sia lo sviluppo della tecnica che la tutela della libera concorrenza. Tuttavia la presenza di uno standard proprietario, adottato di comune accordo, dalle imprese attive nei mercati della tecnologia al fine di abbattere i costi di ricerca e sviluppo e implementare nuove soluzioni tecniche, ha come effetto naturale quello di compartimentare il mercato, creando barriere all'ingresso di natura sostanziale. I benefici dello sviluppo tecnologico e le restrizioni della concorrenza conseguenti all'adozione degli standard hanno portato alla necessità di far fronte al trade-off tipico della concorrenza sleale interferente regolando l'accesso alle licenze da parte delle imprese che intendano sfruttare questo tipo di tecnologia. In assenza di una regolamentazione di natura pubblica, carente sia a livello nazionale che europeo, idonea ad indicare con ragionevole certezza entro che limiti possa essere ritenuto legittimo l'esercizio del diritto di privativa del titolare dell'esclusiva brevettuale rispetto ai casi in cui il medesimo comportamento possa essere ritenuto un abuso in danno dei concorrenti – limiti che sono stati ritenuti di difficile individuazione sia dalla giurisprudenza comunitaria (Magill, IMS,

Microsoft I e II) che dalla dottrina statunitense), viene ritenuto corretto l'approccio che valuti gli atti di esercizio delle

privative con effetti restrittivi per la concorrenza in base al rapporto tra l'incremento della ricompensa generato a favore del titolare ed i costi sociali da monopolio provocati alla collettività, in termini di efficienza allocativa delle risorse. Tuttavia, una simile valutazione, che nel caso di specie unisce problematiche antitrust come quelle relative al fair price di una licenza negoziata a condizioni “FRAND” a quelle proprie della tutela normativa accordata alle privative brevettuali e che sottintende la valutazione di argomenti economici e concorrenziali complessi - che richiedono l'analisi di un ingente quantitativo di dati e rilievi tecnici -, mal si attaglia alla fase di sommaria valutazione tipica del giudizio cautelare e deve essere rimessa ad una più approfondita valutazione in sede di merito.”

Il Giudice ha chiarito che, per l’accoglimento di una difesa FRAND, le negoziazioni per addivenire al perfezionamento dell’accordo di licenza devono essere serie, non essendo, al contrario, sufficiente, la mera intenzione del potenziale licenziatario di ottenere una licenza a termini FRAND per evitare la responsabilità per contraffazione.

Allo stesso modo, il generico impegno ad assoggettarsi ad una licenza FRAND non può determinare l’automatica conclusione di un accordo tra le parti, nell’assenza di un qualsivoglia incontro delle volontà sulle condizioni base della licenza.

In termini generali, la giurisprudenza europea è allineata nel ritenere che la volontà di concludere un accordo di licenza non può essere desunta dal mero uso di un brevetto essenziale oggetto di un impegno FRAND, a meno che tale utilizzo non sia accompagnato dall’esplicito riconoscimento dei diritti sul brevetto; allo stesso modo un impegno FRAND non pone in capo al titolare di una privativa essenziale l’obbligo di concludere un contratto di licenza con qualsiasi potenziale licenziatario, laddove la conversione dell’impegno in contratto può verificarsi unicamente tramite l’accordo delle parti o all’esito di una decisione giudiziale.

Da quanto sopra evidenziato si desume che l’abuso del diritto del licenziante, nell’avanzare una richiesta di inibitoria e ritiro dal commercio, può essere desunto dai seguenti indici:

1) aver promosso un giudizio prima di aver risposto all’offerta di negoziare del potenziale licenziatario;

2) la rottura ingiustificata delle trattative, specialmente quando le stesse siano ancora in fase iniziale;

3) il rifiuto aprioristico di considerare la contro-offerta del potenziale licenziatario. Nei medesimi termini, la Commissione Europea ha valutato prima facie anticompetitivi ai sensi dell’art. 102 TFUE le condotte di Samsung e Motorola che cercavano di ottenere plurimi ordini di inibitoria per i propri brevetti essenziali

nei confronti di terze parti interessati a concludere licenze a condizioni FRAND e ha chiarito come non possa definirsi “willing licensee” la parte che rimane inerte nell’ambito delle negoziazioni ed fa ricorso a tecniche dilatorie248.

Parimenti, nei due casi Microsoft, la General Court ha indicato una linea operativa facilmente applicabile anche ai casi riguardanti licenze di brevetti essenziali a condizioni FRAND.

Per quanto riguarda il requisito della non discriminatorietà, la Corte ha infatti stabilito che l’impresa dominante non deve applicare lo stesso canone di licenza a ciascun licenziatario, in quanto i termini contrattuali possono ben variare in relazione alla specifica situazione delle parti coinvolte nelle negoziazioni e alla tipologia di diritti che ne sono oggetto, ma deve attenersi ad un criterio di uguaglianza sostanziale.

Quanto al valore della royalty ragionevole, occorre fare riferimento al valore intrinseco della tecnologia oggetto di brevetto, confrontandola con tecnologie comparabili per evitare che l’impresa dominante ottenga extra-profitti dai propri brevetti249.

L’impostazione sostanziale seguita dalla Commissione è stata successivamente accolta nelle Guidelines relative agli accordi orizzontali, che, pur non indicando una metodologia precisa, hanno stabilito come il canone FRAND debba essere determinato in base al valore economico del brevetto250.

248 In senso divergente dall’impostazione delle Corti, la Commissione ha ritenuto che anche la condizione imposta al licenziatario di abbandonare e di impegnarsi a non contestare la validità dei titoli oggetto di privativa può avere un risvolto anticompetitivo. Si veda EC Statement of Objections del 21 dicembre 2012 (IP/12/89) e Statement of Objections del 6 maggio 2013 (IP/13/406).

249 T-201/04 Microsoft v Commission [2007] ECR II-03601, par. 811 e T-167/08 Microsoft v Commission, 27 giugno 2012, par. 142-50. Nel 2004 la Commissione aveva sanzionato Microsoft per il rifiuto di quest’ultima a voler concedere informazioni circa l’interoperabilità dei propri sistemi operativi ai terzi e le aveva imposto di rendere tali informazioni disponibili sul mercato a condizioni ragionevoli e non discriminatorie. 250 Si veda Horizontal Guidelines, cit., par. 289. Le Guidelines suggeriscono che gli accordi di licenza conclusi dal

titolare di un SEP prima dell’incorporazione della tecnologia nello standard possono essere un utile indicatore del valore intrinseco del brevetto. La Commissione ha messo altresì in guardia dall’utilizzo di metodi di calcolo orientati ai costi, per via delle difficoltà nell’attribuire un costo alla ricerca e sviluppo nei settori caratterizzati da standardizzazione.