La registrazione del marchio nazionale e internazionale.

Il primo strumento di tutela di un marchio è la sua registrazione. Per tutelare il proprio marchio in Cina, la procedura di registrazione può essere diretta, presso l’Ufficio Marchi cinese (商标局 shāngbiāo jú), oppure indiretta, ossia tramite la registrazione internazionale, di cui si deve richiedere l’estensione per la RPC.

Si è già visto nello scorso capitolo che la registrazione internazionale è regolata o dall’Accordo di Madrid o dal Protocollo di Madrid, o da entrambi congiuntamente. Si ricorda che, in base all’Accordo di Madrid, per ottenere l’estensione della registrazione al territorio d’interesse, il marchio deve prima essere stato registrato nel paese di origine (ci dev’essere dunque il cosiddetto “marchio di base”). Secondo il Protocollo, invece, è sufficiente aver depositato la domanda di registrazione.

Dal momento che la Cina ha aderito ad entrambi i trattati (all’Accordo nel 1989 e al Protocollo nel 1995), si tratta di capire quindi se per ottenere l’estensione della

66_{Cfr. GdF,Comunicazione sul fenomeno …, cit.,ibidem.}

67_{Cfr. Giovanni DE SANCTIS, La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d’Affari in}

tutela del proprio marchio al territorio cinese è sufficiente aver presentato la domanda di registrazione nel paese di origine o si deve necessariamente avere già ottenuto il marchio di base. Come già accennato, va applicato l’art. 9sexies del Protocollo e vale l’opinione comune, per cui nella domanda di registrazione internazionale è possibile designare Stati che fanno parte unicamente dell’Accordo (nel qual caso naturalmente varranno solo le disposizioni dell’Accordo), Stati che fanno parte unicamente del Protocollo (nel qual caso varranno solo le disposizioni del Protocollo), oppure Stati aderenti contemporaneamente all’Accordo e al Protocollo, applicando dunque le norme dell’Accordo.68

Ipotizzando che il titolare del marchio (di base) di cui si vuole ottenere la registrazione internazionale con estensione alla RPC sia italiano, la relativa documentazione andrà presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che sarà a sua volta incaricato di inoltrare la domanda all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (WIPO). Dopo il deposito e il controllo della WIPO sulla regolarità della domanda, essa sarà pubblicata sul Bollettino WIPO e sarà trasmessa all’Ufficio Marchi cinese. Successivamente verrà presa in esame e seguirà l’iter di approvazione, alla fine del quale si richiederà il certificato di avvenuta estensione.

Riguardo la registrazione diretta piuttosto che internazionale, si tiene ad ogni modo a precisare che

Benché le due modalità, marchio nazionale o internazionale, consentano comunque di proteggere il marchio con la medesima efficacia, alcune peculiarità del sistema giuridico–amministrativo cinese porterebbero a prediligere, ove possibile, la via nazionale. La classificazione dei prodotti e dei servizi ufficialmente adottata dall’Ufficio Marchi cinese è molto più specifica ed articolata di quella alla quale i richiedenti in Italia, per ovvia praticità amministrativa, fanno solitamente ricorso, che indica le categorie generali previste dalla classificazione internazionale di Nizza. Ciò, tuttavia, comporta frequentemente l’emanazione del provvedimento di rifiuto provvisorio dell’estensione territoriale del marchio internazionale alla Cina da parte degli esaminatori dell’Ufficio Marchi. Possedere un certificato di registrazione

68_{L’ art. 9}sexies _{del Protocollo è detto anche “clausola di Salvaguardia dell’Accordo di Madrid”, in}

cinese 第九条之六 - 维护马德里协定 (斯德哥尔摩). Cfr. Claudio COSTA,Il Protocollo di Madrid sul marchio internazionale, in MERCATO GLOBALE.IT,

II. La contraffazione

nazionale, inoltre, semplifica gli adempimenti amministrativi in caso di registrazione del marchio in dogana o di azione in giudizio, in quanto non ne occorre la traduzione certificata presso la competente Amministrazione per l’Industria ed il Commercio. Infine, al momento, solo con la registrazione nazionale è possibile proteggere pienamente la versione del marchio in lingua cinese.69

Generalmente, per la registrazione nazionale, prima del deposito della domanda presso l’Ufficio Marchi cinese, si effettua una “preventiva ricerca di anteriorità”, per assicurarsi che il marchio non sia simile o identico (per beni simili o identici) a quelli usati da terzi.

Tale ricerca di anteriorità, volta ad individuare eventuali depositi o registrazioni di marchi identici o simili precedenti, è importante anche per evitare problemi in fase di produzione o commercializzazione ed esportazione dei prodotti (verifica della libertà di agire). Se infatti risultasse che un marchio identico o simile a quello che si intende depositare e usare in Cina è già stato depositato ed eventualmente registrato da altri allora, non solo un successivo deposito di marchio verrebbe presumibilmente rigettato dall’Ufficio Marchi, ma si dovrebbe anche riconsiderare la strategia di protezione del marchio valutando non più il suo primo deposito o nuovo deposito, ma il recupero del marchio attraverso la sua revoca o riacquisizione. Il rischio derivante dall’ignorare marchi identici o simili precedenti è infatti quello di essere contrastati dal titolare del marchio sia all’interno del mercato cinese sia alle sue frontiere. Anche dopo il deposito della domanda di registrazione, è bene provvedere periodicamente alla verifica delle specifiche banche dati al fine di rilevare eventuali domande di registrazione di marchi identici o simili, per beni identici o simili, depositate da terzi, affinché essi stessi non ne ottengano la registrazione. Nel caso in cui venissero individuati depositi di marchi identici o simili successivi e l’Ufficio Marchi non procedesse ex officio al loro rigetto è assolutamente opportuno avviare la procedura di opposizione alla loro registrazione o richiederne l’annullamento.70

Per un’adeguata protezione, è bene registrare il marchio sia in lettere latine che in caratteri cinesi (semplificati o tradizionali, anche a seconda del territorio in cui si

69_{Cfr. Giovanni DE SANCTIS,Registrare il marchio in Cina–Elementi di Strategia Aziendale 3,}

Ipr Desk Beijing, ICE, cit., p. 14. La guida è scaricabile da internet.

opera). La registrazione in caratteri cinesi è essenziale affinché soggetti terzi non se ne approprino, registrando a proprio nome il marchio. Il caso Ariston (che sarà proposto nel prossimo capitolo) è esemplare. Ariston ha avuto la lungimiranza di registrare i suoi marchi sia in lettere latine, sia in caratteri, i quali corrispondevano alla pronuncia cinese della parola Ariston. Una ditta cinese successivamente si è identificata proprio con quei caratteri. Se Ariston non avesse registrato i propri marchi anche in caratteri cinesi probabilmente avrebbe avuto molte difficoltà ad ottenere la condanna di quella società. È quindi assolutamente consigliabile registrare i marchi denominativi o misti anche in ideogrammi.

A proposito del criterio di traduzione di un marchio straniero in ideogrammi,

Attualmente il metodo più diffuso nella scelta del nome di un marchio adatto al mercato cinese prevede la ricerca di un compromesso tra sonorità e significato, ovvero la ricerca di ideogrammi che permettano di mantenere una certa affinità con il suono del nome originale, ma che nello stesso tempo abbiano anche un significato funzionale alla trasmissione di un determinato messaggio o siano almeno in sintonia con la natura del prodotto. In questa maniera il nome sarà ancora riconoscibile come straniero, ma non sarà più estraneo in quanto, pur dietro un’evidente artificiosità, rifletterà nella sua forma e nei suoi contenuti la mentalità cinese.71

Delle traduzioni dei marchi se ne occupano le agenzie specializzate, così come della registrazione vera e propria. Una persona giuridica (o fisica) straniera infatti per la domanda di registrazione si deve affidare necessariamente ad una trademark agency autorizzata dallo Stato.

La domanda di registrazione consiste nella compilazione di un modulo e una serie di documenti da allegare. Nella domanda si deve indicare la classe di prodotti o di servizi per la quale si intende registrare il marchio, secondo la classificazione dell’Accordo di Nizza. Rispetto alla semplice classificazione di Nizza, tuttavia, in Cina per ogni classe sussistono delle sottoclassi piuttosto dettagliate, ed è quindi necessario prestare attenzione e indicare con esattezza anche le sottoclassi di riferimento. La domanda è poi sottoposta ad esame, sia formale che sostanziale. L’esame formale verte sulla verifica della correttezza e completezza della domanda, mentre l’esame sostanziale è volto a verificare l’effettiva registrabilità del marchio o

71 _{Cfr. Eleonora CANIGIANI, Introduzione allo studio dei nomi dei marchi cinesi e delle}

II. La contraffazione l’esistenza di diritti preesistenti altrui.

Nel caso in cui il marchio sia identico o simile ad altri già registrati, per beni simili o identici, oppure qualora non sia conforme alle disposizioni di legge, l’Ufficio Marchi può rigettare la domanda, dandone comunicazione per iscritto al richiedente, senza però darne pubblico avviso. Il richiedente avverso il rigetto della domanda può rivolgersi alla Commissione per la revisione e l’aggiudicazione dei marchi (TRAB), entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione di rigetto. Qualora l’esito del TRAB sia ancora una volta sfavorevole, entro trenta giorni si può esperire un’azione giudiziaria contro la decisione dinanzi alle Corti Popolari.

Se l’Ufficio Marchi invece accoglie la domanda e concede l’approvazione preliminare, se ne dà notizia sulla Gazzetta dei Marchi. Se entro tre mesi non si verifica opposizione di terzi, l’approvazione preliminare diventa definitiva: l’Ufficio Marchi registra così il marchio, emette il certificato di avvenuta registrazione e provvede nuovamente alla pubblicazione sulla Gazzetta dei Marchi. L’attestato di registrazione è importante, anche come elemento probatorio qualora si prendessero iniziative in casi di contraffazione. La registrazione è valida per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile indefinitamente, sempre con validità di dieci anni.

Nell’utilizzo del marchio registrato è bene apporre a fianco del segno distintivo (in alto o in basso a destra) i simboli e le scritte internazionalmente riconosciute, quali: ®, TM,Registered Trademark e/o le corrispondenti versioni in lingua cinese 注 (zhù), 注册商标 (zhùcè shāngbiāo).72

Si ricorda che affinché il marchio riceva tutela è indispensabile l’utilizzo, perché qualora non fosse utilizzato per tre anni consecutivi, l’Ufficio Marchi può (su richiesta) revocarlo. Dopo aver completato la procedura della registrazione nazionale o internazionale, è possibile inoltre registrare il marchio anche presso l’Amministrazione Generale delle Dogane (国家海关总署 Guójiā hǎiguān zǒngshǔ,

General Administration of Customs, GAC).