Novità e divulgazione

Nel sistema previgente, poiché si potesse parlare di novità, il disegno o modello doveva essere atto a conferire uno “speciale ornamento” a prodotti industriali. Oggi, il requisito dello speciale ornamento è venuto meno e l’art. 32 del Codice, come l’art. 5 del Regolamento, affermano che per novità s’intende la “non identità” del disegno o modello con un altro anteriormente divulgato od oggetto di una precedente domanda di registrazione.

138_{MARK BOSSHARD, La tutela dell’aspetto del prodotto industriale,} Giappichelli, Torino, 2015, pag. 4-5.

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Il concetto di novità, così enunciato, è frutto di un lavoro del legislatore comunitario volto ad individuare un punto d’incontro fra le varie normative. Al momento dell’emanazione della direttiva 98/71/CE, le legislazioni nazionali oscillavano dal riconoscimento di una novità assoluta, per cui qualsiasi anteriorità ovunque divulgata toglieva novità al disegno e modello, all’affermazione di una novità relativa, che limitava nel tempo e nello spazio le anteriorità da prendere in considerazione.

Tenendo conto dell’impatto che la scelta in un senso o in un altro poteva avere sul mercato, la direttiva ha accolto una nozione solo apparentemente assoluta di novità in quanto ha relativizzato il requisito medesimo: sono escluse dal novero delle anteriorità rilevanti tutte quelle sconosciute agli esperti comunitari che operano nel settore dei prodotti a cui il disegno e modello è associato139_.

Se per avere novità, non ci deve essere “identità con un altro prodotto precedentemente divulgato”, dobbiamo ricostruire ciò che il legislatore intende con “divulgazione” e con “identità”.

La divulgazione viene affrontata al successivo art. 34 del CPI e rileva non solo per il requisito della novità, ma anche per quello del carattere individuale che affronteremo nel successivo paragrafo.

L’articolo enuncia al comma 1° i casi in cui si deve parlare di divulgazione: “il disegno o modello si considera divulgato

se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in

139_{MODINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica dei disegni e}

73 altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima”.

Dalla lettura data dalla giurisprudenza nazionale a queste parole, possiamo dire che siamo in presenza di divulgazione “distruttiva” della novità, non solo nel caso di domande di registrazione del disegno o modello con data certa anteriore, ma anche nel caso di promozione pubblicitaria su canali telematici, di presentazione su siti internet e pagine web, accessibili dall’Italia o dal territorio UE, di modelli “fortemente somiglianti”140_.

Disponendo che non si considera disegno e modello accessibile al pubblico quello rivelato dall’autore ad un terzo sotto vincolo, implicito o esplicito di riservatezza, il comma 2° rafforza la tutela reale del disegno e modello ancor prima che sia oggetto di una domanda di registrazione141_.

Non si considera accessibile il disegno e modello divulgato dall’autore, dal suo avente causa, o da un terzo in virtù di atti da loro compiuti nei 12 mesi precedenti alla registrazione.

Infine, è divulgazione inopponibile il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile nei dodici mesi precedenti

140_{Così in GUIDOBALDI, Disegni e modelli: i confini della “divulgazione”}

rilevante e la nozione fluida di “utilizzatore informato” , comm. a sent. del Trib.

di Napoli del 19 dicembre 2013, in Riv. dir. ind., 2014.

141_{AUTERI, FLORIDA, MAGNINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, Diritto}

industriale proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino, 2012, pag.

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alla presentazione della domanda di registrazione o la data di priorità, in virtù di un abuso commesso a danno dell’autore o dell’avente causa (art. 34 comma 4°)142_.

Ciò che emerge è certamente una nozione ampia e flessibile di divulgazione che, sulla scia di recenti decisioni della Corte di Giustizia UE, si è ulteriormente allargata in relazione ai confini territoriali allontanandosi dalla ricostruzione di novità relativa. Nel caso Gautzsch Großandel v.

MBM Joseph Duna la stessa ha ritenuto che il requisito della

divulgazione può ritenersi integrato anche quando i fatti costitutivi si siano svolti al di fuori del territorio dell’Unione. A detta della Corte, il parametro per stabilire se la divulgazione è rilevante o meno è la possibilità che l’esposizione o presentazione al pubblico di un determinato modello sia in qualche modo conoscibile, nel corso della normale attività commerciale, negli ambienti specializzati del settore interessato. Paradossalmente, per la Corte si è ritenuta integrata la divulgazione anche quando un modello, esposto fuori dall’UE, è accessibile solo da un’impresa operante nel mercato extracomunitario143_{. Come sottolineato da alcuni autori,}

basterebbe che un’impresa cinese esponesse i suoi modelli nella propria fabbrica perché operatori, anche non facenti parte del mercato internazionale, ne venissero a conoscenza144_.

142_{Una trattazione esaustiva dell’art. 34 implica di sottolineare che il D.lgs.} 131 del 2010 ha provveduto all’abrogazione del 5° comma del presente articolo in base al quale non era divulgazione impeditiva le esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute (ai sensi della convenzione di Parigi concernenti le esposizioni internazionali 22 novembre 1928) di disegni e modelli.

143 _{Corte di Giustizia, sez. III, C-479/12 del 13 febbraio 2014}

144 _{GUIDOBALDI, Disegni e modelli: i confini della “divulgazione” rilevante e la}

nozione fluida di “utilizzatore informato”, comm. a sent. del Trib. di Napoli del

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Una volta compreso quando il disegno e modello si considera divulgato, dobbiamo vedere quando si può parlare di identità. L’art. 31 specifica che si ha identità fra due prodotti quando “le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli

irrilevanti”.

Il criterio per valutare la novità non è, quindi, quello dell’identità/coincidenza in senso geometrico delle forme, ma della “quasi identità”, cioè del fatto che le differenze fra i due prodotti riguardano aspetti di poco rilievo.

Dovendo procedere ad una valutazione della rilevanza degli aspetti di differenziazione fra due prodotti, gli studiosi si sono chiesti chi sia il soggetto nella cui ottica ci dobbiamo porre per svolgere questa attività. Nel silenzio della normativa sono due le soluzioni prospettabili.

La prima è quella di identificare il soggetto nell’utilizzatore informato, ossia nel medesimo parametro che rileva per il carattere individuale (secondo requisito per la validità di un disegno e modello). Con una siffatta impostazione si rischia, però, di considerare la “quasi identità

come una versione quantitativamente minore del carattere individuale” e, di conseguenza, si arriva ad una interpretatio abrogans della normativa: se un modello ha carattere

individuale sarà necessariamente anche nuovo e, allora, sarà solo l’accertamento del primo requisito a decidere sulla sua validità145_.

La seconda ipotesi si sposta dal profilo quantitativo a quello qualitativo e individua il soggetto nell’operatore del

145_{MARK BOSSHARD, La tutela dell’aspetto del prodotto industriale,} Giappichelli, Torino, 2015, pag. 6-7.

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settore, nel Designer146_{. Così facendo, mentre il carattere}

individuale esprime l’esigenza di verificare che un prodotto sia abbastanza diverso all’occhio di un consumatore informato per meritare l’esclusiva, la novità riguarderebbe un giudizio più analitico condotto da chi opera nel settore, evitando che la protezione venga concessa a due prodotti identici sul mercato.

Per questa via, si potrebbe conservare il giudizio di novità, come richiede la lettera della legge, fondandolo su criteri autonomi rispetto all’accertamento del carattere individuale147_.