Varietà vegetali e strumenti del CPI a tutela della forma: possibilità o meno di cumulo

In virtù, quindi, dell’importanza che la forma assume in questa disciplina, altri autori si sono prefigurati la possibilità che la privativa in oggetto assuma un contenuto differente a seconda che la varietà vegetale abbia un valore alimentare o utile in genere oppure un valore anche ornamentale.

Nel primo caso, la pianta sarà tutelata per il suo valore utile e la forma sarà valutata solo al fine di distinguerla da altre varietà.

Nel secondo caso, invece, il suo aspetto esteriore (fenotipo) contribuirà ad accrescere il suo valore di mercato e sarà un elemento che giustifica la concessione dell’esclusiva.

E’ proprio in relazione a quest’ultima categoria di varietà vegetali che si pone il problema di un’eventuale decisione, del creatore (o costitutore) della varietà, di tutelarne l’aspetto come

design o come marchio tridimensionale, se non addirittura come

opera dell’ingegno54_.

In relazione a piante ornamentali di foggia inconsueta, ovvero molto conosciute sul mercato e diventate per tale ragione distintive, si potrebbe parlare di un cumulo fra la privativa varietale e il marchio tridimensionale di forma.

53_{SANCTIS, La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale,} Giuffrè, Milano, 2009, pag. 264 e ss.

54_{MARK BOSSHARD, La tutela dell’aspetto del prodotto industriale,} Giappichelli, Torino, 2015, pag. 142-144.

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Tale cumulo, però, potrà essere scongiurato se facciamo una serie di considerazioni. In primo luogo, la disciplina in tema di varietà vegetali prevede l’adozione di un nome commerciale generico per ciascuna varietà, cioè di un nome che sia distintivo dal marchio d’impresa con cui quella varietà viene messa in commercio: se non già può divenire marchio il nome della varietà, a maggior ragione non lo potrà diventare il fenotipo che è parte dell’oggetto della tutela varietale.

Inoltre, dando uno sguardo ai limiti enunciati dall’art. 9 CPI, per il riconoscimento del marchio di forma, e al fatto che la forma oggetto di privativa come varietà vegetale deve cadere in pubblico dominio dopo 20 anni, ne dobbiamo dedurre che abbiamo a che fare o con una forma imposta dalla natura del prodotto o con una forma che dà valore sostanziale al prodotto e, come tali, non registrabili.

In altre parole, non saranno ipotizzabili varianti innocue perché l’aspetto di una varietà vegetale sarà in ogni caso necessario per dare valore sostanziale al prodotto.

Un discorso in parte diverso potrebbe essere fatto per quelle varietà non ornamentali, ma solo utili, in cui l’utilità non si identifica con l’aspetto ma con altre qualità. Ad esempio, le capacità nutrizionali o la resistenza al clima e alle malattie.

In questo caso, si potrebbe considerare aperta la strada del marchio di forma o della tutela per imitazione servile confusoria quando l’utilità potrebbe ben essere conseguita con altre varietà che, per quanto derivate da quella protetta, abbiano caratteristiche estetiche diverse e tali da distinguersi.

In verità, anche questa soluzione deve essere rigettata per due motivi: la sottospecie oggetto della privativa viene

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definita anche in base ad un certo fenotipo oltre che alle sequenze genetiche e, quindi, la forma non è concettualmente separabile dal prodotto che definiscono; inoltre, non si deve dimenticare che la privativa varietale si estende anche alle c.d varietà derivate55_.

Passando alla disciplina dei disegni e modelli, il problema si prefigura meno imponente sul piano concorrenziale se pensiamo che, mentre i marchi di forma concedono una privativa perpetua, in questo campo la privativa rispetto a quella varietale sarebbe aumentata solo di 5 anni56_.

Nonostante questo, nel caso di varietà vegetali dotate di valore estetico, che in quanto stabili e distintive hanno carattere individuale, la forma della pianta sarà anche la forma necessaria per realizzare il valore di mercato dell’oggetto della privativa, già proteggibile con una tutela ad hoc creata dal legislatore57_.

Per le forme delle varietà vegetali, siano esse ornamentali o utili, si impone comunque, una considerazione di carattere sistematico che impedisce di tutelarle come disegno e modello:

55_{Art. 107 comma 3° “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:} a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando

questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata” b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta

conformemente al requisito della distinzione;

c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

56_{Anzi nel caso di alberi e viti è più lunga la privativa varietale, consistente} in 30 anni, che quella come disegni e modelli.

57_{In analogia al disposto dell’art. 36 per cui la forma utile non è sottoponibile} alla privativa come disegno e modello in quanto ha una privativa ad hoc che è quella per modello d’utilità.

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la difficoltà di considerare come vero e proprio “prodotto artigianale o industriale” una sottospecie vegetale vivente58_.

Quest’ultime non sono né “fabbricate” né “progettate”, ma create e fatte crescere; per questo non assolvono uno dei requisiti della disciplina dei disegni e modelli che è quello dell’industrialità.

Infine, ci si potrebbe chiedere se una pianta ornamentale particolarmente riuscita ed apprezzata possa considerarsi tutelabile con la disciplina del diritto d’autore che copre le opere del design o con la disciplina del diritto d’autore in “generale”: situazione che sembra difficilmente verificabile in concreto ma che, dato le bizzarrie della moda e del mercato degli ultimi tempi, non è escludibile a priori.

A negare questa possibilità depone l’art. 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore che sostiene che l’oggetto dell’esclusiva deve essere rappresentata da un’opera del disegno industriale. Anche qui, alcuni studiosi nutrono dubbi che una varietà vegetale sia stata oggetto di un’opera di “progettazione” e di conseguenza possa essere considerata opera del disegno industriale.

Potrebbe residuare la disciplina del diritto d’autore per così dire “generale”, ma anche in questo caso non è sottoponibile a tale disciplina una forma che consente al prodotto di svolgere una funzione utilitaristica per non parlare della mancanza del carattere creativo. Come sappiamo, la creazione di una nuova varietà vegetale avviene attraverso

58_{MARK BOSSHARD, La tutela dell’aspetto del prodotto industriale,} Giappichelli, Torino, 2015, pag. 144-146.

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tentativi, nessuno dei quali è in grado di conferire alla varietà, che ne risulta, l’impronta del suo creatore59_.

In definitiva, non è possibile configurare alcuna ipotesi di tutela contro l’imitazione servile né di agganciamento ai pregi altrui.