La tutela del diritto di marchio: confusione e associazione

Con il codice della proprietà industriale si registra un rafforzamento della protezione del marchio che verte sui criteri impiegati per l’accertamento della contraffazione104_.

L’art. 20 C.P.I, riproducendo l’art. 1 l.m. così come modificato dall’art. 71 del D.lgs. 480/92, afferma “ I diritti del

titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare nell’attività economica: [……]”.

Il riferimento all’attività economica è una vera e propria novità del D.lgs. del 2005 anche se alcuni ritengono che sia una semplice precisazione sulla liceità dei così detti “usi civili del marchio”105 _{cioè quelli che non avvengono nell’esercizio}

dell’attività economica.

Tuttavia è sulla facoltà riconosciuta al proprietario del marchio di consentire a terzi l’utilizzo del medesimo (“il titolare

ha diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso ”) che si è

concentrato il dibattito dottrinale.

103_{DE SANCTIS, La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale,} Giuffrè, Milano, 2009, pag. 85.

104_{MANSANI in UMBERTAZZI, Il codice della proprietà industriale, Giuffrè,} Milano, 2004, pag. 73.

105_{C’è un limite esterno allo Ius excludendi alios che è quello della finalità per} cui si utilizza il marchio. Ad es. se io disegno sulla mia maglietta il marchio Prada non sarò un contraffattore.

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Per alcuni, tale inciso dovrebbe essere inteso come “assenza di volontà di far valere l’esclusiva, cioè come mera tolleranza

della contraffazione,” mentre per altri si parlerebbe di una “vera e propria autorizzazione a porre in essere comportamenti confusori”.

Quest’ultima impostazione è stata giustamente criticata, tenuto conto che il consenso di cui all’art. 20, può avere solo natura contrattuale fine a se stessa, e non essere una legittimazione di comportamenti confusori che si generano con la coesistenza di marchi eguali per prodotti identici o affini106_.

Detto questo procediamo nell’analisi dell’art. 20 che nelle lettere a, b, c enuncia i casi di contraffazione previsti dalla legge “[….] il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo il proprio

consenso, di usare nell’attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quello per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o

servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi; [……..]”.

Nel primo caso (art. 20 comma 1° lettera a), il secondo segno costituisce contraffazione del marchio anteriormente

106_{DE SANCTIS, La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale,} Giuffrè, Milano, 2009, pag. 72.

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registrato e si prescinde da un accertamento del rischio di confusione che è implicito quando si parla di identità107_.

Nel secondo tipo di conflitto (art. 20 comma 1° lettera b), invece, si sostanzia il modello-base originario dell’azione di contraffazione. Affinché si possa parlare di contraffazione, la simultanea presenza del marchio anteriore e del segno successivo deve determinare un rischio di confusione per il pubblico e tale effetto deve risultare dal concorrere di due fattori: l’identità o la somiglianza fra i segni e l’identità o l’affinità tra i prodotti o i servizi. Ciascuno di questi due raffronti ha importanza analitica distinta e la norma richiede che il rischio di confusione sia innescato dal ricorrere congiunto di entrambi i fattori. Nella realtà dei processi cognitivi i due raffronti non sono mai condotti indipendentemente uno dall’altro108_.

In giurisprudenza si registrano due diversi orientamenti che tendono a svolgere un giudizio di confondibilità in concreto oppure un giudizio di confondibilità in astratto.

Sulla base del primo orientamento, tenuto conto che la funzione principale del marchio è quella di distinguere prodotti e servizi in relazione alla loro fonte di provenienza, il giudizio di confondibilità deve essere operato in concreto, deve essere rivolto al modo e al contesto in cui i marchi sono usati, e cioè, tenendo conto di tutto ciò che può influenzare l’opinione del pubblico nel caso concreto. Anche la giurisprudenza comunitaria sembra orientata in tal senso, affermando che la

107 _{Art. 16.1 dell’accordo Trips si riferisce, nel caso di uso di un segno} identico per prodotti o servizi identici, ad un rischio di confusione presunto. 108 _{RICOLFI, I segni distintivi, Diritto interno e diritto comunitario, Giappichelli} Editore, Torino, 2009, pag. 128-129.

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valutazione del rischio di confusione si deve basare sulla “percezione complessiva dei consumatori” considerando la notorietà del marchio, l’associazione che può essere fatta tra il marchio d’impresa e il segno usato o registrato e il grado di somiglianza tra il marchio e il segno oggetto di azione di contraffazione109_.

In contrapposizione a tale tesi il secondo orientamento ritiene che il giudizio di confondibilità debba essere condotto in astratto. In altre parole, tale giudizio deve essere effettuato solo facendo riferimento alle risultanze del registro senza dare rilevanza al modo e al contesto in cui i marchi sono usati né all’esistenza di una confondibilità tra prodotti, quest’ultima risulterebbe rilevante solo sotto il profilo della concorrenza sleale.110

Una conferma della prevalenza di siffatta impostazione risiede nell’identità di locuzione utilizzata dall’art. 20 in tema di diritti conferiti dalla registrazione sia dall’art. 12, in tema di novità, che rende applicabile anche ai marchi di forma l’azione di contraffazione.

Un giudizio di confondibilità in concreto renderebbe inapplicabile ai marchi di forma l’azione di contraffazione quando questa è accompagnata da un marchio figurativo e denominativo diverso da quello del titolare e quindi, come sostiene un’autorevole dottrina, “praticamente sempre”111_{. Si ha}

109_{DE SANCTIS, La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale,} Giuffrè, Milano, 2009, pag. 72-73.

110 _{SENA, Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario,} Milano, 2001, pag. 71 e ss.

111 _{VANZETTI – DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, 2012,} pag. 214 “Si pensi alla forma caratteristica delle bottiglie che è spesso registrata come marchio e accompagnata da un etichetta. Se si abbracciasse la tesi della verifica della confondibilità in concreto non si dovrebbe

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così un’estensione della tutela del marchio al di là della sua funzione distintiva tipica.

Nell’art. 20 si stabilisce che il rischio di confusione per il pubblico possa anche consistere in un rischio di associazione fra segni. L’interpretazione giurisprudenziale di tale rischio è oscillata, a più riprese, tra un’impostazione originaria più restrittiva ed una più ampia.

Per la prima, sostenuta dalla corte UE, il rischio di associazione è una sottospecie di rischio di confusione che permette l’estensione della tutela a quelle situazioni in cui il pubblico, pur sapendo che i prodotti non provengono dal titolare del segno, è indotto a ritenere che provengono da un impresa collegata a quella del titolare da rapporti di gruppo o contrattuali.

In antitesi, altra parte della dottrina, vede nel rischio di associazione qualcosa di più rispetto al rischio di confusione tanto da parlare di contraffazione oltre alle due ipotesi sopra menzionate anche nel caso in cui si crei un mero agganciamento non confusorio, un semplice richiamo psicologico nella memoria del pubblico.

In effetti, viene da chiedersi quale significato abbia questo enunciato normativo. Se valessero i canoni d’interpretazione del diritto italiano, si dovrebbe applicare l’assunto di non ridondanza del linguaggio legislativo e, quindi, dire che il rischio di associazione è qualcosa di diverso rispetto a quello di confusione, così come sostenuto dal secondo orientamento. Il canone della non ridondanza o dell’economia

considerare contraffazione l’attività di un concorrete che riproduce la stessa forma di bottiglia etichettandola in modo diverso.”

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legislativa non vale, però, per le fonti comunitarie, di cui l’art. 20 è una trasposizione. In esse confluiscono tradizioni giuridiche diverse ed è normale che finiscano per convivere nella stessa disposizione formulazioni eterogenee tra di loro: in questo caso, il testo della direttiva fa riferimento al rischio di associazione per accogliere una nozione presente nel diritto del Benelux dal 1971. In definitiva, accogliere il secondo orientamento comporterebbe un eccessivo rafforzamento dell’esclusiva anche se, innegabilmente, coglie una linea di tendenza che sta trovando un’emersione in più punti nel diritto dei marchi 112_.

L’ultimo conflitto che ci rimane da analizzare è quello dei marchi che godono di “rinomanza” (art. 20 comma 1° lettera c). La possibilità per i concorrenti di registrare e utilizzare il marchio per prodotti diversi da quelli del titolare originario comportava delle conseguenze gravi quando si parlava di marchi celebri o dotati di rinomanza: l’uso di tali marchi, oltre ad essere “usurpazione” dell’altrui fama, può generare equivoci sulla fonte di produzione. Il problema è stato risolto con la riforma del 1992 quando la tutela di questi marchi è stata svincolata dal criterio dell’affinità merceologica113_.

In altre parole la tutela è accordata anche se l’uso del segno successivo non riguarda beni affini e non comporta pericolo di confusione ed alla sola condizione che si crei,

112 _{RICOLFI, I segni distintivi, Diritto interno e diritto comunitario, Giappichelli} Editore, Torino, 2009, pag. 138 e ss.

113_{CAMPOBASSO, Diritto commerciale, VOL. 1 Diritto dell’impresa, UTET} Giuridica, Milano, 2013, pag. 184.

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tramite l’uso, un indebito vantaggio o un pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio114

1.10.1. Il giudizio di confondibilità

L’azione di contraffazione implica, di conseguenza, un giudizio di confondibilità di sintesi da svolgere tenendo conto dell’impressione d’insieme che il raffronto fra i due segni può suscitare ed avendo come parametro di riferimento il consumatore medio del settore nel quale è in concreto utilizzato il segno.

Ad una fase iniziale, per così dire “intuitiva”, se ne deve aggiungere una di controllo, che non potrà prescindere da un esame più analitico delle somiglianze e delle diversità115_{. Tale}

seconda fase è di fondamentale importanza in un giudizio di confondibilità che abbia ad oggetto i marchi di forma bidimensionali o tridimensionali. L’analisi che il consumatore esegue al momento di acquisto di un prodotto coperto da marchio di forma è molto più istintiva e superficiale rispetto a quella che compie nel momento dell’acquisto di un prodotto coperto da marchio denominativo. Ciò determina una maggiore confondibilità fra prodotti coperti da marchi simili e la necessità di un giudizio operato in via analitica attraverso una particolareggiata disamina e valutazione di ogni singolo elemento116_{. Se parliamo, poi, di marchi di forma apposti su}

114_{RICOLFI, I segni distintivi, Diritto interno e diritto comunitario, Giappichelli} Editore, Torino, 2009, pag. 139.

115_{VANZETTI – DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, 2012,} pag. 235.

116_{DE SANCTIS, La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale,} Giuffrè, Milano, 2009, pag. 77.

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prodotti di largo consumo venduti a basso costo nei supermercati, gli acquisti vengono fatti velocemente e senza particolare attenzione e la forma assume un’importanza cruciale svolgendo un ruolo attrattivo di notevole rilievo117_.

In chiusura, dobbiamo mettere in evidenza che, per avere contraffazione di segno, ci dobbiamo trovare di fronte a prodotti o servizi identici o affini, infatti, la semplice confondibilità dei segni non è idonea a generare violazione del diritto di marchio a meno che non si parli di marchi notori.

Secondo la dottrina dominante sono prodotti identici quelli che appartengono alla medesima sottoclasse mentre sono prodotti affini quelli che sono destinati a soddisfare eguali bisogni rivolgendosi alla medesima clientela. Quest’ultima definizione non convince in quanto rischiamo di considerare affini prodotti molto diversi fra loro, si pensi al pesce e ai dolci che soddisfano un medesimo bisogno di cibo. Per questo si deve parlare di affinità, non solo dal punto di vista merceologico, dove c’è una presunzione relativa superabile con prova contraria, ma anche nella situazione in cui due prodotti, contrassegnati da un segno identico o simile, possano innescare nella mente del consumatore medio l’idea che provengano dalla stessa impresa.