2.5 La notorietà
2.5.1 Il profilo quantitativo
Il requisito della notorietà deve essere valutato sulla base di due parametri, distinti ma spesso interferenti: quello quantitativo e quello territoriale.
Quanto al primo profilo, esso è funzionale ad accertare se esista o meno la notorietà e dipende da una pluralità di fattori molto eterogenei. Sebbene alcuni autori92 ritengano che la notorietà dovrebbe essere
stabilita in base al raggiungimento o meno di una determinata percentuale di conoscenza effettiva del segno da parte del pubblico dei consumatori93, un’indagine demoscopica non appare la soluzione
migliore per accertare la notorietà del marchio di fatto.
91 CARTELLA, op. cit. p. 90.
92 BOZZOLA G., Brevi note in tema di tutela del marchio di fatto in Rivista di
diritto industriale, fasc. 6, pt. 2, 2005.
93 In altri ordinamenti, segnatamente quello tedesco, le nozioni di marchio
Una simile conclusione dipende sia dal fatto che tale indagine ha costi elevati, che difficilmente sarà disposto ad affrontare chi non ha neanche provveduto alla registrazione del segno, sia dal fatto che, spesso, ciò che si deve provare non è la situazione attuale, che emergerebbe dall’indagine demoscopica, ma una situazione pregressa.
Infine, non bisogna trascurare la prassi delle corti italiane, da sempre scettiche nel considerare le indagini demoscopiche mezzi di prova ammissibili.
È preferibile una valutazione che sia frutto della sintesi di dati eterogenei attinenti alla commercializzazione e vendita del prodotto94 (non invece
alla produzione in sé), alle modalità di organizzazione della vendita, alla risalenza nel tempo della diffusione etc.
Anche l’esportazione all’estero, che in assenza di uso in Italia è irrilevante ai fini della costituzione del marchio di fatto, concorre a determinare la notorietà del segno, se si è svolta parallelamente alla vendita sul territorio nazionale95.
La valutazione dipende poi dal tipo e dal valore dimensionale del pubblico di riferimento: ad esempio, un marchio può essere dotato del grado di notorietà richiesto, anche se conosciuto da una parte ridotta di pubblico, se il prodotto su cui è apposto è un bene c.d. di nicchia oppure è destinato a utilizzatori professionali.
Convenzione di Parigi, di cui rispettivamente alle lettere f) e g) comma I art. 12 del Codice, vengono stabilite proprio nel modo predetto.
94 Normalmente, infatti, una vendita di ingente volume è sintomo di notorietà mentre ininfluenti sono, a tal fine, i dati quantitativi in ordine alla produzione, perché non è affatto detto che tutto l’output prodotto trovi collocazione sul mercato.
95 In questo senso la sentenza del Tribunale di Torino del 16/9/1987, GADI n. 2198
secondo cui: “la diffusione di un catalogo e di un listino prezzi contenente un
marchio in Piemonte, Liguria e Veneto, le vendite veramente effettuate nelle stesse regioni nonché in Abruzzo e perfino in Australia del prodotto recante il marchio, il fatto che il catalogo sia redatto in quattro lingue, sono indici di una notorietà del marchio stesso sufficiente ad attribuire all'autore dell'uso la facoltà di continuarlo, ed a determinare la non brevettabilità per carenza del requisito della novità della domanda di brevetto avente per oggetto lo stesso marchio depositata successivamente da terzi”.
Ma la notorietà, dal punto di vista quantitativo, è influenzata anche dalla pubblicità, sebbene questa possa condurre spesso a esiti molto diversificati tra loro; basti pensare che, se da un lato si ritiene generalmente che l’attenzione del pubblico verso la pubblicità sia maggiore in relazione a beni durevoli e di costo elevato, dall’altro è stato registrato un interesse particolare per la pubblicità di numerosi prodotti di consumo alimentare.
E non solo, la notorietà dipende anche dal mezzo pubblicitario impiegato: mentre è indubbio, oggi, che spot trasmessi su una rete televisiva nazionale in prima serata siano idonei a creare notorietà, in quanto il pubblico esposto al marchio pubblicizzato è ampio e diffuso, viceversa residuano ancora dubbi in ordine alla capacità della pubblicità in internet di generare notorietà.
Infatti, sebbene studi recenti96 sottolineino come il numero degli utenti
connessi ad Internet nel mondo abbia superato i quattro miliardi di persone, di cui quarantatré milioni soltanto nel nostro Paese, una risposta positiva non è affatto scontata, dal momento che il sito Internet in cui viene pubblicizzato il marchio potrebbe non esser mai stato visualizzato da alcun utente97.
A proposito si segnala un caso recente in cui il Tribunale di Trieste ha affermato che un marchio di fatto può essere considerato “notorio” anche per il fatto di essere presente sul sito internet Wikipedia98.
96 Global Digital 2018, un’indagine condotta da We are Social in collaborazione con Hootsuite.
97 Ancora una volta CARTELLA, Marchio di fatto e marchio registrato, Profili
differenziali in Rivista di diritto industriale, 2002, cit. p. 315.
98 In realtà la pubblicazione sul sito internet Wikipedia è solo uno dei fattori presi
in considerazione dalla Corte per l’accertamento della notorietà, tra cui: “la
pubblicità … per i suoi caratteri concreti e cioè la diffusione territoriale, la durata dell’iniziativa pubblicitaria, la reiterazione di essa, sempre che l’attività sia accompagnata dalla collocazione del prodotto sul mercato … e non resti quindi una mera spendita pubblicitaria del marchio”.
Nel commento99 alla sentenza, tuttavia, viene sottolineato come la
modificabilità delle pagine anche da parte di utenti non registrati potrebbe comportare un uso abusivo della piattaforma, posto che il titolare del marchio di fatto ben potrebbe creare una pagina col fine unico di far apparire notorio il proprio marchio e ottenere così l’invalidità del successivo segno registrato.
Inoltre, in linea con quanto già affermato in dottrina, va ricordato anche che, sebbene il progetto Wikipedia abbia ottenuto, nel 2013, il 6° posto nelle classifiche dei siti internet più visitati al mondo, le singole voci potrebbero non aver avuto lo stesso successo.
I profili che entrano a far parte della valutazione in ordine alla notorietà sono, perciò, numerosi: oltre al mezzo pubblicitario impiegato, la diffusione territoriale, la durata, la sua reiterazione, l’occasione in cui è stata erogata.
Infine, la pubblicità, quando documentata, è elemento idoneo “a
dimostrare lo svolgimento effettivo di attività imprenditoriale … senza necessità di fornire la prova specifica (tramite la produzione di fatture o documentazione analoga) della quantità e localizzazione delle vendite100”.
Infatti, anche se l’iniziativa pubblicitaria e la vendita del prodotto non sono necessariamente due eventi consequenziali, nella maggior parte dei casi la commercializzazione segue la pubblicità in quanto, se quest’ultima si protrae per un certo periodo di tempo e non è locale, essa “può trovare giustificazione solo se sostenuta dal contemporaneo
esercizio dell’attività pubblicizzata101”
99 ROMANATO N., Notorietà del marchio di fatto e Wikipedia, Nota a Trib.
Trieste sez. spec. Impresa 25/6/2014 in Rivista di diritto industriale, fasc. 6, pt. 2, 2014.
100 Così Trib. Roma 3/10/1986, GADI n. 2075 nonché Trib. Milano 5 maggio
1975, GADI n.722, motivazione 401, che ritenne che l’inserimento di un prodotto nell’Informatore Farmaceutico Italiano avesse generato una notorietà generale.