2.5 La notorietà
2.5.2 Il profilo territoriale
Quanto all’ambito territoriale, l’art. 12 individua tre ipotesi: assenza di notorietà, notorietà locale e notorietà non puramente locale.
Quando il profilo quantitativo si incrocia con quello quantitativo, tuttavia, possono sorgere delle complicazioni; in altre parole una notorietà, pur diffusa sul territorio nazionale, ma connessa con un uso limitato merceologicamente o destinato a una clientela elitaria, è suscettibile di invalidare il successivo marchio registrato, utilizzato per contraddistinguere prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica ma di prezzo e qualità inferiori?
È il caso, ad esempio, del marchio di fatto che gode di notorietà su tutto il territorio dello Stato, o su una parte consistente di esso, ma che si rivolge a una clientela non generalizzata e dunque è sconosciuto alla maggior parte del pubblico.
In tale ipotesi, occorrerebbe, secondo parte della dottrina102, distinguere
due tipologie di clientela: se il prodotto è destinato a utilizzatori professionali, e non al pubblico finale dei consumatori, il successivo marchio registrato non sarà nuovo presso la maggior parte della clientela.
Viceversa se il prodotto ha per destinatario il consumatore finale ma si rivolge a un particolare e limitato settore, perché ad esempio è un bene di lusso, il successivo marchio registrato manterrà il requisito della novità in ordine alla restante parte della potenziale clientela.
Si tratterebbe quindi di un’ipotesi in cui la notorietà, pur se estesa all’intero territorio nazionale, non possiede capacità invalidante del successivo marchio registrato.
Altra parte della dottrina103, tuttavia, sottolinea come una tale tesi vada
contro il disposto normativo e limiti eccessivamente la rilevanza del marchio di fatto.
Il Codice della proprietà industriale, infatti, al già più volte richiamato art. 12 lett. b, fa ricorso all’espressione “locale” soltanto in relazione all’estensione geografica della notorietà, e, dunque, appare arbitrario, in quanto non autorizzato dal testo della norma, ritenere nuovo il successivo marchio registrato per effetto di valutazioni in ordine alle caratteristiche merceologiche dei prodotti o alla clientela cui questi sono diretti.
Fatta questa necessaria premessa e tornando a parlare della tripartizione individuata dal Codice, la fattispecie di maggior interesse sembra essere quella della notorietà in grado di invalidare il successivo marchio registrato ossia la notorietà non puramente locale.
Ma, se le coordinate normative non destano particolari perplessità, essendo la notorietà non puramente locale richiamata sia dall’art. 12, lett. b, in tema di nullità, che dall’art. 28, relativo alla convalidazione, altrettanto non può dirsi della sua definizione sul piano pratico.
Infatti, al di là dell’enunciazione teorica, l’individuazione dell’ambito territoriale della notorietà ha evidenziato ampi margini di soggettività. Già l’eterogenea terminologia impiegata dagli autori per descrivere il fenomeno costituisce una spia: si parla infatti ora di notorietà nazionale104, ora di notorietà generale105, e altrettanto pare fare la
giurisprudenza, che fa variamente riferimento a una generale
103 PECORARO, op. cit. p.182-183. 104 RICOLFI, op. cit. p. 87.
notorietà106, a una “notorietà diffusa107” ovvero all’essere il marchio
“conosciuto a una larga parte dei consumatori108”.
Ma dottrina e giurisprudenza non sono concordi nel determinare l’ampiezza dell’ambito territoriale della notorietà non puramente locale, dal momento che la prima adotta un atteggiamento meno rigoroso di quello giurisprudenziale.
Non volendo in questa sede dare conto delle singole posizioni assunte109, si può, in sintesi, dire che la tendenza della dottrina sembra
essere quella di riconoscere l’esistenza di una notorietà non puramente locale anche in relazione a un ambito territoriale ristretto, regionale o appena ultraregionale.
Viceversa, pur non mancando casi in cui è stata attribuita rilevanza generale al marchio di fatto diffuso in un’unica regione, la giurisprudenza è orientata verso il riconoscimento di notorietà non puramente locale soltanto quando la conoscenza del marchio è estesa a un numero sufficientemente ampio di regioni.
Si può citare, a titolo esemplificativo, la sentenza del Tribunale di Milano del 2 febbraio 1981 secondo cui “una vendita di esigue quantità
di prodotto unicamente in tre regioni italiane non è sufficiente a rappresentare un uso generale di marchio (nella specie: vendita di
106 Ex multis Trib. Milano 5/5/1975, GADI n. 722.
107 Trib. Torino 19/12/2002, GADI n. 4535, secondo cui: “al fine di dimostrare la
mancanza di novità di un marchio non è sufficiente provare un qualsivoglia uso anteriore di un segno uguale, bensì un uso continuato nel tempo tale da comportare una notorietà diffusa e generalizzata del segno stesso”.
108 Trib. Roma 29/10/2001, GADI n. 4313, in base al quale “la notorietà, derivante
da preuso, deve avere carattere particolarmente intenso: solo una diffusione del marchio sul mercato così estesa da far risultare il segno conosciuto ad una larga parte dei consumatori può valere a togliere novità ad un marchio sospetto di nullità”.
109 Si legga ad esempio DI CATALDO, il quale, nell’opera sopracitata, ritiene che
possa esservi notorietà non puramente locale anche quando le vendite si siano svolte nell’ambito, completo, di una sola regione, oppure quando “l’uso o la
notorietà raggiungono un’intera regione o anche più popolose province”
(OLIVIERI G., Contenuto e limiti dell’esclusiva in A.A.V.V. Contenuto telematico
trecentosessantamila bottiglie di birra in quattro anni in Piemonte, Lombardia e Sicilia) 110”.
Ma la situazione non sembra variare qualora le regioni, anziché essere distanti tra loro, siano invece contigue; così, ad esempio, dispone il Tribunale di Roma con sentenza del 17 maggio 1986: “il preuso di un
marchio limitato a Sicilia, Calabria e Puglia non travalica l'ambito locale per assumere una dimensione nazionale con notorietà generale così da escludere la novità del marchio successivamente da altri registrato e da determinarne la nullità111”.
A maggior ragione la giurisprudenza considera non generale la conoscenza del marchio di fatto nella singola città112, in due113 o più
province, o in una parte della regione114.
Tuttavia, è corretto ritenere che la valutazione circa la notorietà locale o generale del marchio debba essere effettuata con riferimento al caso concreto115 e quindi la non adiacenza, pur essendo tendenzialmente
valutabile quale elemento negativo, in talune circostanze potrebbe invece essere indice di notorietà non puramente locale, quando i rispettivi ambiti territoriali siano ampi: così, la notorietà accertata in sei regioni non confinanti potrebbe esser valutata come indicativa di una influenza del marchio anche nelle regioni interposte116.
Allo stesso modo, l’esistenza di un marchio noto in zone ridotte e distanti tra loro è generalmente tale da escluderne la notorietà generale117 ma, in certi casi, un uso localizzato e “sparso” è stato
110 GADI n. 1489. 111 GADI n. 2041
112 Lodo 23/3/1992, GADI n. 2813. 113 App. Torino 9/3/2005.
114 Trib. Catania 25/1/1977, GADI n. 913 in cui l’uso risultava “nella zona di
Catania e di qualche vicina provincia e solo sporadicamente in qualche vicina regione”.
115 Si veda in proposito PECORARO, op. cit. 116 CARTELLA, op. cit. p. 122.
117 CARTELLA nell’op. cit. parla, con un’immagine molto efficace, di diffusione
a macchia di leopardo, indicando cioè la presenza di tante, ma isolate, zone di notorietà, disseminate nell’ambito della stessa regione.
considerato idoneo a provare la notorietà non puramente locale del segno, perché “conseguenza della mobilità del pubblico, qualora il
prodotto recante il marchio di fatto fosse posto in vendita in una catena di punti di ristoro dotata di apprezzabile numero di esercizi dislocati lungo le reti autostradali nazionali118”.