EMANUELE MONTELIONE
Come si costruisce una strategia attraverso i marchi:
analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari
27 Gennaio 2014
Centro Congressi - Fiera di Cagliari
PROGRAMMA
IL CICLO DI VITA DEL MARCHIO
- Natura e funzione del marchio
- I segni idonei a costituire oggetto di marchio - La tutela del preuso
- Come registrare un marchio
- Gli strumenti per la difesa dei marchi
- Cosa fare per non far decadere il marchio
IL MARCHIO
Marchio
Ditta azienda
Insegna locali commerciali
Nome di dominio spazio web
prodotti e servizi
IL MARCHIO È UN SEGNO DISTINTIVO
DEFINIZIONE E AMBITO DI TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI
Marchio TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA
Ditta TUTELA RELATIVA
Insegna TUTELA RELATIVA
Nome di dominio TUTELA RELATIVA
L’IMPORTANZA DELL’USO PER I MARCHI
Marchio TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA
Il marchio che gode di rinomanza è tutelato anche oltre i prodotti/servizi che contraddistingue
Il marchio che gode di notorietà all’estero è potenzialmente tutelato anche nei mercati di sbocco
Il marchio non usato nei primi cinque anni dalla registrazione è tutelato a prescindere dall’uso concreto che viene fatto del marchio
DIVERSA TUTELA TRA SEGNI REGISTRATI E SEGNI NON REGISTRATI
MARCHIO
NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA
SOLO USO
REGISTRAZIONE USO
DIVERSA TUTELA TRA SEGNI REGISTRATI E SEGNI NON REGISTRATI
MARCHIO REGISTRATO
NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA/MARCHIO DI FATTO
SOLO TERRITORIO DOVE USATO
Tutela Penale Tutela Civile
Estero
LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO
MARCHIO E NOME DI DOMINIO NON SONO LA STESSA COSA
entrambi sono segni distintivi ma mentre il marchio ha una disciplina normativa organica, il nome di dominio ha natura ibrida e una disciplina normativa che solo parzialmente lo configura come segno distintivo
LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO
IL NOME DI DOMINIO
è una risorsa numerica perché
consente all'utente di individuare un computer presente sulla rete
Internet senza necessità di conoscere l'indirizzo IP attraverso una serie di funzioni automatizzate
LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO
http://www.puntocartesiano.it/
Protocollo
Dominio di terzo livello
dominio di primo livello
dominio di secondo livello
PRINCIPIO DI
«UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI»
Art. 22 CPI:
Divieto di “adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica (aziendale) o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
PRINCIPIO DI
«UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI»
Art. 22 CPI
VICEVERSA
Il divieto “si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica (aziendale) o altro segno distintivo di un segno uguale o simile a un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
IL MARCHIO
I SEGNI IDONEI A COSTITUIRE OGGETTO DI MARCHIO
Verbali Figurativi Tridimensionali
Misti Sonori Olfattivi Gestuali
Di posizionamento
IL MARCHIO
REQUISITI DI VALIDITÀ DEI MARCHI
DISTINTIVITÀ NOVITÀ LICEITÀ
NON INGANNEVOLEZZA
IL MARCHIO
LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
(ricerche)
Deposito (CCIAA)
Esame requisiti assoluti
Pubblicazione
Concessione (diniego)
Possibile opposizione
LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO COMUNITARIO
(procedura molto simile a quella italiana)
Deposito [via telematica / fax / (anche presso UIBM)]
Esame requisiti assoluti (in tutte le 23 lingue ufficiali dell’UE) Pubblicazione
Concessione (diniego)
Possibile opposizione anche sulla base dei marchi nazionali dei Paesi UE
LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO COMUNITARIO
PRINCIPIO DI UNITARIETÀ PRINCIPIO DI COESISTENZA
LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO COMUNITARIO
IL RUOLO DELL’UAMI
Ufficio di Armonizzazione per il Mercato Interno
LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO INTERNAZIONALE
PROCEDURA
Deposito (in Italia)
Esame requisiti formali da parte dell’OMPI Pubblicazione/Registrazione
Esame autonomo da parte degli Stati Designati
LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO INTERNAZIONALE
DUE TRATTATI
ACCORDO DI MADRID (1891) PROTOCOLLO DI MADRID(1989)
RECENTE INGRESSO DELL’INDIA
LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO INTERNAZIONALE
Il ruolo dell’OMPI
Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale
LA DIFESA DEI MARCHI
LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
IL CONTENZIOSO GIUDIZIALE
LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
IN ITALIA: solo se si hanno
domande/registrazioni anteriori o si è titolari di
un diritto su un nome/ritratto et cetera
LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
NEL SISTEMA COMUNITARIO: si possono usare diversi titoli di legittimazione oltre alle domande/registrazioni
anteriori.
Ammessi anche i marchi di fatto e i nomi a dominio Ammessa anche la tutela ultramerceologica del marchio
LE AZIONI DI CANCELLAZIONE
IN ITALIA: solo in sede giudiziale
Foro elettivo dove
è stata depositata la domanda di marchio
LE AZIONI DI CANCELLAZIONE
NEL SISTEMA COMUNITARIO: in via amministrativa presso l’UAMI
Ammessa anche la possibilità di agire per «malafede» o nei casi di illegittima registrazione del marchio da parte
dell’agente
EVITARE LE DECADENZE
Varie ipotesi
Non uso quinquiennale
(art. 24 CPI)
illiceità sopravvenuta (art. 26 CPI)
Volgarizzazione (art. 26 CPI)
VOLGARIZZAZIONE
Si verifica raramente perché la disciplina comunitaria prevede ora (dal 1992) che la volgarizzazione dipenda dall’attività svolta dal titolare del marchio.
In passato (caso Cellophane) si aveva riferimento solo alla percezione del marchio nel mercato.
ILLICEITÀ SOPRAVVENUTA
Si verifica raramente perché i titolari dei marchi individuali non sono obbligati ex lege al mantenimento costante della qualità.
Può verificarsi in caso di
Marchi collettivi usati in maniera difforme
Cessioni parziali
DECADENZA PER NON USO
NON USO (art. 24 CPI)
Per evitare la decadenza l’uso del marchio deve essere effettivo, ininterrotto per cinque anni
Il quinquennio si conta dalla registrazione
Solo un motivo legittimo può giustificare il non uso
DECADENZA PER NON USO
È USO
-L’uso del marchio in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo
-L’uso del marchio solo per l’export -L’uso di marchi simili
DECADENZA PER NON USO
NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Il fallimento di per se non è un motivo legittimo per il non uso
Occorre valutare il valore del marchio per possibili licenze o cessioni
ANALISI DI CASI
Il packaging è la MARCA
DI CHI SONO I MARCHI?
ANALISI DI CASI
La MARCA e il Personaggio
ANALISI DI CASI
La MARCA è finzione
ANALISI DI CASI
La MARCA è speranza
ANALISI DI CASI
La MARCA è dappertutto
