UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO

(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI – DIVISIONE ANNULLAMENTO

Avenida de Europa, 4 • Apartado de Correos 77 • E - 03080 Alicante • Spagna Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344

DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO

DEL 20/06/05

NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO

NUMERO DEL FASCICOLO ICD 000000172

MODELLO COMUNITARIO 000074463-0001

LINGUA DEL PROCEDIMENTO Inglese

RICHIEDENTE Grupo Promer Mon-Graphic, S.A.

c/ Industria 23 bis

E-08302 Sabadell

Spagna

RAPPRESENTANTE DELLA Ruth Almaraz Palmero

RICHIEDENTE Avda de Aguilera 19-1° B

E-08036 Alicante

Spagna

TITOLARE Pepsico Inc.

DEL MODELLO COMUNITARIO 700 Anderson Hill Road

Purchase, New York, 10577-14444

Stati Uniti d’America

RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE ELZABURU

DEL MODELLO COMUNITARIO Miguel Angel, 21

E-28010 Madrid

Spagna

La divisione Annullamento,

composta da Martin Schlötelburg (relatore), Paul Maier (membro) e José Izquierdo Peris (membro), ha adottato in data 20 giugno 2005 la seguente decisione:

1. La registrazione del modello comunitario n. 00074463-0001 è dichiarata nulla.

2. La titolare sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla richiedente.

I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI

(1) Il modello comunitario n. 000074463-0001 (in prosieguo: “il modello comunitario”) è stato registrato a nome della titolare con la data di deposito del 9 settembre 2003 e con rivendicazione di priorità relativa alla domanda di registrazione del modello spagnolo n. 157156, del 23 luglio 2003. Nel modello comunitario il prodotto è definito come “articolo promozionale per giochi” e il modello è riprodotto nelle seguenti tre vedute:

(2) In data 4 febbraio 2004 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la “domanda di nullità”), con cui contesta la validità del modello comunitario. Il pagamento della tassa per la domanda di nullità è stato effettuato tramite bonifico bancario, con effetto dal 4 febbraio 2004.

(3) La domanda di nullità è basata sul motivo della “mancanza di novità e di carattere individuale” e su un diritto “protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione (il modello comunitario n. 53186-001), ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC”.

(4) Tra i fatti addotti, la richiedente segnala che il suo modello era stato mostrato in buona fede a una società controllata della Pepsico Inc., prima di essere depositato presso l’Ufficio marchi e brevetti spagnolo e presso l’UAMI.

“Pertanto, il modello n. 74463-001 non è affatto nuovo, trattandosi, in realtà, di una copia del modello n. 53186-001”. La richiedente afferma inoltre che “il modello comunitario n. 53186-001, sul quale si basa la domanda di nullità, era stato divulgato al pubblico alla data di priorità, vale a dire l’8 luglio 2003, e depositato presso l’UAMI in data 17 luglio 2003, sebbene, come è stato

spiegato in precedenza, fosse stato mostrato in via riservata a un terzo, della società controllata della Pepsico Inc.”. La richiedente sostiene inoltre che, “per quanto attiene alla priorità della data di deposito e della data di registrazione presso l’UAMI, è evidente che il modello n. 53186-001 è anteriore alla registrazione del modello impugnato”.

(5) A titolo di prove, la richiedente ha presentato una serie di documenti, tra i quali - un estratto del Bollettino dei disegni e modelli comunitari contenente la pubblicazione del modello comunitario registrato n. 000053186- 0001, registrato a nome della richiedente con la data di deposito del 17 luglio 2003 e con rivendicazione di priorità relativa alla domanda di registrazione del modello spagnolo n. 157098, dell’8 luglio 2003 (in prosieguo: il “documento D1”). La pubblicazione contiene le seguenti due vedute:

- due “copie estratte dalle banche dati dell’Ufficio marchi e brevetti spagnolo, relative ai modelli spagnoli n. 157156 e n. 157098” (in prosieguo: il “documento D2”). Dalle copie risulta che le domande di registrazione dei modelli spagnoli n. 157156 e n. 157098 sono state pubblicate, rispettivamente, in data 16 novembre 2003 e 1º novembre 2003;

- una lettera datata 21 febbraio 2003 inviata per conto della richiedente e indirizzata a “Frito-Lay”, facente riferimento a una riunione in Svizzera e a un’”opportunità di lavorare in collaborazione con Frito- Lay” relativamente a “Metal Tazos (Our Rappers)”, nonché diverse copie, estratte da siti web, concernenti il rapporto tra la titolare, Frito- Lay, la società Matutano e la società “Chipima Sociedade de Productios Alimentares S.A.”, unitamente a un campione di

“Chipicao” prodotto da quest’ultima e ai “Metal Rappers” (in prosieguo: il “documento D3”);

- una “perizia redatta dall’esperto Don Juan Antonio Morgades y Manomelles, dottore in ingegneria industriale e agente ufficiale della proprietà industriale, che dimostra tale mancanza di novità e di carattere individuale del modello comunitario impugnato n. 74463- 0001”.

- una “veduta asimmetrica di entrambi i modelli a confronto”.

(6) In data 23 febbraio 2004 la domanda di nullità è stata notificata alla titolare del modello comunitario con l’invito a presentare osservazioni.

(7) Con lettera del 30 aprile 2004, la titolare osserva che la novità e il carattere individuale del modello comunitario impugnato non vengono pregiudicate, in

quanto il modello comunitario registrato n. 000053186-0001 non era stato divulgato al pubblico l’8 luglio 2003, come afferma la richiedente, bensì alla data del 1º novembre 2003, quando è stata pubblicata la domanda di registrazione del modello spagnolo n. 157098. Per quanto concerne la lettera alla Frito Lay, la titolare sostiene che essa è priva di valore probatorio, ai fini della determinazione del carattere di novità, in quanto dal contenuto della lettera “non si evince come fosse l’oggetto, della cui fabbricazione la lettera riportava una valutazione”. La titolare produce, inoltre, il “parere di un esperto”, nel quale il modello comunitario anteriore n. 000053186-0001 è posto a confronto con il modello comunitario impugnato, pervenendo alla conclusione che il modello comunitario impugnato soddisfa i requisiti della novità e del carattere individuale.

(8) In data 18 maggio 2004 l’Ufficio ha trasmesso le osservazioni della titolare alla richiedente, invitando quest’ultima a replicare.

(9) In data 15 luglio 2004 la richiedente ha replicato che le pubblicazioni dei modelli spagnoli n. 157156 e n. 157098 sono datate, rispettivamente, 16 novembre 2003 e 1º novembre 2003, e che “tuttavia, potrebbe essere stato possibile, per ragioni amministrative, che entrambi i modelli siano stati pubblicati nella stessa data o perfino che un modello depositato in una data anteriore sia stato pubblicato in seguito. In questi casi, i principi prevalenti sono quelli della data di priorità e del “primo ad essere stato depositato””. La richiedente spiega inoltre che, “per invalidare un disegno o modello comunitario, non è necessario dimostrare la data in cui il disegno o modello su cui si basa la domanda di nullità sia stato divulgato al pubblico”. La richiedente ribadisce che l’oggetto del suo modello comunitario registrato n. 000053186- 0001 è stato divulgato alla titolare “in data 21 marzo 2003, tuttavia, tale divulgazione era avvenuta a titolo privato e riservato per licenze o accordi sull’utilizzazione dell’effetto”. La richiedente trasmette inoltre prove relative ai contatti avvenuti tra le due parti nel febbraio 2003.

(10) In data 2 agosto 2004 l’Ufficio ha trasmesso le osservazioni della richiedente alla titolare, invitando quest’ultima a sua volta a replicare.

(11) In data 8 ottobre 2004, nella sua controreplica, la titolare ribadisce che il modello comunitario impugnato non è né anticipato dal modello anteriore della richiedente, ai sensi degli articoli 5 e 6 RDC, né in conflitto con il modello anteriore, in quanto i due modelli contrapposti producono impressioni globali diverse sull’utilizzatore informato.

(12) In data 26 ottobre 2004 l’Ufficio ha trasmesso le osservazioni della titolare alla richiedente, invitandola a replicare.

(13) In data 4 novembre 2004 la richiedente ha risposto di non voler presentare ulteriori osservazioni.

(14) In data 8 novembre 2004 l’Ufficio ha comunicato a entrambe le parti che la fase scritta del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata adottata in base alle prove presentate.

(15) Con lettere del 18 novembre 2004 e del 3 dicembre 2004, la titolare ha trasmesso “documenti aggiuntivi alla nostra lettera precedente”, riguardanti il modello spagnolo registrato n. 157156. L’Ufficio ha inoltrato le lettere della

titolare alla richiedente, che ha trasmesso osservazioni in risposta in data 20 dicembre 2004. L’Ufficio ha trasmesso alla titolare le osservazioni della richiedente, comunicando di nuovo che la fase scritta del procedimento era conclusa e avvertendo che non si dovevano presentare ulteriori osservazioni.

(16) In data 24 febbraio 2005 la richiedente ha fatto notare all’Ufficio che le osservazioni aggiuntive della titolare non dovevano essere prese in considerazione e che la fase scritta doveva essere definitivamente conclusa.

(17) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si rimanda ai documenti del fascicolo.

II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

A. Sull’ammissibilità

(18) La richiesta della richiedente di dichiarare nullo il modello comunitario, basata sul motivo della “mancanza di novità e di carattere individuale” e su un “e su un diritto “protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione (il modello comunitario n. 53186-001), ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC”, costituisce una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda di nullità. Pertanto, la condizione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto i), REDC ¹ è soddisfatta. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti. La domanda di nullità è pertanto ammissibile.

B. Sul merito

B.1 Divulgazione

(19) Quando un richiedente chiede la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario per mancanza di novità o per mancanza di carattere individuale, deve addurre fatti e prove riguardanti un disegno o modello anteriore che possa precludere la novità o il carattere individuale del disegno o modello comunitario (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto v), REDC).

L’Ufficio accerta se le cause di nullità ostino al mantenimento del modello comunitario impugnato (articolo 53, paragrafo 1, RDC²). L’esame dell’Ufficio si limita ai fatti e ai mezzi di prova addotti dalle parti (articolo 63, paragrafo 1, RDC). L’Ufficio può non tenere conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile (articolo 63, paragrafo 2, RDC).

(20) Un disegno o modello anteriore preclude la novità e il carattere individuale del modello comunitario impugnato soltanto qualora sia stato divulgato al pubblico prima della data di priorità del disegno o modello comunitario impugnato. Esso

1 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari.

2 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari.

non si considera divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato divulgato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza (articolo 7, paragrafo 1, RDC).

(21) Nel caso di specie, la richiedente ha prodotto i documenti D1 e D2 quali prove dell’esistenza di un modello anteriore, oggetto del modello comunitario registrato n. 000053186-0001 e del modello spagnolo n. 157098. La richiedente ha, inoltre, presentato il documento D3 al fine di provare che il modello anteriore è stato divulgato alla titolare nel febbraio 2003, vale a dire prima della data di priorità del modello comunitario impugnato. Tutte le osservazioni trasmesse dalle parti successivamente alla comunicazione della conclusione del procedimento scritto non sono state prese in considerazione.

(22) Tuttavia, poiché la divulgazione del febbraio 2003 è avvenuta sotto vincolo di riservatezza (come esplicitamente sottolineato dalla richiedente), il modello anteriore non si considera divulgato al pubblico (articolo 7, paragrafo 1, RDC).

Pertanto, in seguito all’esame dei fatti e dei mezzi di prova addotti dalle parti, la divisione Annullamento ritiene escluso che la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC osti al mantenimento del modello comunitario impugnato.

B.2 Diritto relativo a un modello anteriore

(23) La richiedente ha invocato altresì la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC. I documenti D1 e D2 provano che il modello anteriore è stato divulgato al pubblico dopo la data di priorità del modello comunitario e che il modello anteriore è protetto a partire da una data anteriore, mediante la registrazione di un modello comunitario o mediante la registrazione di un modello in uno Stato membro, vale a dire in Spagna.

(22) La causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC si applica quando il modello comunitario è “in conflitto” con un modello anteriore. Il conflitto sorge allorché il modello comunitario non produce nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal modello anteriore. Occorre tener conto del margine di libertà dell’autore nel realizzare il modello comunitario.

(23) L’utilizzatore informato conosce gli articoli promozionali per giochi. In particolare, sa che essi sono posti in commercio con le superfici ricoperte da elementi grafici, come nel caso dei campioni che sono stati presentati dalla richiedente. L’utilizzatore informato sa che i consumatori interessati presteranno maggiore attenzione a tali elementi grafici piuttosto che a piccole varianti nelle forme essenziali degli articoli.

(24) Il margine di libertà di un autore di articoli promozionali è limitato soltanto nella misura in cui tali articoli debbano essere poco costosi, sicuri per i bambini e facilmente applicabili ai prodotti pubblicizzati.

(25) Nel caso in cui il modello di tale articolo promozionale si avvicini a un modello anteriore nonostante l’ampio margine di libertà dell’autore, si prenderà in considerazione in modo tale che l’impressione generale prodotta dai due modelli contrapposti sia considerata la stessa se i due modelli hanno in comune le caratteristiche di base.

(22) Nel caso di specie, i due modelli contrapposti hanno in comune tutte le caratteristiche di base, in quanto entrambi gli articoli presentano una forma rotonda con un bordo esterno attorno a un’area centrale. Essi si diversificano soltanto per lievi varianti nel profilo dell’area centrale che determinano piccole differenze nel disegno della superficie.

(23) Il modello comunitario impugnato non produce nell’utilizzatore informato un’impressione globale diversa da quella del modello anteriore raffigurato nei documenti D1 e D2. Il modello comunitario è, pertanto, in conflitto con il modello anteriore.

C.Conclusione

(24) La divisione Annullamento ritiene di conseguenza che la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC osti al mantenimento del modello comunitario impugnato.

III. SULLE SPESE

(25) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, la titolare deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla richiedente.

IV.DIRITTO DI RICORSO

(26) La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC).

LA DIVISIONE ANNULLAMENTO

Martin Schlötelburg Paul Maier José Izquierdo Peris