CAPITOLO I 9
1.5 Il contenuto del diritto di esclusiva e sue limitazioni
Nel precedente paragrafo abbiamo visto che l'art.5 del Regolamento (UE) n.
1257/12 oltre a non definire specificamene il diritto di esclusiva non definisce nemmeno le sue limitazioni, effettuando semplicemente il rinvio all'art. 7 di cui abbiamo parlato poc'anzi. Secondo quanto previsto dal considerando n.9) del regolamento medesimo, per quanto non regolato espressamente dallo stesso, interverranno in funzione integrativa la Convenzione di Monaco, l'Accordo sul Tribunale unificato oltre al diritto nazionale.
Nella proposta di Regolamento sul brevetto unitario79 erano contenute tre norme che, a ben vedere, costituivano il diritto sostanziale del brevetto unitario europeo definendo la contraffazione diretta (art.6), quella indiretta (art.7) e le limitazioni all'efficacia del brevetto unitario (art.8), norme non recepite poi nella versione definitiva del regolamento a seguito della richiesta di cancellazione da parte del mondo professionale. Interessante è notare che il motivo della richiesta di cancellazione non fosse il loro contenuto, bensì la loro collocazione: il fatto che fossero contenute in un regolamento europeo avrebbe determinato la competenza della CGUE sull'interpretazione di tali disposizioni aventi, come detto, carattere sostanziale80. Il timore fondamentale era che, non variando la collocazione delle
78 A. RIZZI, G. GHIDINI, op.cit., p. 593.
79 COM (2011) 2015
80 A. RIZZI, G. GHIDINI, op.cit., p. 589.
norme, si sarebbero affidate ai giudici della CGUE, giudici non specializzati, questioni aventi un elevato tecnicismo come quelle in materia brevettuale.
Ancora, si temeva che la CGUE, esercitando il proprio potere di interpretazione, avrebbe poi, de facto, imposto il proprio volere anche con riguardo al brevetto europeo senza effetto unitario, realizzando un'inversione di marcia rispetto al passato.
Pertanto, le norme in questione sono state trasferite negli artt. 25, 26 e 27 dell'Accordo sul tribunale unificato81 ma, ciononostante, non è scongiurato il rischio che si è tentato di evitare traslando le norme. Infatti, l’art. 3 al paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1257/12 stabilendo che il brevetto unitario “fornisce protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti”, non esclude il ruolo della CGUE. A ben vedere, si tratta di una norma dell'Unione e, dal momento che effetti uniformi presuppongono regole uniformi sia sulla contraffazione che sulle eccezioni, la Corte avrà diritto di utilizzare il disposto dell'art.3 par.2 per interpretare gli articoli 25, 26 e 27 TUB82.
Nello specifico, l'art.25 TUB definisce la contraffazione diretta e stabilisce che il titolare del brevetto è in diritto di impedire a terzi non autorizzati fabbrichino, offrano, utilizzino o immettano sul mercato un prodotto oggetto del brevetto oppure utilizzino od offrano il procedimento oggetto del brevetto o i prodotti dallo stesso ottenuti (nel primo caso avremo brevetto di prodotto mentre nel secondo brevetto di procedimento).
L'art. 26 regola la contraffazione indiretta e stabilisce che si realizza la fattispecie laddove un terzo non autorizzato fornisca o offra di fornire a terzi, anch'essi non autorizzati all'utilizzo dell'invenzione, i mezzi relativi ad elementi necessari per la realizzazione dell'invenzione, a meno che non si trovino in commercio.
81 Tali norme, rispettivamente, disciplinano il diritto di impedire l'utilizzo diretto dell'invenzione, quello indiretto nonché i limiti all'efficacia unitaria del brevetto.
82 In tal senso si esprime H. ULLRICH, Select from within the system: the European Patent with Unitary effect, su http://ssrn.com/abstract=2159672, 43.
Infine, l'art. 27 TUB delinea una serie di limitazioni al diritto d'esclusiva definito alle due norme precedenti e stabilisce che i diritti conferiti da un brevetto non si estendono (e non si considerano quindi contraffatori) gli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali, quelli compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata o relativi alla preparazione estemporanea di medicinali da parte di una farmacia.
Il medesimo Capo V del TUB disciplina, altresì, il diritto al preuso ed il principio di esaurimento, rispettivamente all'art. 28 e 29. Per quanto attiene al diritto al preuso, non esiste una norma che tenga in specifica considerazione il carattere unitario del brevetto europeo ad effetto unitario come, invece, sarebbe opportuno ai sensi dell'art. 5 par.2 Reg. (UE) n.1257/12 che specifica che anche le limitazioni al diritto di esclusiva dovrebbero essere uniformi in ogni Stato membro. Discorso analogo si può fare per il principio di esaurimento, che si applica anche al brevetto europeo senza l'effetto unitario. Difatti, la CBE non prevede alcuna norma in merito poiché ad essa partecipano anche Paesi non membri UE, mentre fanno parte dell'Accordo sul TUB soltanto Stati UE e quindi il principio di esaurimento può essere affermato tanto nei confronti del brevetto unitario83 quanto in quelli del brevetto europeo ordinario, principio espresso anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea84.
A differenza di quanto previsto dalla CBE relativamente ai costi di deposito e traduzione di un brevetto europeo classico, il richiedente un brevetto europeo ad effetto unitario dovrebbe sostenere spese minori in entrambi i settori: difatti, questo ultimo brevetto sarebbe automaticamente valido, senza traduzione e nomina di rappresentante, sul territorio degli Stati membri partecipanti e il suo
83 Per un approfondimento sul diritto di preuso e sul principio di esaurimento, si vedano i paragrafi 4.6 e 4.6.1
84 CGUE, Causa 78/70, Deutsche Grammophon GmbH c. Metro-SB-Grossmarkte GmbH 6 Co KG, reperibile al sito internet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX
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titolare dovrebbe provvedere al pagamento di una sola tassa all'UEB al momento del deposito della domanda senza avere alcun costo di traduzione. In seguito, dovrebbe poi corrispondere una singola tassa di rinnovo annuale, progressiva per tutta la durata di tutela brevettuale che dovrebbe coprire tutti i costi inerenti alla concessione e alla gestione del brevetto, con notevole risparmio e semplificazione procedurale.
Alla luce dell'analisi effettuata, laddove compatibile, al brevetto con effetto unitario si applica la normativa prevista per il brevetto europeo e le distinzioni fondamentali riguardano l'efficacia e il regime linguistico applicabile di cui, infatti, si occupano specificamente i due regolamenti (UE) nn. 1257 e 1260 del 2012.
Addirittura, il Reg. (UE) n. 1257/12, ben può essere considerato poco più che un contenitore ove, via via, confluiscono disposizioni facenti parte dell'Accordo TUB, della CBE e dei diritti nazionali. Difatti, le norme che disciplinano la brevettabilità sono contenute nella Convenzione di Monaco, quelle sulle violazioni dirette, indirette e sulle limitazioni al diritto di esclusiva si trovano nell'Accordo sul Tribunale unificato mentre, per le norme relative al brevetto europeo con effetto unitario come oggetto di proprietà intellettuale ed alle licenze obbligatorie si guarda ai diritti nazionali. Dunque, è indubbio che il principale testo normativo cui fare riferimento per la regolamentazione del brevetto ad effetto unitario non sia un esempio di organicità ma presenti, al contrario, carattere estremamente frammentario dal punto di vista normativo. Difatti, la disciplina di questo nuovo strumento di tutela si presenta stratificata sia perchè si regge su richiami a fonti di origine diversa ma anche per le numerose battute di arresto e compromessi che hanno caratterizzato l'operato del legislatore europeo.
Inoltre, dal momento che il nuovo titolo di proprietà intellettuale non si sostituirà ma si affiancherà all'attuale sistema brevettuale europeo (nonché al brevetto
nazionale), è innegabile che ciò non favorirà il superamento della frammentazione normativa con non poche difficoltà di coordinamento.