La dominanza del SEP holder

Sebbene la questione pregiudiziale sollevata nel caso Huawei non richiedesse alla Corte di giustizia di esprimersi in merito alle condizioni al cui verificarsi un SEP holder debba essere considerato dominante sul mercato delle licenze, tale interrogativo è stato ritenuto da molti autori come una delle principali tessere mancanti di un puzzle non ancora completo³⁰².

Pur ritenendosi pacifico che il titolare di un brevetto essenziale ad un determinato standard goda di un ampio potere di mercato, il concetto di posizione dominante, per come definito negli anni dalla giurisprudenza europea, implica che l’impresa sia talmente radicata nel mercato di riferimento da poter assumere decisioni concernenti l’attività economica esercitata senza doversi preoccupare delle reazioni dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori.

In altri termini, ai fini dell’accertamento della posizione dominante, la mera titolarità di un SEP potrebbe non rivelarsi una condizione sufficiente, dovendo essere associata, a seconda dei contesti di mercato, ad ulteriori fattori esogeni alla natura “essenziale” del brevetto303.

Come si ricorderà, la questione sull’accertamento della posizione dominante del SEP holder era stata affrontata dalla Commissione europea nel 2011, laddove nelle linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontale veniva affermato che “anche se la

definizione di una norma può generare o aumentare il potere di

302 Cfr., ex multis, Colangelo G., Torti V., Filling Huawei’s gaps: the recent German

case law on Standard Essential Patents, in European Competition Law Review, vol.

12, 2017; Arezzo E., Is Dominance The Missing Piece of the Huawei puzzle?, in

Orizzonti Diritto Commerciale, n. 1, 2017.

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mercato dei titolari di DPI essenziali per la norma, non si presuppone che il fatto di detenere o di esercitare DPI essenziali per una norma equivalga al possesso o all’esercizio di un potere di mercato”304. Pertanto il test sulla dominanza deve considerare le circostanze concrete del caso a cui si riferisce, con particolare riguardo all’individuazione preliminare del mercato rilevante e a alle dinamiche dei mercati ad esso collegati³⁰⁵.

L’approccio “case by case”, sulla scia delle citate linee guida, ha caratterizzato la decisione Motorola, che ha valutato la posizione dominante dell’impresa, nel mercato delle tecnologie oggetto di licenze, considerando oltre che l’essenzialità dei brevetti, anche la sussistenza di ulteriori elementi quali l’indispensabilità dello standard GPRS per i produttori dei mercati a valle (i.e. i mercati verticalmente collegati a quello rilevante delle licenze) e la relativa situazione di dipendenza economica in cui versava l’intero settore della telefonia mobile rispetto allo standard in questione.

L’accertamento della dominanza del SEP holder non può quindi prescindere da un’analisi economica multilivello che coinvolga il mercato delle licenze, il mercato dei prodotti finali e la rilevazione di un’eventuale concorrenza tra più standard (c.d. concorrenza

inter-standard).

Inoltre nel caso in questione, la massiccia implementazione dello standard GPRS nello Spazio Economico Europeo è stata anche favorita dall’effetto rete (o network effect) tipico dei mercati che 304 Commissione europea, Linee direttrici sull’applicabilità dell’art. 101 TFUE agli

accordi di cooperazione orizzontale, 2011, § 269.

305In merito al tema della determinazione del mercato rilevante cfr. Meli V.,

Standard, standardizzazione e applicazione dell’art. 102 Tfue ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale, in Orizzonti Diritto Commerciale, n.1,

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implementano tecnologie legate all’ICT, i cui prodotti necessitano un alto grado di interoperabilità per rimanere competitivi ed attrarre il maggior numero di consumatori.

Tuttavia, alcuni autori hanno rilevato come le Corti degli Stati membri tendano ad evitare un sindacato approfondito sulla dominanza del titolare del SEP, limitandosi ad affermare piuttosto la presenza ipso

facto della posizione dominante in virtù del carattere “essenziale” del

brevetto³⁰⁶.

In quest’ottica, la sentenza Huawei rappresenta un’occasione mancata per quanti auspicavano un intervento chiarificatore su un tema spesso sottovalutato ma dai risvolti applicativi fondamentali.

La verifica sull’esistenza della posizione dominante rappresenta infatti un’operazione preliminare all’accertamento del suo abuso ex art. 102 TFUE, con la conseguenza che ad una valutazione erronea circa la sua presenza potrebbe seguire l’imputazione di condotte illegittime sulla base di un presupposto fattuale e giuridico in realtà inesistente. Per scongiurare tale rischio occorre considerare l’essenzialità del brevetto e la posizione dominante come due concetti tra loro distinti e non necessariamente coincidenti, evitando di associare automaticamente l’esistenza della seconda alla presenza della prima.

306Colangelo G., Torti V., Filling Huawei’s gaps: the recent German case law on

Standard Essential Patents, in European Competition Law Review, cit., p. 539. Gli

autori citano il caso France Brevets v. HTC (2015) come eccezione al trend generale. Nello specifico, la Corte Distrettuale di Dusseldorf ha sostenuto la non veridicità dell’assioma secondo cui la titolarità di un brevetto essenziale equivale a detenere una posizione dominante sul mercato. Infatti, hanno sentenziato i giudici, vi possono essere casi in cui lo standard assuma scarsa importanza nei mercati di riferimento, soprattutto in presenza di tecnologie concorrenti che consentono di reperire prodotti alternativi.

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Inoltre, può accadere che la natura “essenziale” del brevetto venga desunta soltanto dall’autodichiarazione rilasciata dal titolare della tecnologia nelle more della definizione dello standard e che la stessa non venga successivamente verificata dalle SSOs. Questo vuoto regolatorio, dovuto ad esigenze di celerità del processo di standardizzazione, ha indubbiamente contribuito alla proliferazione dell’overdeclaration, pratica attuata dalle imprese che, pur di includere le proprie tecnologie nello standard in via di elaborazione e/o di evitare violazioni involontarie degli impegni di disclosure, dichiarano come “essenziali” brevetti che in seguito ad accertamenti in sede giudiziaria risultano carenti di tale caratteristica.

Pertanto, al fine di evitare di essere “catturati” dalle patologie sistemiche derivanti dalla carenza di controlli preventivi sulla effettiva “essenzialità” del brevetto, è auspicabile che i soggetti chiamati a valutare la posizione dominante dei SEP holder si dotino di adeguati strumenti di analisi dei contesti di mercato.